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29 de Maio de 2020
2º Grau

Tribunal Regional Federal da 2ª Região TRF-2 - APELAÇÃO CIVEL : AC 258532 2001.02.01.005123-5 - Inteiro Teor

Detalhes da Jurisprudência
Processo
AC 258532 2001.02.01.005123-5
Órgão Julgador
PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA
Publicação
DJU - Data::28/07/2005
Julgamento
20 de Julho de 2005
Relator
Desembargadora Federal M¦RCIA HELENA NUNES
Documentos anexos
Inteiro TeorAC_258532_20.07.2005.rtf
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Inteiro Teor

IV - APELACAO CIVEL 2001.02.01.005123-5

1

RELATOR

:

JUÍZA FEDERAL CONVOCADA MÁRCIA HELENA NUNES EM SUBSTITUIÇÃO À DES. FED. MARIA HELENA CISNE

APELANTE

:

UMBRO INTERNACIONAL JV

ADVOGADO

:

RODRIGO SERGIO BONAN DE AGUIAR E OUTROS

APELADO

:

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ADVOGADO

:

VANIA PACHECO LINDOSO

APELADO

:

ARCAL S/A INDUSTRIA DO VESTUARIO E AGROPECUARIA

ADVOGADO

:

SEM ADVOGADO

ORIGEM

:

DÉCIMA PRIMEIRA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (9700119238)

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação de sentença proferida nos autos da Ação Ordinária proposta pela UMBRO INTERNATIONAL, J.V. em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e da ARCAL S.A. INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO E AGROPECUÁRIA, objetivando seja decretada a nulidade do Registro nº 815.565.313, referente à marca figurativa de titularidade da empresa Ré, bem como que a mesma se abstenha de toda e qualquer utilização da referida marca figurativa.

Sentença lançada, às fls. 188/193, julgando extinto o processo sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 267, IV, do CPC, em relação ao pedido II, e julgando improcedente o pedido formulado no item I.

Inconformada a Autora apelou, nas fls. 200/224, alegando, em síntese, que o registro concedido à 2a Ré violou os arts. 2o, inciso V, 124, incisos XIX e XXIII, 126, e 129 todos da Lei nº 9.279/96, uma vez que imita as marcas anteriormente registradas, induzindo o consumidor a erro, dúvida e/ou confusão, pois se destina a assinalar produtos idênticos.

Sustenta que a 2a Ré não tinha legitimidade para requerer a marca objeto do registro anulando porque fora licenciada da empresa UMBRO International Limited, no Brasil, para fazer uso das marcas, comercializando durante o período contratual os artigos de vestuário e material esportivo, identificados pela marca UMBRO e a figura representada pelo desenho de duplo diamante.

Sustenta, por fim, a impossibilidade de coexistência de sinais conflitantes nos casos de marcas compostas por elementos figurativos, como no presente caso, bem como que de acordo com o art. 173, parágrafo único, da Lei da Propriedade Industrial, tendo o Juiz Federal poderes para determinar a suspensão do uso da marca.

Contra-razões do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, nas fls. 228/234, pugnando pela manutenção da r. sentença de primeiro grau.

Parecer do Ministério Público Federal, nas fls. 236/241, opinando pelo provimento do apelo.

É o relatório.

MÁRCIA HELENA NUNES

Juíza Federal Convocada

VOTO

Conforme relatado, versam os autos sobre a hipótese de nulidade do registro nº 815.565.313, referente à marca figurativa de titularidade da empresa ARCAL S.A. Indústria do Vestuário e Agropecuária, bem como que a mesma se abstenha de toda e qualquer utilização da referida marca.

Sustenta a Autora que é proprietária da famosíssima marca UMBRO e da figura representada pelo desenho de duplo diamante (DOUBLE DIAMOND DESIGN), que identifica roupas e assessórios do vestuário para prática de esporte, jogos, brinquedos e passatempos (material esportivo), objeto de vários registros concedidos em diversos países e intenso trabalho de divulgação dos produtos através da mídia.

Aduz, que sobre a concessão do registro para a marca figurativa à empresa ARCAL S/A incide a proibição contida no art. 124, XIX, da Lei 9.279/96, uma vez que se assemelha à tradicional e notoriamente conhecida marca figurativa representada pelo desenho de duplo diamante, objeto de registros que foram prioritariamente outorgados, no Brasil, à empresa UMBRO International Limited e, posteriormente, transferidos à ora Autora, UMBRO INTERNACIONAL, J.V.

Ressalta que a 2a Ré não tinha legitimidade para requerer a marca figurativa em questão porque fora licenciada da UMBRO International Limited, no Brasil, para fazer uso das marcas figurativas registradas sob os nºs 800.363.710, 811.545.750, 813.588.847, comercializando seus produtos identificados com a marca UMBRO e a figura representada pelo desenho de duplo diamante, tendo, posteriormente, cedido e transferido à UMBRO Indústria e Comércio Ltda. todos os seus direitos e obrigações previstos ou decorrentes do contrato de licença de uso de marcas.

Ressalta, ainda, que durante a plena vigência do contrato de licença de uso de marcas celebrado, a empresa ARCAL S/A efetuou, sem a sua autorização ou da antiga licenciadora, o depósito para registro de marca figurativa semelhante, com a intenção de apropriar-se ilicitamente das suas marcas, de modo a causar confusão ou associação com a marca genuína.

Razão assiste à apelante.

Analisando os fatos, cumpre assinalar que a marca é um sinal que possibilita a distinção de produtos industriais, artigos comerciais e serviços profissionais com a finalidade de identificar o seu titular, possibilitando, ainda, em relação ao consumidor, uma orientação acerca da procedência de determinado produto ou serviço e da qualidade e eficiência deste. Na verdade, a marca funciona como agente identificador da empresa e do produto.

A marca é propriedade daquele que a registra validamente perante o INPI, possuindo seu uso exclusivo em todo o território nacional, não havendo como se permitir a convivência de marcas idênticas ou muito semelhantes dentro do mesmo segmento mercadológico, uma vez que tal situação implicaria numa dificuldade de se identificar de forma imediata o produto desejado, gerando confusão em relação aos consumidores.

Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, a marca que se pretende anular é bastante semelhante com a marca da Autora, destinando-se ainda a especificar os mesmos produtos quais sejam: roupas e acessórios do vestuário de uso comum, roupas e acessórios do vestuário para prática de esportes, roupas e acessórios do vestuário de uso profissional, correspondentes às classes 25.10, 25.20 e 25.30, conforme documentos de fls. 29/33.

Esta situação encontra-se conflitante com a legislação aplicável a espécie e que tem por finalidade coibir a prática da concorrência parasitária e desleal, evitando a possibilidade de confusão ou dúvida e o locupletamento com o esforço e o labor alheios. A prática que se visa coibir fica evidenciada pelo fato de a empresa ré já ter sido licenciada da empresa UMBRO International Limited, no Brasil, justamente para fazer uso das marcas, comercializando, durante o período contratual, os artigos de vestuário e material esportivo, identificados pela marca UMBRO e a figura representada pelo desenho de duplo diamante. Tão logo cessada o contrato, depositou no INPI algumas marcas mistas contendo o nome UMBRO associado à marca figurativa copiada da primitiva, que também veio a pretender registrar isoladamente. Enquanto aquelas marcas mistas foram indeferidas à empresa ré, já a marca figurativa foi deferida e é o objeto da presente demanda.

A questão em tela está devidamente regulamentada pelo art. 124, incisos XIX e XXIII, da Lei nº 9.279/96, ao estabelecer expressamente que:

“Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

XIX – reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

(...) XXIII – sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.”

Neste sentido, me permito transcrever, por oportuno, trecho do parecer do ilustre Membro do Parquet Federal que abordou o tema de forma apropriada, conforme se infere:

“Curiosamente, o pedido de registro nº 815565313, apesar de possuir traços inequivocamente semelhantes àqueles da marca exclusiva da autora, veio a ser aceito.

Forçoso é reconhecer-se que a marca figurativa registrada pela empresa-ré apresenta elementos figurativos de inequívoca similitude com aqueles de titularidade da marca UMBRO INTERNACIONAL, J. V., o que configura concorrência desleal e induz o consumidor em erro, em evidente afronta aos diplomas que regem a matéria (Convenção de Paris e Lei de Propriedade Industrial) e ao Código de Defesa do Consumidor, no seu art. , VI, como bem aduziu a autora na inicial.

“Art. 4º - A Política Nacional de Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transferência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

........................................................................................................................

VI- Coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores.”

No caso “sub examine”, fica evidenciada imitação, cuja proibição está expressamente disposta no art. 124, XIX e XXIII, da Lei nº 9.279/96 (atual Lei de Propriedade Industrial).

(...)

A identidade visual tendente a propiciar erros, dúvidas e confusões no espírito do público consumidor urge ser afastada, pois senão estaríamos prejudicando o sujeito prevalecente (consumidor) da prestação (objeto) do registro. Nesse sentido, bastante evidente o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”:

“Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA – MARCA COMERCIAL.

O registro de marca deve obedecer aos requisitos de distingüibilidade, novidade relativa, veracidade e licitude. Buscam, além disso, evitar repetições ou imitações que levem terceiros, geralmente o consumidor, a engano. De outro lado, cumpre observar a natureza da mercadoria. Produtos diferentes, perfeitamente identificáveis e inconfundíveis, podem, porque não levam àquele engano, apresentar marcas semelhantes.”

(Decisão da 1ª Seção do STJ no MS nº 328/DF, Rel. MINISTRO VICENTE CERNICCHIARO, julgado em 21.05.90)”

Quanto à alegação relativa a incompetência da Justiça Federal para julgar o pedido referente à determinação de que a Ré fosse condenada a abster-se de utilizar a marca figurativa impugnada, esta também não merece prosperar. Como bem ponderou a Apelante em seu recurso, a Lei nº 9.279/96 confere poderes ao Juiz Federal para determinar a suspensão do uso da marca, conforme se infere do seu art. 173, in verbis:

“Art. 173. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

Parágrafo único. O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios.”

Isto posto, dou provimento ao recurso para, reformando a r. sentença julgar procedente os pedidos formulados, decretando a nulidade do Registro nº 815.565.313 e condenando a 2a Ré a abster-se de toda e qualquer utilização da marca figurativa objeto do referido registro, ficando de ser fixada pelo juízo da execução a pena a ser imposta à empresa ré, em caso de desatendimento ao julgado.

É como voto.

MÁRCIA HELENA NUNES

Juíza Federal Convocada

EMENTA

ADMINISTRATIVO – INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – MARCA FIGURATIVA – SEMELHANÇA – REGISTRO – IMPOSSIBILIDADE – LEI 9.279/96.

- Semelhança entre a marca a qual se pretende anular e a marca de titularidade da Autora que se destinam a especificar os mesmos produtos contidos nas classes 25.10, 25.20 e 25.30.

- Situação conflitante com a legislação aplicável a espécie, qual seja: o art. 124, incisos XIX e XXIII, da Lei nº 9.279/96, que, por sua vez, têm por finalidade coibir a prática da concorrência parasitária e desleal, evitando a possibilidade de confusão ou dúvida e o locupletamento com o esforço e o labor alheios.

- Competência da Justiça Federal para julgar o pedido relacionado a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, nos termos do art. 173 e seu parágrafo, da Lei de Propriedade Industrial.

- Apelação a que se dá provimento. Sentença reformada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, dar provimento à Apelação, nos termos do Relatório e do Voto, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2005. (data do julgamento)

MÁRCIA HELENA NUNES

Juíza Federal Convocada

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