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31 de Março de 2020
2º Grau

Tribunal Regional Federal da 2ª Região TRF-2 - APELAÇÃO CIVEL : AC 204941 1999.02.01.032439-5 - Inteiro Teor

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Inteiro Teor

AC_204941_20.07.2005.rtf
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IV - APELACAO CIVEL 1999.02.01.032439-5

1

RELATORA

:

JUIZA FEDERAL CONVOCADA MARCIA HELENA NUNES EM SUBSTITUIÇÃO À JUÍZA DO TRF-2ª RG. MARIA HELENA

APELANTE

:

K E M INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA

ADVOGADO

:

MILTON LIMA E OUTROS

APELADO

:

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ADVOGADO

:

VERA LUCIA GOMES DE ALMEIDA E OUTROS

APELADO

:

WEILL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ADVOGADO

:

MARCIO NEY TAVARES E OUTROS

ORIGEM

:

VIGÉSIMA SÉTIMA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (9800073639)

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação de sentença proferida nos autos da Ação Ordinária, com pedido de antecipação de tutela, proposta pela K & M INDÚSTRIAS QUÍMICAS LTDA em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e da WEILL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, objetivando a revogação da decisão administrativa que tornou nulo o registro da sua marca “TOM BOM”, anteriormente concedido sob o nº 817.108.157.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido, nos termos da decisão de fl. 92.

Sentença lançada, às fls. 167/171, julgando improcedente o pedido, extinguindo o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil, mantendo a decisão administrativa do INPI que revogou a concessão do registro nº 817.108.157 da Autora.

Inconformada a Autora apelou, às fls. 175/178, aduzindo, em síntese, que inexiste a alegada colidência entre as marcas “TOM BOM” e “BON TON”, posto que ambas são diferentes entre si e incapazes de deflagrar confusão junto ao mercado consumidor. Sustenta, ainda, que há outras marcas semelhantes ou até idênticas deferidas pelo INPI, na mesma classificação de produtos e serviços a titulares diferentes.

Contra-razões do INPI, às fls. 197/201, e da WEILL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, às fls. 205/209, pugnando pela manutenção da r. sentença de primeiro grau.

Parecer do Ministério Público Federal, às fls. 214/215, opinando pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

MARCIA HELENA NUNES

Juíza Federal Convocada

VOTO

Conforme relatado, versam os presentes autos sobre a hipótese de revogação de decisão administrativa que tornou nulo o registro da marca “TOM BOM”, concedido à autora sob o nº 817.108.157.

Não está a merecer reparos a r. sentença de primeiro grau, que bem examinou os fatos e aplicou as regras legais que regem a matéria.

Compulsando os autos, verifico que a marca da Autora “TOM BOM” (inicialmente registrada em 17/01/1995) e a marca da 2a Ré “BONTON” (registrada em data anterior, não esclarecida, sob o nº 816.802.831) são conflitantes, uma vez que, além da indiscutível semelhança fonética e gráfica, decorrente da inversão dos fonemas ou sílabas (apenas alterando-se o ‘n” ou m final), ambas as empresas comercializam produtos da mesma natureza, incluídos na classe 03.10 do Ato Normativo nº 0051/81 do INPI, tendo por finalidade nominar produtos de limpeza idênticos, consistentes em emulsão destinada para artigos de couro, como sapatos .

A questão está devidamente regulamentada pelo do art. 65, item 17, da Lei nº 5.772/71, que estabeleceu expressamente, in verbis:

“Art. 65. Não é registrável como marca:

(...)

17) imitação bem como reprodução no todo, em parte, ou com acréscimo, de marca alheia registrada para distinguir produto, mercadoria ou serviço, idêntico, semelhante, relativo ou afim ao ramo de atividade, que possibilite erro, dúvida ou confusão, salvo a tradução não explorada no Brasil;”

Ressalte-se ainda que o art. 79, da mesma Lei 5.772/71 assim estabelece:

“Art. 79. O exame verificará se o pedido está de acordo com as prescrições legais, tecnicamente bem definido e se não há anterioridade ou colidências.”

Atualmente, a matéria se rege pelo artigo 124, inciso XIX da Lei de Propriedade Industrial, de nº 9.279/96, que dispõe não ser registrável como marca:

“XIX – Reprodução ou imitação no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.”

Como se sabe, a marca é um sinal que possibilita a distinção de produtos industriais, artigos comerciais e serviços profissionais, com a finalidade de identificar o seu titular, possibilitando, ainda, em relação ao consumidor, uma orientação acerca da procedência de determinado produto ou serviço e da qualidade e eficiência deste. Na verdade, a marca funciona como agente identificador da empresa e do produto.

No caso em tela, constatada a colidência entre as marcas “TOM BOM” e “BONTON”, não há como se permitir a convivência delas dentro de idêntico segmento mercadológico, uma vez que tal situação implicaria numa dificuldade de se identificar, de forma imediata, o produto desejado, gerando confusão em relação aos consumidores.

Desta forma, não há como deixar de considerar ilegal o registro da K & M Indústrias Químicas Ltda, vez que deferido pelo INPI sem a devida observância aos dispositivos legais aplicáveis à espécie.

Neste sentido, vem decidindo este Egrégio Tribunal, conforme se infere dos acórdãos abaixo transcritos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. MARCAS. ATO DE DEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO DA MARCA “SYNFLEX”. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 65, ITEM 17 , DA LEI 5.772/71. REPRODUÇÃO IDÊNTICA DE MARCA ALHEIA ANTERIORMENTE REGISTRADA EM RAMO MERCADOLÓGICO SEMELHANTE OU COM AFINIDADE A DESPEITO DAS CLASSES SEREM DISTINTAS. INAPLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INPI NAS AÇÕES DE NULIDADE DE REGISTRO.

1. Pedido de registro de marca idêntica a outra anteriormente registrada por outra empresa em ramo mercadológico semelhante ou afim.

2. Identidade das marcas, o que caracteriza imitação ou reprodução total da marca anteriormente registrada. Proteção à empresa e ao consumidor. Aplicação do disposto no art. 65, item 17, da Lei n. 5.772/71.

(...)

5. Recursos conhecidos e improvidos, com a manutenção da sentença.” (AC 90.02.00586-5, 5a Turma, Rel. Juiz GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, DJ 24.03.2003)

“ADMINISTRATIVO – REGISTRO DE MARCAS – NOMES IDÊNTICOS – ATIVIDADES SEMELHANTES – ANTERIORIDADE – COLIDÊNCIA – REGISTRO – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA

I – É vedado o registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, outra anteriormente registrada, conforme disposto na Lei nº 5.772/71 e em sua sucedânea de nº 9.279/96.

II – O público consumidor não pode estar sujeito a possíveis confusões causadas por marcas que não sejam suficientemente diferenciadas.

III – Tratando-se de ramos de atividades afins, o fato de uma marca assinalar produtos e a outra idêntica se referir a serviços não afasta a colidência.

IV – Apelação desprovida.” (AC 96.02.42893-7, 6a Turma, Rel. Des. Fed. SERGIO SCHWAITZER, DJ 24.07.2001)

Ilegal o registro da Autora, vez que, inicialmente, deferido pelo INPI em desatenção ao princípio da especialidade, ou seja, sem a devida observância aos artigos 79 e 65, item 17, da Lei 5.772/71, ratificado pelo inciso XIX do artigo 124, da nova lei de regência, de nº 9.279/96..

Assim, não deve prosperar o recurso da Autora, ante a incontestável colidência entre as marcas em questão, sendo certo que, a partir da análise dos fatos, resta evidente a anterioridade da marca em favor da Weill Indústria e Comércio Ltda (2a Ré).

Diante o exposto, nego provimento à Apelação, mantendo a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

MARCIA HELENA NUNES

Juíza Federal Convocada

EMENTA

ADMINISTRATIVO – INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – REGISTRO DA MARCA “TOM BOM” – IMPOSSIBILIDADE – ARTS. 65, ITEM 17 E 79 DA LEI Nº 5.772/71 – ARTIGO 124, XIX, DA LEI 9.279/96 - ANTERIORIDADE E COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS.

- Colidência entre as marcas da Autora (TOM BOM) e da Ré (BONTON). Incontestável semelhança entre elas, sendo capaz de dificultar a imediata identificação das empresas, gerando confusão em relação aos consumidores.

- Manifesta a anterioridade da marca em favor da Ré Weill Indústria e Comercio Ltda, titular do pedido de registro da marca BONTON.

- Ilegal o registro da Autora, vez que, inicialmente, deferido pelo INPI em desatenção ao princípio da especialidade, ou seja, sem a devida observância aos artigos 79 e 65, item 17, da Lei 5.772/71, ratificado pelo inciso XIX do artigo 124, da nova lei de regência, de nº 9.279/96.

- Apelação a que se nega provimento. Sentença confirmada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento à Apelação, nos termos do Relatório e do Voto, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2005.

MARCIA HELENA NUNES

Juíza Federal Convocada