jusbrasil.com.br
1 de Março de 2021
2º Grau
Entre no Jusbrasil para imprimir o conteúdo do Jusbrasil

Acesse: https://www.jusbrasil.com.br/cadastro

Detalhes da Jurisprudência
Órgão Julgador
VICE-PRESIDÊNCIA
Julgamento
3 de Abril de 2019
Relator
SIMONE SCHREIBER
Documentos anexos
Inteiro TeorTRF-2_AC_05030135320154025101_db3f6.pdf
Entre no Jusbrasil para imprimir o conteúdo do Jusbrasil

Acesse: https://www.jusbrasil.com.br/cadastro

Inteiro Teor

Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial

Nº CNJ : 0503013-53.2015.4.02.5101 (2015.51.01.503013-2)

RELATOR : Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

APELANTE : MERCK SHARP &DOHME CORPORATION

ADVOGADO : RJ110246 - CARLOS EDUARDO CORREA DA COSTA DE ABOIM E

OUTRO

APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL

ORIGEM : 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro (05030135320154025101)

E M E N T A

PEDIDO DE INTERVENÇÃO COMO ASSISTENTE SIMPLES DO INPI – EUROFARMA – INTERESSE JURÍDICO COMPROVADO – AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE, DURANTE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR IRDR, DETERMINOU A CORREÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE PATENTES MAILBOX – MANUTENÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL AO EXAME DE PEDIDO FORMULADO ANTES DA SUSPENSÃO, EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – NO CASO, O INPI APENAS REITEROU PEDIDO QUE HAVIA SIDO VEICULADO NA INICIAL, POSTERIORMENTE REITERADO DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO – NO MÉRITO DA TUTELA, ESTÃO PRESENTES O FUMUS BONI IURIS E O PERICULUM IN MORA – ENTENDIMENTO QUANTO À INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 40 DA LPI ÀS PATENTES MAILBOX JÁ PACIFICADO NO ÂMBITO DAS TURMAS E DA SEÇÃO ESPECIALIZADA, E CHANCELADO PELO STJ – PERICULUM IN MORA EM RAZÃO DA MANUTENÇÃO EM VIGOR DE PATENTE QUE JÁ DEVERIA ESTAR EXPIRADA HÁ QUASE 2 ANOS – AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1 – A sociedade Merck Sharp & Dohme Corporation agravou a decisão monocrática que concedeu a tutela de urgência postulada pelo INPI e determinou a imediata correção do prazo de vigência da patente mailbox PI 9708706-8 para 14.04.2017.

2 – Antes do exame do mérito do agravo, deferimento da intervenção da Eurofarma Laboratórios S.A. como assistente simples do INPI. Interesse jurídico consubstanciado na existência de demanda de abstenção de uso na Justiça Paulista.

3 – Inexistência de vedação legal ao exame de pedido formulado antes da suspensão, em sede de contrarrazões. O Código de Processo Civil não limita ou qualifica o requerimento de tutela de urgência para fins de sua cognição no período de suspensão durante o IRDR. Em verdade, o que o § 2º do art. 982 do Código de Processo Civil faz é disciplinar como deverá ser feito o pedido de tutela realizado durante o período de suspensão. Assim, para não haver dúvidas de que o pedido não deve ser endereçado ao relator do IRDR, o referido § 2º dispõe que “durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso”.

4 – De todo modo, durante o período de suspensão e antes de ser proferida a decisão agravada, o INPI reiterou o pedido de tutela de urgência.

5 – Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora.

6 – Entendimento quanto à inaplicabilidade do disposto no parágrafo único do art. 40 da LPI às patentes mailbox já pacificado no âmbito das Turmas e da Seção especializada, e chancelado pelo STJ. O prazo de vigência deve ser de 20 anos, contados do depósito do pedido de patente, conforme art. 229, parágrafo único, e art. 40, caput, ambos da LPI.

7 – O prazo de vigência correto aparenta ser 14.04.2017, de maneira que a patente em exame permanece em vigor há quase 2 anos sem que haja amparo legal para tanto.

8 – Deferimento do ingresso da Eurofarma como assistente simples do INPI. Agravo interno a que se nega provimento.

A C O R D Ã O

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, DECIDE a Segunda Turma Especializada deste Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por maioria, DEFERIR o ingresso da Eurofarma como assistente simples do INPI e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto. Vencido o Desembargador Federal Messod Azulay Neto, que indeferia o ingresso da assistente e dava provimento ao agravo interno.

Rio de Janeiro, 26 de março de 2019.

SIMONE SCHREIBER

DESEMBARGADORA FEDERAL

RELATORA

Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial

Nº CNJ : 0503013-53.2015.4.02.5101 (2015.51.01.503013-2)

RELATOR : Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

APELANTE : MERCK SHARP &DOHME CORPORATION

ADVOGADO : RJ110246 - CARLOS EDUARDO CORREA DA COSTA DE ABOIM E

OUTRO

APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL

ORIGEM : 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro (05030135320154025101)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Merck Sharp & Dohme Corporation (fls. 1537/1551) em face de decisão monocrática (fls. 1522/1532) que concedeu a tutela de urgência postulada pelo INPI e determinou a imediata correção do prazo de vigência da patente mailbox PI 9708706-8 para 14.04.2017.

A agravante afirma que:

(i) O processo estaria suspenso por força da admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) 0014410-75.2017.4.02.0000;

(ii) Nos termos dos arts. 314 e 982, § 2º, do CPC, somente poderia ser examinado o requerimento de tutela formulado durante o período de suspensão, ao passo em que a tutela teria sido postulada em contrarrazões à apelação, antes da suspensão do processo;

(iii) Não haveria amparo legal para se pleitear tutela de urgência em sede de contrarrazões, e, no caso concreto, o requerimento do INPI apenas teria reiterado o pleito veiculado na petição inicial, sem demonstrar a existência de dano irreparável;

(iv) Não haveria periculum in mora para a concessão da tutela de urgência, uma vez que a tutela teria sido deferida 5 anos o ajuizamento da ação originária e após 1 ano da distribuição da apelação da ora agravante;

(v) Não haveria fumus boni iuris, uma vez que, ao contrário do que fora consignado na decisão agravada, inexistiria entendimento unânime sobre patentes mailbox nas turmas especializadas, como bem evidenciaria a admissão do IRDR 0014410-75.2017.4.02.0000;

(vi) Haveria periculum in mora reverso, na medida em que a sentença conteria diversos vídeos que a tornariam nula, em especial o fato de ter sido proferida antes da conclusão da produção de prova na reconvenção; e

(vii) A decisão levaria em consideração aspectos metajurídicos, o que seria equivocado.

Contrarrazões do INPI em fls. 1609/1611.

É o relatório.

SIMONE SCHREIBER

DESEMBARGADORA FEDERAL

RELATORA

Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial

Nº CNJ : 0503013-53.2015.4.02.5101 (2015.51.01.503013-2)

RELATOR : Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

APELANTE : MERCK SHARP &DOHME CORPORATION

ADVOGADO : RJ110246 - CARLOS EDUARDO CORREA DA COSTA DE ABOIM E

OUTRO

APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL

ORIGEM : 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro (05030135320154025101)

V O T O

A sociedade Merck Sharp & Dohme Corporation agravou a decisão monocrática que concedeu a tutela de urgência postulada pelo INPI e determinou a imediata correção do prazo de vigência da patente mailbox PI 9708706-8 para 14.04.2017.

Requerimento de ingresso como assistente simples do INPI formulado por Eurofarma Laboratórios S.A .

Antes de examinar os argumentos da agravante, contudo, entendo importante que este Colegiado se pronuncie acerca do requerimentos de intervenção como assistente simples do INPI formulado por Eurofarma Laboratórios S.A . em fls. 1330/1344.

Sobre a assistência simples, assim dispõe o art. 119 do CPC:

Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.

Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.

Deste modo, percebe-se que o único requisito previsto pelo CPC para a intervenção na qualidade de assistente simples é a existência de interesse jurídico do terceiro na obtenção de uma sentença favorável a uma das partes.

A fim de justificar o seu interesse jurídico na presente demanda, a Eurofarma afirma ter sido acionada pela Merck em uma ação de obrigação de não fazer, ajuizada perante o MM. Juízo da 13ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro da Comarca de São Paulo (processo 1120001-32.2016.8.26.0100). Na referida demanda, a Merck almeja que a Eurofarma se abstenha de praticar atos de infração da patente PI 9708706-8, sendo esta a patente objeto da presente controvérsia jurídica.

A Eurofarma explica que, caso a sentença proferida nos presentes autos seja confirmada, a patente terá expirado em 15.04.2017, ao passo em que, na demanda paulista, a Merck postula abstenção de uso até 06.08.2023, data originalmente estabelecida pelo INPI ao expedir a carta patente.

Por sua vez, a Merck alega que o pedido de ingresso como assistente simples do INPI constituiria mera manobra da Eurofarma para atrasar o deslinde da ação em curso perante a justiça paulista.

Para a Merck, não haveria interesse jurídico a justificar o ingresso da Eurofarma como assistente simples do INPI, na medida em que não haveria qualquer prejuízo no prosseguimento da ação de infração, sobretudo por não haver requerimento de tutela inibitória pendente de apreciação na referida ação.

O INPI manifestou sua concordância com o ingresso da Eurofarma e reiterou seu requerimento de tutela de urgência .

Expostas as alegações das partes e do requerente, passo a decidir acerca do pedido de intervenção como assistente simples.

Como já assinalado, é condição para ingresso de assistente nos autos a existência de interesse puramente jurídico, afastados os interesses de ordem econômica e moral.

No caso dos autos, entendo claramente demonstrada a existência de interesse jurídico pela requerente Eurofarma .

Isso porque, ainda que o julgamento do processo 1120001-32.2016.8.26.0100, movido perante a Justiça do Estado de São Paulo, não dependa necessariamente do resultado da presente ação, é forçoso reconhecer que a decisão final a ser proferida nestes autos irá influenciar o resultado daquela demanda. Neste sentido, destaco que o próprio Juízo paulista reconheceu a possibilidade de posterior declaração de perda superveniente do interesse processual [1] .

Deste modo, nota-se que o interesse da Eurofarma não se restringe ao direito de exploração dos produtos “acetato de caspofungina” e “berk”, o que eventualmente poderia caracterizar mero interesse econômico. Em verdade, seu interesse jurídico é afastar a pretensão da ré Merck na ação de infração movida por esta.

Ademais, em casos semelhantes a jurisprudência vem admitindo o ingresso de terceiro como assistente simples:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE PATENTE. ASSOCIAÇÃO DE FABRICANTES MEDICAMENTOS QUE BUSCA INTERVIR NO PROCESSO COMO ASSISTENTE SIMPLES DO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. POSSIBILIDADE. INTERESSE JURÍDICO RECONHECIDO.

1- Constata-se o interesse jurídico que viabiliza o deferimento do pedido de assistência quando os resultados do processo podem afetar a existência ou inexistência de algum direito ou obrigação daquele que pretende intervir como assistente.

2- O deferimento do pedido de assistência prescinde da existência de efetiva relação jurídica entre o assistente e o assistido, sendo suficiente a possibilidade de que alguns direitos daquele sejam atingidos pela decisão judicial a ser proferida no curso do processo.

3- Em determinadas situações, o interesse jurídico poderá vir acompanhado de alguma repercussão econômica, mas essa circunstância não terá necessariamente o condão de desnaturá-lo, a exemplo do que ocorre na hipótese dos autos, em que, para além do proveito econômico que futuramente possa ser obtido, o interesse do assistente repousa sobre a prerrogativa de livre produção do medicamento objeto da patente.

4- Negado provimento ao recurso especial.

(RESP - RECURSO ESPECIAL - 1128789 2009.01.39991-9, NANCY ANDRIGHI, STJ - TERCEIRA TURMA, DJE DATA:01/07/2010)

x –– x –– x –– x –– x –– x –– x –– x –– x –

PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. § 2º, DO ART. 475, DO CPC. INTELIGÊNCIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ADMISSÃO NOS AUTOS DA ABIFINA COMO ASSISTENTE. POSSIBILIDADE. PATENTE TIPO PIPELINE. VALIDADE PELO PRAZO REMANESCENTE DA PROTEÇÃO CONTADO DO PRIMEIRO PEDIDO DE DEPÓSITO NO EXTERIOR. INTERPRETAÇÃO DAS REGRAS CONTIDAS NOS ARTS. 40 E 230, DA LEI Nº 9.279/96. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DA PATENTE ESTRANGEIRA.

I - O § 2º, do art. 475, do CPC exclui a necessidade do reexame nos casos em que a condenação do ente público se restringe a valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos. Não excluiu, entretanto, as obrigações de fazer ou quaisquer outras, sendo mister o reexame necessário em ações que têm por objeto a prorrogação do prazo de patente.

II - Se os interesses da associação que pretende intervir no feito estão contrapostos aos interesses de algumas das partes, a demonstrar de alguma forma o interesse jurídico e/ou econômico no feito em que se discute extensão do prazo de vigência de patente, a sua admissão no processo ordinário deve ser se dar na condição de assistente do demandado e não na qualidade de amicus curiae. Precedente 1ª TESP.

III - A interpretação das regras a serem aplicadas para as patentes tipo pipeline deve estar em harmonia com os princípios amparados pela Lei nº 9.279/96. Destarte, o disposto no § 1º, do art. 230, desse Diploma Legal, ademais da regra contida no art. 40, da LPI, é de suma importância.

IV - Se a data do primeiro depósito serviu como prioridade para assegurar a novidade de depósito realizado posteriormente, há também que servir como marco inicial para a contagem do prazo remanescente da validade da patente tipo pipeline, de acordo com a previsão contida nos §§ 1º e 4º, do art. 230, da LPI.

V - A prorrogação do prazo de validade da patente estrangeira não influencia o termo final de vigência da patente pipeline brasileira correspondente. Precedentes da 1ª e 2ª Turmas Especializadas.

VI - Desistência do Recurso de Apelação homologada. Remessa Necessária

parcialmente provida para julgar improcedente o pedido. (AC - APELAÇÃO CÍVEL 0519570-67.2005.4.02.5101, MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, TRF2.)

Isto posto, defiro o ingresso da Eurofarma Laboratórios S.A como assistente simples do INPI, devendo receber o processo no estado em que se encontra.

Agravo interno

Prosseguindo ao exame do agravo, a sociedade Merck argumenta que:

(i) O processo estaria suspenso por força da admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) 0014410-75.2017.4.02.0000;

(ii) Nos termos dos arts. 314 e 982, § 2º, do CPC, somente poderia ser examinado o requerimento de tutela formulado durante o período de suspensão, ao passo em que a tutela teria sido postulada em contrarrazões à apelação, antes da suspensão do processo;

(iii) Não haveria amparo legal para se pleitear tutela de urgência em sede de contrarrazões, e, no caso concreto, o requerimento do INPI apenas teria reiterado o pleito veiculado na petição inicial, sem demonstrar a existência de dano irreparável;

(iv) Não haveria periculum in mora para a concessão da tutela de urgência, uma vez que a tutela teria sido deferida 5 anos o ajuizamento da ação originária e após 1 ano da distribuição da apelação da ora agravante;

(v) Não haveria fumus boni iuris, uma vez que, ao contrário do que fora consignado na decisão agravada, inexistiria entendimento unânime sobre patentes mailbox nas turmas especializadas, como bem evidenciaria a admissão do IRDR 0014410-75.2017.4.02.0000;

(vi) Haveria periculum in mora reverso, na medida em que a sentença conteria diversos vídeos que a tornariam nula, em especial o fato de ter sido proferida antes da conclusão da produção de prova na reconvenção; e

(vii) A decisão levaria em consideração aspectos metajurídicos, o que seria equivocado. Pois bem.

Diversamente do que sustenta a agravante, o Código de Processo Civil não limita ou qualifica o requerimento de tutela de urgência para fins de sua cognição no período de suspensão durante o IRDR.

Em verdade, o que o § 2º do art. 982 do Código de Processo Civil faz é disciplinar como deverá ser feito o pedido de tutela realizado durante o período de suspensão. Assim, para não haver dúvidas de que o pedido não deve ser endereçado ao relator do IRDR, o referido § 2º dispõe que “durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso”.

De todo modo, é preciso salientar que, em fl. 1519, durante o período de suspensão e antes de ser

proferida a decisão agravada, o INPI reiterou seu pleito de que “seja proferido provimento antecipatório para determinar, de forma imediata, a correção do ato administrativo concessório da PI9708706-8, de forma a fixar o término de sua vigência em 15-04-2017”.

Da mesma forma, sem prejuízo da jurisprudência trazida pela agravante, não há qualquer impedimento legal à veiculação de pedido de tutela de urgência em sede de contrarrazões. Menos ainda no caso concreto, em que o INPI apenas havia reiterado pedido que já constava na sua inicial e, posteriormente, novamente reiterado na petição autônoma de fl. 1519.

No mais, não há reparo a fazer quanto ao mérito da decisão, pois o agravo interno não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados, pelo que se reafirma o seu teor a seguir.

Nesse sentido, conforme disposição do art. 300 do CPC, o juiz poderá deferir a tutela de urgência desde que verifique presentes concomitantemente a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Os requisitos estão presentes no caso concreto.

Quanto ao fumus boni iuris, destaco que a controvérsia relativa ao prazo de vigência das patentes mailbox já foi apreciada exaustivamente neste Tribunal, tanto no âmbito das Turmas quanto no da Seção Especializada. Vale ressaltar ainda que o entendimento deste Tribunal foi inclusive mantido no e. STJ, no julgamento do REsp 1721711/RJ, que será transcrito mais a frente.

Essa constatação não é infirmada pela admissão do IRDR 0014410-75.2017.4.02.0000, na medida em que, por maioria, tanto a Primeira quanto a Segunda Turma deste Tribunal, bem como a própria 1ª Seção Especializada, possuem entendimento pela inaplicabilidade da regra do parágrafo único do art. 40 da LPI às patentes mailbox.

Nesse ponto, faço referências às considerações do Exmo. Relator do IRDR, no sentido de que “apesar da controvérsia observada nos julgados procedidos em primeira instância, a questão de direito em estudo, a meu sentir, encontra-se pacificada nesta segunda instância, uma vez que todos os acórdãos proferidos pelos competentes órgãos fracionários deste Tribunal (1ª e 2ª Turmas Especializadas e 1ª Seção Especializada), ainda que por maioria de seus membros, foram uníssonos no sentido de julgar procedente a pretensão do INPI, pelo que pode se falar, no máximo, que há dissensão entre os desembargadores votantes, mas jamais que há decisões conflitantes, controversas ou divergentes.

Com efeito, ressalvados posicionamentos minoritários, prevaleceu o entendimento de que “o prazo mínimo de vigência de 10 anos contados da concessão da patente, previsto no parágrafo único do art. 40 da LPI, não é aplicável às patentes mailbox. O prazo de vigência deve ser de 20 anos, contados do depósito do pedido de patente, conforme art. 229, parágrafo único, e art. 40, caput, ambos da LPI”.

Isso ocorre porque a redação do parágrafo único do art. 229 da LPI é clara ao dispor que o prazo de proteção remanescente assegurado às patentes mailbox é contado a partir de seu depósito e é “limitado ao prazo previsto no caput do art. 40”, de 20 anos.

Vejamos:

Art. 229 . (omissis)

Parágrafo único. Aos pedidos relativos a produtos farmacêuticos e produtos químicos para a agricultura, que tenham sido depositados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aplicam-se os critérios de patenteabilidade desta Lei, na data efetiva do depósito do pedido no Brasil ou da prioridade, se houver, assegurando-se a proteção a partir da data da concessão da patente, pelo prazo remanescente a contar do dia do depósito no Brasil, limitado ao prazo previsto no caput do art. 40. (IncluídopelaLeinº 10.196,de2001)

Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.

Em consequência, entendo que o prazo mínimo de vigência de 10 anos contados da concessão da patente, previsto no parágrafo único do art. 40 da LPI, não é aplicável às patentes mailbox. Fosse esse seu propósito, o legislador não teria referenciado apenas o caput do art. 40 da LPI, mas sim o próprio artigo 40. Ao fazê-lo apenas em relação ao caput, excluiu a aplicabilidade do parágrafo único do art. 40 da LPI.

O fato de o legislador ter previsto expressamente a inaplicabilidade do parágrafo único do art. 40 da LPI às patentes pipeline não modifica esse entendimento.

E de outra forma não poderia ser, na medida em que mesmo que houvesse margem para interpretação legal, na prática o parágrafo único do art. 40 pode ampliar o prazo de vigência das patentes de invenção para mais de 20 anos, o que é incompatível com a interpretação restritiva que deve informar as patentes mailbox.

Com efeito, se, de um lado, é certo que a mora do INPI não pode ser suportada pelo inventor, de outro, não é a coletividade que deve ser penalizada. A solução para a mora do INPI não é a extensão dos prazos de vigência de patentes, mas a ampliação de seu corpo de examinadores e o endereçamento das falhas existentes, ou, quando muito, a responsabilização civil da autarquia pelos danos causados por sua eventual mora.

Nessa esteira, entendo inaplicável – ao menos na extensão pretendida – os princípios da confiança legítima e segurança jurídica à hipótese vertente.

A redação do parágrafo único do art. 229 da LPI é clara ao não incluir o regramento contido no parágrafo único do art. 40, razão pela qual entendo que a ilegalidade na concessão da patente era facilmente observável, não criando qualquer expectativa em seus titulares.

Contudo, mesmo que tivesse sido gerada legítima expectativa, como visto, a solução não é transferir para a sociedade o ônus do equívoco do INPI, em prejuízo do princípio da função social da

propriedade industrial.

Ainda sobre a inaplicabilidade do princípio da confiança legítima ao caso, entendo absolutamente pertinentes os comentários traçados pelo Desembargador Federal André Fontes no julgamento da Remessa Necessária e Apelação 0132260-18.2013.4.02.5101, a seguir transcritos e adotados como razões de decidir:

Como se sabe, o princípio da confiança legítima, que é corolário do princípio da segurança jurídica, se funda na justa expectativa do administrado quanto à estabilidade de sua situação advinda de determinado ato administrativo que se mostra aparentemente legítimo. Não se pode ignorar, contudo, que tal princípio deve ser ponderado com princípio da legalidade e sopesado com interesse público que eventualmente envolve o caso concreto. Não se cogita, assim, a manutenção dos efeitos de ato administrativo praticado em franca contrariedade ao comando legal.

Frise-se, ainda, que a confiança legítima não se confunde com o erro de direito, não obstante se valha de fato individual que afete a emissão de vontade no pressuposto de que procede segundo certo preceito legal, além de se exigir a excusabilidade. É situação que afeta o homem do povo que desconhece o direito e não os técnicos e especialistas doutores que o dominam plenamente.

A confiança legítima tem sua origem na situação de elevado e extremo teor social, que não permite que o indivíduo sofra com a sanção do Estado em sua esfera jurídica, por manifesta ignorância da lei. A proeminência técnica excepcional de um laboratório não permite que se lhe atribuam ignorância com é próprio da pessoa natural, para se eximir de cumprir a lei.

De outro lado, a manutenção dos prazos de vigência antes fixados pela autarquia federal para as patentes em questão não pode encontrar fundamento no princípio da livre iniciativa (caput do artigo 170 da Constituição da República), tendo em vista que esse deve ser conjugado com os demais princípios enumerados nos incisos do mesmo dispositivo constitucional, mormente o da função social da propriedade (inciso III), além do preceito do inciso XXIX do artigo 5º da Carta de 1988. Como já salientado no presente pronunciamento, a regra é o domínio público das inovações tecnológicas, razão porque os privilégios sobre invenções tem natureza transitória e são deferidos por prazo certo de vigência, em observância inclusive ao já aludido inciso XXIX do artigo 5º da Constituição ("a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País"). Diante de tais premissas, não se pode conceber que, em detrimento de toda sociedade, as patentes sobre invenção tenham vigência além dos prazos previstos na respectiva legislação, como pretendem as rés da presente ação.

(TRF2. Remessa Necessária e Apelação 0132260-18.2013.4.02.5101. Rel. Des. Fed. André Fontes. Data do julgamento: 28.04.2015).

Esse entendimento não é modificado pela alegação de que o INPI teria dado causa exclusiva à mora, uma vez que tal argumento, ainda que verdadeiro, não permite que toda a coletividade seja penalizada com a extensão do prazo de vigência da patente em discussão.

Finalmente, a apelante não possui razão ao afirmar que o descumprimento do art. 229-B da LPI – que estabeleceu prazo até 31.12.2004 para o INPI decidir sobre todos os pedidos de patentes mailbox – pela autarquia patentária atrairia a aplicabilidade do regramento contido no parágrafo único do art. 40 da LPI (“Art. 40. (...) Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior”).

Não há qualquer previsão legal nesse sentido, sendo certo que em nenhum momento o art. 229-B da LPI impõe alguma penalidade em caso de o INPI não decidir sobre todos os pedidos de patentes mailbox até a aludida data. Nesse particular, note-se que, em verdade, a previsão legal é em sentido oposto, com o parágrafo único do art. 229 determinando apenas a aplicabilidade do caput do art. 40 da LPI.

Igualmente, deve-se notar que o parágrafo único do art. 40 da LPI constitui aquilo que a doutrina chama de regra TRIPS-PLUS, na medida em que confere proteção além do patamar acordado pelo Brasil no âmbito do acordo TRIPS. Por constituir proteção adicional, a escolha do legislador em deixar de aplicála às patentes mailbox não resulta “em menor grau de consistência com as disposições” do acordo TRIPS.

Por esses motivos, como dito anteriormente, o prazo mínimo de vigência de 10 anos contados da concessão da patente, previsto no parágrafo único do art. 40 da LPI, não é aplicável às patentes mailbox. O prazo de vigência deve ser de 20 anos, contados do depósito do pedido de patente, conforme art. 229, parágrafo único, e art. 40, caput, ambos da LPI.

Como observado, em recente julgamento, o Superior Tribunal de Justiça confirmou o entendimento deste Tribunal Regional , em acórdão assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. MEDICAMENTOS. PATENTE MAILBOX. SISTEMA TRANSITÓRIO. ACORDO TRIPS. PRAZO DE VIGÊNCIA. REGRA ESPECÍFICA. 20 ANOS CONTADOS DA DATA DO DEPÓSITO. INPI. DESRESPEITO AO PRAZO LEGAL DE ANÁLISE. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSIÇÃO DOS ÔNUS DECORRENTES DA DEMORA À SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO PASSÍVEL DE GERAR TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO A SETORES TECNOLÓGICOS ESPECÍFICOS.

TRATADO INTERNACIONAL E LEI INTERNA. PARIDADE HIERÁRQUICA.

PRECEDENTE DO STF. 1- Ação ajuizada em 12/9/2013. Recurso especial interposto em 22/1/2016 e concluso ao Gabinete em 7/11/2017.

2- O propósito recursal é definir se o prazo de vigência da patente mailbox concedida ao recorrente (PI9507594-1) é de 20 anos contados da data do depósito ou de 10 anos contados de sua concessão.

3- O sistema denominado mailbox consistiu em mecanismo transitório adotado para salvaguarda de pedidos de patentes relacionadas a produtos farmacêuticos e produtos agroquímicos, cuja tutela jurídica resultou da internalização no País, em 1/1/1995, do Acordo TRIPS (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio).

4- Tratando-se de patentes excepcionalmente requeridas pelo sistema mailbox, a Lei de Propriedade Industrial, em suas disposições finais e transitórias, estabeleceu regra expressa assegurando proteção, a partir da data da respectiva concessão, limitada ao prazo remanescente previsto no caput do seu art. 40 (20 anos contados do dia do depósito), circunstância que afasta, como corolário, a possibilidade de incidência do prazo excepcional do respectivo parágrafo único (10 anos a partir da concessão).

5- A norma que prescreve que o prazo de vigência de patente de invenção não deve ser inferior a 10 anos da data de sua concessão está inserida em capítulo da LPI que versa sobre regras gerais, aplicáveis ao sistema ordinário de concessão de patentes, de modo que, à míngua de remição legal específica, não irradia efeitos sobre matéria a qual foi conferido tratamento especial pela mesma lei.

6- A LPI não prescreve quaisquer consequências para a eventualidade de a análise dos pedidos de patente mailbox extrapolar o prazo nela fixado.

7- Tratando-se de medicamentos, adiar a entrada em domínio público das invenções significa retardar o acesso ao mercado de genéricos, causando, como consequência, o prolongamento de preços mais altos, o que contribui para a oneração das políticas públicas de saúde e dificulta o acesso da população a tratamentos imprescindíveis.

8- Inexistência, na espécie, de violação à proteção da boa-fé e da segurança jurídica. A um, porque a concessão da proteção patentária por período de tempo em evidente descompasso com o texto expresso da LPI, facilmente observável no particular, não pode ser considerada fonte de criação de expectativa legítima em seus titulares. A dois, porque a questão jurídica posta a desate extrapola a mera relação existente entre a autarquia e a empresa recorrente, sendo certo que os efeitos do ato administrativo irradiam-se por todo o tecido social, não se afigurando razoável impor pesados encargos à coletividade em benefício exclusivo dos interesses econômicos da empresa recorrente.

9- Cuidando-se de eventual conflito envolvendo tratado internacional e lei interna, o Supremo Tribunal Federal assentou que vigora no Brasil um sistema que lhes atribui paridade hierárquica, daí resultando que eventuais dicotomias devem ser solucionadas pelo critério da especialidade ou pelo critério cronológico.

10- O autor do invento possui tutela legal que lhe garante impedir o uso, por terceiros, do produto ou processo referente ao requerimento depositado, além de indenização por exploração indevida de seu objeto, a partir da data da publicação do pedido (e não apenas a partir do momento em que a patente é concedida). Dessa forma, apesar da expedição tardia da carta-patente pelo INPI, a invenção do recorrente não esteve, em absoluto, desprovida de amparo jurídico durante esse lapso temporal.

11- Recurso especial não provido.

(REsp 1721711/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018)

Dessa forma, sem prejuízo do que vier a ser decidido no âmbito do IRDR 0014410-75.2017.4.02.0000, entendo que, no presente momento, prevalece o entendimento acima explanado, o que se revela suficiente para fins de configuração da probabilidade do direito.

A sociedade Merck também não aparenta possuir razão quando sustenta a existência de periculum in mora reverso porque a sentença seria nula. No ponto, a apelante explica que a sentença teria sido proferida antes que fosse concluída a produção de toda a prova documental anteriormente deferida pelo Juízo.

É preciso lembrar, contudo, que a aludida prova documental está ligada à pretensão indenizatória veiculada pela ora apelante em reconvenção. Em outras palavras, inexiste alegação de nulidade quanto à sentença na parte em que examinou a pretensão de nulidade da patente PI9708706-8. Em via de consequência, eventual acolhimento da apelação nesse ponto, conduzirá, quando muito, à declaração parcial de nulidade da sentença, apenas em relação ao julgamento da reconvenção.

Também está presente o periculum in mora, na medida em que a existência de uma patente com prazo de vigência superior àquele previsto em lei causa danos para toda a coletividade, mais ainda em se tratando de uma patente farmacêutica, como ocorre no caso concreto.

O periculum in mora se intensifica se considerado que o prazo de vigência correto aparenta ser 14.04.2017, de maneira que a patente em exame permanece em vigor há quase 2 anos sem que haja amparo legal para tanto.

Por fim, o fato de a demanda ter sido proposta há mais de 5 anos não afasta o perigo de dano que uma patente de medicamento em tese expirada produz.

Por todos esses motivos, deve ser mantida a decisão monocrática que concedeu a tutela de urgência e determinou a imediata correção do prazo de vigência da patente PI9708706-8 para 14.04.2017.

Pelo exposto:

(i) DEFIRO o ingresso da Eurofarma Laboratórios S.A como assistente simples do INPI, devendo receber o processo no estado em que se encontra; e

(ii) NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

SIMONE SCHREIBER

DESEMBARGADORA FEDERAL

RELATORA

[1] Disse a Magistrada: “A sentença a ser proferida nesta demanda não depende do julgamento da demanda proposta pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), em trâmite perante a Justiça Federal (fls. 1.719/1.734), pelo que não configurada a hipótese do artigo 313, V, a, do NCPC. O direito conferido pela patente sub judice é imediatamente exigível; não condicionado ao julgamento daquela demanda.

Nada impede, pois, o prosseguimento do presente processo, sem prejuízo de ulterior declaração de perda superveniente do interesse processual, caso, por decisão definitiva proferida nos autos n. 0503013-53.2015.4.02.5101, o termo de vigência da patente sub judice seja alterado para 15.4.2017.”

Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial

Nº CNJ : 0503013-53.2015.4.02.5101 (2015.51.01.503013-2)

RELATOR : Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

APELANTE : MERCK SHARP &DOHME CORPORATION

ADVOGADO : RJ110246 - CARLOS EDUARDO CORREA DA COSTA DE ABOIM E

OUTRO

APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL

ORIGEM : 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro (05030135320154025101)

VOTO- VENCIDO

(DESEMBAGARDOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO) Com a vênia da eminente

Relatora, indefiro o ingresso da EUROFARMA como assistente e dou provimento ao agravo interno, com base nos fundamentos expendidos na sessão de julgamento, inscritos em notas taquigráficas, que determino sejam juntada autos.

É como voto

DES. FED. MESSOD AZULAY NETO

2ª Turma Especializada.

Disponível em: https://trf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/845441823/apelacao-ac-5030135320154025101-rj-0503013-5320154025101/inteiro-teor-845441827