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30 de Outubro de 2020
2º Grau
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Tribunal Regional Federal da 2ª Região TRF-2 : 0027683-23.2012.4.02.5101 0027683-23.2012.4.02.5101 - Inteiro Teor

Detalhes da Jurisprudência
Órgão Julgador
1ª TURMA ESPECIALIZADA
Julgamento
5 de Abril de 2019
Relator
GUSTAVO ARRUDA MACEDO
Documentos anexos
Inteiro TeorTRF-2__00276832320124025101_99b13.pdf
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Inteiro Teor

Page 1
E M E N T A
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL.
PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS
PELA LPI. NOVIDADE E ATO INVENTIVO. PATENTE NULA. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA EXCLUIR O INPI DA
CONDENAÇÃO EM VERBAS SUCUMBENCIAIS.
1. Preliminarmente, o instituto da Remessa Necessária é obrigatório em matérias que
envolvam a coisa pública, de repercussão coletiva. O reexame visa a conferir eficácia aos
provimentos jurisdicionais finais e, conforme previsão legal indiscutível, depende do duplo
grau de jurisdição para fazer coisa julgada material. O instituto é aplicável ao presente caso
porque a sentença julgou procedente ação ajuizada em face do INPI, declarando a nulidade
de atos administrativos proferidos pela autarquia, inclusive condenando-a ao pagamento de
custas e honorários; dessa forma, o caso está compreendido na hipótese prevista no art. 496,
I do CPC/2015. Enunciado nº 490 da Súmula do STJ: “a dispensa de reexame necessário,
quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários
mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.
2. Nas demandas cujo objeto da impugnação judicial é a decisão administrativa do INPI
que concedeu ou não o registro de uma marca ou patente, considerando-se que a autarquia é
o órgão competente para análise dos pedidos de registros marcários e patentários, sua
posição processual é de Réu. Precedentes.
3. O cerne da controvérsia consiste em decidir sobre a validade da patente de modelo de
utilidade MU 8202163-5, relativa a “AMORTECEDOR PARA CABINES DE
CAMINHÕES”, de titularidade do apelante ANTONIO PEREIRA CAMACHO, depositada
em 12/09/2002.
4. O INPI concluiu que o Catálogo de peças do caminhão Scania modelo R113,
Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ
: 0027683-23.2012.4.02.5101 (2012.51.01.027683-0)
RELATOR
: Desembargador Federal ABEL GOMES
APELANTE : ANTONIO PEREIRA CAMACHO E OUTRO
ADVOGADO : PR082596 - JULIANA RODRIGUES LAZARIN E OUTRO
APELADO
: GARDINOTEC IND/ COM/ DE AUTO PECAS LTDA
ADVOGADO : SP234284 - EUNICE DA SILVA
ORIGEM
: 09ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00276832320124025101)
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especificamente a lista de peças do conjunto de suspensão traseira da cabine e o desenho nº
2200-18, de Abril de 1994 antecipam a matéria protegida pela Patente de Modelo de
Utilidade MU8202163-5 e, assim, que a patente em cotejo é nula.
5. O laudo pericial produzido nos autos foi enfático ao concluir que o objeto da patente de
modelo de utilidade MU 8202163-5 não atende aos requisitos de privilegiabilidade exigidos
pelos artigos e 14 da LPI. O magistrado sentenciante utilizou o laudo pericial como
fundamentação para a sentença proferida, o qual tem os seus fundamentos fulcrados em
linhas técnicas bem enfrentadas. Além disso, ao Juiz é necessário que se socorra do técnico
no assunto e, no caso, o laudo do expert se encontra bem elaborado e fundamentado,
elucidando a questão de forma clara, técnica e objetiva. Ademais, está em consonância com
o parecer técnico do INPI e, ainda, além da inexistência de falhas no laudo pericial, o perito
judicial é dotado de imparcialidade, o que reforça a credibilidade do laudo pericial,
devendo este ser acolhido sem ressalvas, na medida em que traduziu a melhor forma de
avaliação da patente em cotejo.
6. De acordo com a jurisprudência do Egrégio STJ: “evidentemente, não viola o art. 436,
CPC, a decisão judicial fundada no laudo pericial” (STJ, Primeira Turma, REsp.
670.255/RJ, Relator Ministro LUIZ FUX, DJ publicado em 10/4/2006 – p. 134).
7. De acordo com o perito do Juízo, a presença de uma coifa de borracha para a proteção da
haste, além de não se constituir na unidade técnico-funcional que fundamenta o privilégio
outorgado, não se apresenta suficiente para atender o disposto no artigo 47 da Lei 9.279/96;
e o documento de patente BR06375/71, depositado 27/09/1971 e publicado em 31/12/1971,
já previa a “aplicação de coifa para proteção da haste do amortecedor”. Ademais, o laudo
judicial reiteradamente afirma que a presença de roscas nas duas extremidades do objeto
amortecedor já era absorvida pelo estado da técnica e que a coifa do amortecedor objeto da
patente de modelo de utilidade MU8202163-5 tem função semelhante a do documento de
patente BR06375/71, portanto, não atende aos requisitos de novidade e ato inventivo.
8. Na hipótese dos autos, o INPI integra o polo passivo da demanda, mas não se posicionou
contrariamente ao interesse autoral, oferecendo parecer técnico balizado em concordância
com o pleito autoral e, assim sendo, revela-se inadequada a condenação da autarquia ao
pagamento de verbas sucumbenciais, sendo as mesmas de responsabilidade exclusiva do
réu ANTONIO PEREIRA CAMACHO, conforme esta Colenda Primeira Turma
Especializada vem se posicionando.
9. Por fim, a sentença fixou a condenação ao pagamento de custas e de honorários periciais
2
e advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa. Por força do
disposto no art. 85, §§ 2º e 11 do CPC/2015, os honorários já foram fixados no percentual
máximo permitido, motivo pelo qual, no caso, não há majoração da verba honorária fixada
em primeira instância. A verba sucumbencial será suportada exclusivamente pelo réu,
ANTONIO PEREIRA CAMACHO, em favor da parte autora. Desde já, ressalve-se que o
INPI é parte ré e, embora não seja condenado ao pagamento das verbas de sucumbência em
razão de seu posicionamento no caso, tampouco lhe é devido qualquer valor a título de
verba sucumbencial.
10. Apelação interposta por Antonio Pereira Camacho desprovida. Remessa necessária
parcialmente provida. Apelação do INPI provida. Sentença parcialmente reformada, apenas
para excluir o INPI da condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais.
A C Ó R D Ã O
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os
Membros da Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por
unanimidade, em negar provimento à apelação interposta por Antonio Pereira Camacho;
dar parcial provimento à remessa necessária e dar provimento à apelação do INPI, nos
termos do Voto do Relator.
Rio de Janeiro, 29 de março de 2019
GUSTAVO ARRUDA MACEDO
Juiz Federal Convocado
/tfm
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V O T O
O EXMO. JUIZ FEDERAL CONVOCADO GUSTAVO ARRUDA
MACEDO:
Conheço da remessa necessária, tida por interposta, e da apelação, eis que
presentes seus pressupostos processuais.
I – DAS PRELIMINARES
Preliminarmente, cumpre consignar que o instituto da Remessa Necessária é
obrigatório em matérias que envolvam a coisa pública, de repercussão coletiva. O reexame
visa a conferir eficácia aos provimentos jurisdicionais finais e, conforme previsão legal
indiscutível, depende do duplo grau de jurisdição para fazer coisa julgada material.
O instituto é aplicável ao presente caso porque a sentença julgou procedente ação
ajuizada em face do INPI, declarando a nulidade de atos administrativos proferidos pela
autarquia, inclusive condenando-a ao pagamento de custas e honorários; dessa forma, o
caso está compreendido na hipótese prevista no art. 496, I do CPC/2015:
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão
depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:
I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas
respectivas autarquias e fundações de direito público;
O reconhecimento ex officio da remessa necessária tem fundamento, ainda, no
enunciado nº 490 da Súmula do STJ, o qual determina que “a dispensa de reexame
necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a
sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.
Assim, sendo caso de sentença ilíquida proferida contra autarquia, considero
Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ
: 0027683-23.2012.4.02.5101 (2012.51.01.027683-0)
RELATOR
: Desembargador Federal ABEL GOMES
APELANTE : ANTONIO PEREIRA CAMACHO E OUTRO
ADVOGADO : PR082596 - JULIANA RODRIGUES LAZARIN E OUTRO
APELADO
: GARDINOTEC IND/ COM/ DE AUTO PECAS LTDA
ADVOGADO : SP234284 - EUNICE DA SILVA
ORIGEM
: 09ª Vara Federal do Rio de Janeiro (00276832320124025101)
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como feita a remessa oficial.
Ainda em sede de preliminar, impõe-se esclarecer que nas demandas cujo objeto
da impugnação judicial é a decisão administrativa do INPI que concedeu ou não o registro
de uma marca ou patente, considerando-se que a autarquia é o órgão competente para
análise dos pedidos de registros marcários e patentários, sua posição processual é de Réu,
de acordo com a jurisprudência desta Egrégia Corte:
PROCESSO CIVIL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL: PUBLICAÇÕES
PERIODICAS - PASSATEMPO - NULIDADE DO REGISTRO DAS
MARCAS PERTENCENTES A EDIOURO - LEGITIMIDADE PASSIVA
DO INPI - IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO - FALTA DE
INTERESSE DE AGIR - PRESCRIÇÃO - MA-FE - VALORAÇÃO DA
PROVA - TERMOS GENÉRICOS, COMUNS, VULGARES, DESCRITIVOS E
TECNICOS - APOSTILAMENTO. I - O INPI é parte legítima para figurar no
polo passivo das ações em que o ato impugnado for resultante de um ato
administrativo da autarquia que será atingido diretamente através da decisão
judicial (...).
(TRF – 2ª Região, Segunda Turma Especializada, AC 2012.51.01.027697-0,
relator Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA
GRANADO, DJe 10/11/2017, unânime)
PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PROCESSUAL CIVIL - NULIDADE DE
PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE - LEGITIMIDADE PASSIVA
DO INPI - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS IMPOSTOS À AUTARQUIA
RÉ – (...) - Não há que se falar em outra posição do INPI, quando do
ajuizamento da ação de nulidade pelo interessado, que não a de réu, tratando-se
de um ato administrativo praticado pelo INPI, sendo pacífica a jurisprudência
sobre o tema (...).
(TRF – 2ª Região, Primeira Turma Especializada, AC 2008.51.01.523588-6,
relator Desembargador Federal PAULO ESPÍRITO SANTO, DJe
29/03/2016, unânime)
Dessa forma, deve ser mantida a sentença que decidiu que o INPI foi
corretamente incluído no polo passivo da demanda.
II – DO MÉRITO
O cerne da controvérsia consiste em decidir sobre a validade da patente de
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modelo de utilidade MU 8202163-5, relativa a “AMORTECEDOR PARA CABINES DE
CAMINHÕES”, de titularidade do apelante ANTONIO PEREIRA CAMACHO, depositada
em 12/09/2002, por meio da RPI 2094.
O resumo do invento, de acordo com o site do INPI, é o seguinte:
"AMORTECEDOR PARA CABINES DE CAMINHÕES". Mais especificamente
para a parte traseira da cabine de caminhões, consistindo-se num substituto para
os dispositivos pneumáticos de membrana (também conhecidos por bexigas de
ar), constituído de um elemento amortecedor central envolto por uma mola
espiral.
E a sua reivindicação independente consiste em:
1. AMORTECEDOR PARA CABINES DE CAMINHÕES, caracterizado por
compreender uma mola espiral 1 solidária a uma base 2, sendo que, dita mola 1,
é envolvente a um amortecedor 3 contando com rosca 4 e 5 dispostas na
extremidade superior da haste 6 e na extremidade inferior da ponteira 7,
contando ainda, com coifa 8 de borracha protetora da haste.
No que tange ao registro de patente de modelo de utilidade, a Lei de Propriedade Industrial determina o seguinte:
Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade
inventiva e aplicação industrial.
Art. 9º É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte
deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição,
envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em
sua fabricação.
Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não
compreendidos no estado da técnica.
§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao
público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou
oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o
disposto nos arts. 12, 16 e 17.
3
§ 2º Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido
depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica
a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a
ser publicado, mesmo que subseqüentemente.
Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico
no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.
Art. 14. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um
técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da
técnica.
Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de
aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer
tipo de indústria.
Art. 24. O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a
possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a
melhor forma de execução.
Com o fim de analisar a validade da patente de MU em cotejo, foram produzidos
diversos documentos, dentre os quais se destacam os seguintes: laudo pericial (fls.
432/477); primeiro parecer técnico do INPI (fls. 189/193); laudo do assistente técnico da
empresa autora (fls. 254/298); segundo parecer técnico do INPI (fls. 487/494). Colaciono
abaixo excertos importantes para o deslinde da causa:
1) INPI
O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, em um
primeiro momento, manifestou-se nos autos pela parcial procedência do pedido autoral (fls.
189/193), pois entendeu que “a única reivindicação independente, com a qual a patente foi
concedida, está redigida de forma a não atender ao requisito de ato inventivo”. Neste
primeiro parecer, a autarquia concluiu que algumas das características pleiteadas no pedido
de patente em cotejo já eram pertencentes ao estado da técnica na época do seu depósito e,
assim sendo, no momento do exame técnico, o escopo de proteção da única reivindicação
independente deveria ter sido restringido (deslocamento da expressão “caracterizado por”)
de modo a proteger apenas as características do objeto que não eram parte do estado da
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técnica: a presença de roscas nas duas extremidades do objeto amortecedor e a presença de
uma coifa de borracha para a proteção da haste.
Entretanto, após a produção do laudo pericial (fls. 432/477), a autarquia
apresentou pronunciamento técnico a respeito do mesmo (fls. 487/494), concluindo que o
Catálogo de peças do caminhão Scania modelo R113 (folhas 339 e 340),
especificamente a lista de peças do conjunto de suspensão traseira da cabine e o
desenho nº 2200-18, de Abril de 1994 antecipam a matéria protegida pela Patente de
Modelo de Utilidade MU8202163-5. Assim, a patente anulanda não atende ao
requisito de privilegiabilidade exigidos pelos artigos e 14 da LPI. Destaque-se o
seguinte trecho deste parecer do INPI:
Por fim, o Sr. Perito conclui baseado nos documentos apresentados ao presente
processo que o único elemento da Patente de Modelo de Utilidade MU8202163-5
não antecipado pelos documentos de anterioridade apresentados é a “presença
de uma coifa de borracha para a proteção da haste do amortecedor”. Entretanto,
o Sr. Perito entende que tendo como único ponto característico a previsão da
presença de uma coifa de borracha para a proteção da haste, esta característica,
além de não constituir na unidade técnico-funcional que fundamenta o privilégio
outorgado, não se apresenta suficiente para atender o disposto no artigo 47 da
Lei nº 9.279/96. Adicionalmente, o documento BR06375/71, publicado em
31/12/1971 e juntado aos autos, apresenta uma aplicação de coifa para a
proteção da haste do amortecedor.
(...)
O parecer técnico exarado por este Instituto em 12/09/2012 (fls. 191-193),
opinou pela procedência parcial do pedido de nulidade em lide, por entender que
a presença de roscas nas duas extremidades do objeto amortecedor e a presença
de uma coifa de borracha para a proteção da haste no conjunto amortecedor-
mola espiral protegida pela Patente de Modelo de Utilidade MU8202163-5 não
era antecipado pelo estado da técnica. Assim, foi recomendado que a expressão
“caracterizado por”, que separa as características que definem a matéria
reivindicada e já compreendida pelo estado da técnica, das características
técnicas essenciais e particulares que se deseja proteger fosse deslocada para
suprimir parte do escopo de proteção da dita patente.
Entretanto, o autor da presente ação de nulidade ao apresentar novamente aos
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autos (folhas 339 e 340), em boas condições de digitalização, a lista de peças do
conjunto de suspensão traseira da cabine do caminhão Scania modelo R113 e o
desenho nº 2200-18, possibilitou que esses documentos pudessem ser pelo INPI
analisados. As figuras abaixo reproduzem os documentos citados.
Omissis
Pode-se reconhecer no desenho e identificar na tabela de descrição uma mola
espiral (4) solidária a uma base (5), sendo que dita mola (4) é envolvente a um
amortecedor (6), contando com roscas (vide porca de fixação 7) dispostas nas
extremidades superior e inferior do dito amortecedor. Pode-se reconhecer que o
referido conjunto é datado de Abril de 1994, ou seja, é anterior a data de
depósito da Patente de Modelo de Utilidade MU8202163-5. Portanto, entende-
se que todos os principais elementos cuja proteção foi concedida ao proprietário
da Patente de Modelo de Utilidade MU8202163-5 eram conhecidos do estado da
técnica à época do depósito da dita patente. O Sr. Perito conclui a análise do
catálogo com a mesma opinião que a nossa.
Por fim, o único elemento não antecipado é a coifa de proteção da haste do
amortecedor. Porém entende-se que a utilização de uma coifa de proteção não
constitui uma criação de caráter técnico-funcional relacionado a forma ou
disposição introduzida em objeto de uso prático, ou parte deste, que confira ao
objeto uma melhoria funcional no seu uso ou fabricação.
2) LAUDO PERICIAL
O laudo pericial produzido nos presentes autos (fls. 432/477) foi enfático ao
concluir que o objeto da patente de modelo de utilidade MU 8202163-5 não atende aos
requisitos de privilegiabilidade exigidos pelos artigos 9º e 14 da LPI.
O magistrado sentenciante utilizou o laudo pericial como fundamentação para a
sentença proferida, o qual tem os seus fundamentos fulcrados em linhas técnicas bem
enfrentadas. Além disso, ao Juiz é necessário que se socorra do técnico no assunto e eu, da
minha parte, não tenho como superar o enfrentamento contido no parecer do perito judicial,
o qual se encontra bem elaborado e fundamentado, elucidando a questão de forma clara,
técnica e objetiva.
6
Ademais, o laudo pericial está em consonância com o parecer técnico do INPI,
conforme acima destacado e, ainda, além da inexistência de falhas no laudo pericial, deve
ser ressaltado que o perito judicial é dotado de imparcialidade, o que reforça a credibilidade
do laudo pericial, devendo este ser acolhido sem ressalvas, na medida em que traduziu a
melhor forma de avaliação da patente em cotejo.
Assim sendo, adoto o laudo pericial em sua integralidade como razões de decidir,
em conformidade com o já exposto neste voto, ressalvando que “evidentemente, não viola
o art. 436, CPC, a decisão judicial fundada no laudo pericial” (STJ, Primeira Turma,
REsp. 670.255/RJ, Relator Ministro LUIZ FUX, DJ publicado em 10/4/2006 – p. 134).
Destacam-se os seguintes trechos da sentença, os quais ora utilizo como razões
de decidir (fls. 531/535):
À fl. 191, o INPI, aduz que o documento PI 9606595-8, de 28/10/1997,
“apresenta uma disposição para suspensão resiliente de uma cabine com relação
a um chassi de veículo. Na figura 1, entre outros itens de suspensão é mostrado
um montante de mola (1) que incorpora um amortecedor de choque (3) e uma
mola (2) que é disposta de forma paralela ao dito amortecedor de choque (3). Na
disposição ilustrada na referida figura 1, a mola (2) é um fole de ar, disposta
concentricamente ao amortecedor de choque (3), e que pode, de um modo
convencional, ser enchida e esvaziada com ar comprimido a fim de ajustar o
nível da cabine. O amortecedor de choque (3) é disposto dentro do fole de ar
(mola 2) e é encaixado entre as coberturas das extremidades superior e inferior
(14 e 15). Entre as linhas 11 e 13 da página 6 do Relatório Descritivo desse
documento anterior PI 9606595-8 em análise, é informado que “o fole de ar (2)
pode ser substituído por outro tipo de mola tal como uma mola espiral”. Ainda,
como pode ser verificado na referida figura (1), o amortecedor de choque (3)
possui uma haste (8) cuja extremidade superior apresenta roscas.”
PI 9606595-8 (fl.117)
(Omissis)
Contudo, de acordo com o laudo judicial de fls. 432/477, a previsão de “haste (8)
cuja extremidade superior apresenta rosca” na PI 9606595-8, antecipa o arranjo
reivindicado na patente de modelo de utilidade UM 8202163-5, relativo ao fato
do “amortecedor (3) contar com rosca (4), disposta na extremidade superior da
7
haste (6)” - (fls.463).
MU 8202163-5 (fl.61)
(Omissis)
Quanto a segunda e última característica que no entender do INPI, poderia
assegurar a manutenção da concessão da patente de modelo de utilidade MU
8202163-5, o laudo judicial é enfático ao afirmar que “a presença de uma coifa
de borracha para a proteção da haste, além de não se constituir na unidade
técnico-funcional que fundamenta o privilégio outorgado, não se apresenta
suficiente para atender o disposto no artigo 47 da Lei 9.279/96", e que o
documento de patente BR06375/71, depositado 27/09/1971 e publicado em
31/12/1971, já previa a “aplicação de coifa para proteção da haste do
amortecedor”, conforme demonstrado às fls. 248,295,314 e 355 (fl.469).
O aludido artigo 47 dispõe: “A nulidade poderá não incidir sobre todas as
reivindicações, sendo condição para a nulidade parcial o fato de as
reivindicações subsistentes constituírem material patenteável por si mesmas”.
Da leitura do referido artigo 47, extrai-se que uma patente de modelo de
utilidade não é nula por inteiro, desde que as reivindicações subsistentes definam
uma invenção patenteável. Importante observar que de acordo com o relatório
descritivo de fls. 57/62, a patente de modelo de utilidade em questão é composta
apenas de uma única reivindicação (acima descrita) e ante o teor do artigo 25 da
LPI é ônus do depositante do pedido de patente redigir com clareza e precisão o
quadro reivindicatório, de modo a delimitar o escopo da proteção da patente. A
análise com vistas à conclusão sobre nulidade, ou não, de patente,
necessariamente parte do quadro reivindicatório, que deverá estar fundamentado
no relatório descritivo do pedido originalmente depositado. Todavia, o que não
está reivindicado, ainda que descrito, não pode ser considerado incluído no seu
escopo de proteção.
Ademais, o laudo judicial reiteradamente afirma que"a presença de roscas nas
duas extremidades do objeto amortecedor já era absolvida pelo estado da
técnica"e que"a coifa do amortecedor objeto da patente de modelo de
utilidade MU8202163-5 tem função semelhante a do documento de patente
BR06375/71", portanto, não tem como acolher a tese inicial do INPI de que
8
tais características atendem aos requisitos de novidade e ato inventivo da LPI.
(fls. 469 e 473, resposta ao quesito 10).
Ainda de acordo com o laudo judicial, o Catálogo de Peças nº 35 – 1ª Edição da
SCANIA, datado de 10/1991 relativo ao caminhão modelo R113, a lista de
componentes da suspensão traseira da cabine, datada de 04/1994, e a vista em
perspectiva explodida da montagem do amortecedor (6), envolto por mola espiral
(4), fixo, superior e inferiormente, por meio de porcas (7) nos suportes da cabine
e do chassi, ilustrados nas fls. 163/165, 271/273 e 338/340, e reproduzidos no
referido laudo às fls.466/468, demonstram que “a fixação superior e inferior do
amortecedor, por meio de porcas demanda, necessariamente, a previsão de rosca
na extremidade superior da haste e na extremidade inferior do dito
amortecedor”, e concluiu que “a presença de roscas nas duas extremidades do
objeto amortecedor já era absorvida pela estado da técnica anteriormente à data
de depósito da patente de modelo de utilidade MU 8202163-5”.
fls.466/468
(Omissis)
Merece destacar que o INPI, posteriormente, por meio do parecer técnico da sua
Diretoria de Patentes fls. 487/494, concordou com o laudo judicial, nos seguintes
termos:
(...)
Em síntese, com base nos documentos e laudo judicial acostados aos autos, o
objeto da patente de modelo de utilidade MU 8202163-5, não atende os
requisitos de novidade e ato inventivo, previstos nos artigos 9º, 11 e 14 da Lei nº
9.279/96, eis que antecipado pelas patentes de invenção PI 9606595-8 e
BR06375/71 e pelo o Catálogo de Peças nº 35 – 1ª Edição da SCANIA, datado de
10/1991 relativo ao caminhão modelo R113.
Portanto, adotando-se o laudo pericial como fundamentação do presente voto,
mantenho a sentença que julgou procedente o pedido autoral, declarando de nulidade da
patente de modelo de utilidade MU 8202163-5, pois não atende aos requisitos de
privilegiabilidade exigidos pela LPI.
9
III – DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS
Por fim, consoante o estabelecido em sede de preliminar, a posição processual do
INPI, no caso, é de réu. Entretanto, assiste razão à autarquia em sua pretensão recursal, que
visa à exclusão da mesma na condenação ao pagamento de ônus de sucumbência.
O Colendo STJ, no julgamento do REsp 1.378.699/PR (Relator Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 07/06/2016, DJe
10/06/2016), decidiu que “inexistindo resistência direta à pretensão e não sendo imputável
ao Instituto a causa da propositura da demanda, sua atuação processual lateral afasta a
legitimação passiva e, por consequência, sua condenação sucumbencial”.
Na hipótese dos autos, o INPI integra o polo passivo da demanda, conforme
explanado acima, porém não se posicionou contrariamente ao interesse autoral, oferecendo
parecer técnico balizado em concordância com o pleito autoral e, assim sendo, revela-se
inadequada a condenação da autarquia ao pagamento de verbas sucumbenciais, sendo as
mesmas de responsabilidade exclusiva do réu ANTONIO PEREIRA CAMACHO,
conforme esta Colenda Primeira Turma Especializada vem se posicionando:
APELAÇÕES CÍVEIS - PROPRIEDADE INDUSTRIAL E DIREITO
PROCESSUAL CIVIL - NULIDADE DE PATENTES DE MODELO DE
UTILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DO LAUDO PERICIAL - CONDENAÇÃO DO INPI EM
HONORÁRIOS.
(...) III - Apesar de integrar o polo passivo da demanda, o INPI não deu causa à
propositura da ação e tampouco se posicionou de forma contrária aos interesses
da autora, de forma que se mostra inadequada a sua condenação nas verbas da
sucumbência, devendo as mesmas serem suportadas exclusivamente pela empresa
ré. Precedentes deste Tribunal; IV - Apelação da empresa ré Keko Acessórios
desprovida. Apelação do INPI provida, para afastar a sua condenação nos
honorários sucumbenciais.
(TRF – 2ª Região, Primeira Turma Especializada, AC 0808128-
60.2007.4.02.5101, relator Desembargador Federal ANTONIO IVAN
ATHIÉ, DJe 10/05/2018, unânime)
Portanto, merece parcial reforma a sentença, apenas para excluir o INPI da
condenação em verba sucumbencial.
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Por fim, a sentença fixou a condenação ao pagamento de custas e de honorários
periciais e advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa .
No que tange às verbas sucumbenciais, assim determina o art. 85, §§ 2º e 11 do
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor.
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por
cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
(Omissis)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao
tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do
vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a
fase de conhecimento.
Dessa forma, na hipótese dos autos, os honorários já foram fixados pela sentença
no percentual máximo permitido, motivo pelo qual, por força do disposto no art. 85, §§ 2º e
11 do CPC/2015, não há majoração da verba honorária fixada em primeira instância.
Repise-se que a condenação em verbas de sucumbência, fixada em 20% (vinte
por cento) sobre o valor atualizado da causa, será suportada exclusivamente pelo réu,
ANTONIO PEREIRA CAMACHO, em favor da parte autora.
Desde já, importante ressalvar que o INPI é parte ré e, embora não seja
condenado ao pagamento das verbas de sucumbência em razão de seu posicionamento no
caso, nos termos do presente voto, tampouco lhe é devido qualquer valor a título de verba
sucumbencial.
Ante o exposto, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA TIDA POR
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INTERPOSTA E DAS APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS e:
i) NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA POR ANTONIO
PEREIRA CAMACHO;
ii) DOU PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA; e
iii) DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INPI.
Oportunamente, encaminhem-se os autos à DIDRA, para cadastramento da
remessa necessária.
É como voto.
Rio de Janeiro, 29 de março de 2019
GUSTAVO ARRUDA MACEDO
Juiz Federal Convocado
/tfm
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