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30 de Outubro de 2020
2º Grau
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Detalhes da Jurisprudência
Órgão Julgador
1ª TURMA ESPECIALIZADA
Julgamento
7 de Janeiro de 2019
Relator
PAULO ESPIRITO SANTO
Documentos anexos
Inteiro TeorTRF-2_AC_01570713720164025101_f18ed.pdf
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Inteiro Teor

Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial

Nº CNJ : 0157071-37.2016.4.02.5101 (2016.51.01.157071-9)

RELATOR : Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO

APELANTE : MODA CENTER SANTA CRUZ

ADVOGADO : RN012524 - MARCELO DE MACEDO TINOCO

APELADO : SEBASTIÃO ZACARIAS JUNIOR E OUTRO

ADVOGADO : PE039799 - RAIF DAHER HARDMAN DE FIGUEIREDO E OUTROS

ORIGEM : 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01570713720164025101)

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL – MARCA – CONDOMÍNIO EDILÍCIO – NULIDADE – AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA – ARTIGO 124, XIX, DA LPI.

- Insurge-se a parte autora MODA CENTER SANTA CRUZ, Condomínio Edilício, ora Apelante, contra sentença que julgou improcedente o pedido nos autos da ação ordinária movida em face de SEBASTIÃO ZACARIAS JUNIOR e do INPI, e julgou procedentes os pedidos da ação de

reconvenção promovida por SEBASTIÃO ZACARIAS JUNIOR, para determinar a manutenção

definitiva do indeferimento dos pedidos de registro 902407953 e 905815572, de titularidade do

autor/reconvindo, condenando ainda o Condomínio a se abster de qualquer uso das marcas

referentes a tais registros.

- A função principal das marcas é distinguir os produtos de outros idênticos, semelhantes ou

afins, de origens diversas, nos termos do artigo 123, I, da Lei nº 9279/96, bem como de

identificação da origem dos produtos, sendo certo que ao direito de propriedade e de uso sobre uma marca, atribuído pelo registro no INPI, corresponde um dever legal de uso da mesma, da

função social da propriedade, estabelecida na Constituição Federal, consoante os artigos 142 a 146 da LPI.

- Considerando a falta de previsão legal no Código Civil da figura do condomínio edilício em seu rol de pessoas jurídicas, este não possui legitimidade para requerer marca perante o INPI,

consoante o artigo 128, da LPI.

- Tal disposição legal veio a ser expressamente estabelecida no âmbito do INPI, através do

Parecer INPI/PROC/DIRAD/Nº 01/06, contudo, a lei já não previa o deferimento de registro a

entidade não dotada de personalidade jurídica, como é o caso do condomínio, não havendo que se falar em irretroatividade de entendimento.

- Precedente jurisprudencial.

- Apelação desprovida. Majoração de honorários sucumbenciais a título de honorários recursais no patamar de 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC de 2015, considerando os parâmetros do § 2º do mesmo artigo.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Membros da Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade,

negar provimento à apelação, nos termos do Voto do Relator.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2018.

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ESPIRITO SANTO

Relator

Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial

Nº CNJ : 0157071-37.2016.4.02.5101 (2016.51.01.157071-9)

RELATOR : Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO

APELANTE : MODA CENTER SANTA CRUZ

ADVOGADO : RN012524 - MARCELO DE MACEDO TINOCO

APELADO : SEBASTIÃO ZACARIAS JUNIOR E OUTRO

ADVOGADO : PE039799 - RAIF DAHER HARDMAN DE FIGUEIREDO E OUTROS

ORIGEM : 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01570713720164025101)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pela parte autora MODA CENTER SANTA CRUZ,

Condomínio Edilício (fls. 546/584), em face da sentença (fls.529/542) proferida pelo MM Juiz

Federal da 31ª Vara Federal/RJ, Dr. Marcelo Leonardo Tavares, nos autos da ação ordinária,

movida em face do INPI - INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL e de

SEBASTIÃO ZACARIAS JUNIOR , pleiteando a declaração de nulidade do registro nº

906062187, referente à marca mista “REVISTA MODA CENTER”, e do registro nº 906107415, referente à marca figurativa de titularidade do 2 º réu/Apelado, para assinalar administração

comercial de shopping center, entre outras atividades, sob alegação de infringência à ordem de análise dos pedidos de marca e ao artigo 128, § 1º, da LPI, tendo em vista as suas marcas

mistas anteriores com a expressão “MODA CENTER SANTA CRUZ”.

O MM. Juízo a quo julgou improcedente o pedido da ação principal, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015, e julgou procedente o pedido da ação de reconvenção, para determinar a

manutenção definitiva do indeferimento dos pedidos de registro 902407953 e 905815572 do

autor/reconvindo, e condenar o Condomínio autor a se abster de qualquer uso das marcas

referentes a tais registros.

Condenou o Condomínio autor nas custas e honorários advocatícios de sucumbência (ação e

reconvenção), no percentual de 15% sobre o valor atribuído à causa atualizado monetariamente em favor do 2º. Réu/Reconvinte, nos termos do art. 85, § 4º, III, e art. 87, § 1º, do CPC.

Em razões de recurso, a apelante MODA CENTER SANTA CRUZ sustenta que o Instituto

concessor reconheceu que quanto aos elementos figurativos constantes nos registros

concedidos ao Recorrido, em relação ao pedido de registro da marca da Recorrente, sua área

técnica afirma serem os mesmos idênticos, inclusive quanto às cores utilizadas. Logo,

considerando a anterioridade da autora/apelante, deveriam ser declaradas como nulas as

marcas do réu.

Alega que o Recorrido, à época do requerimento do registro de marca, não atendia ao disposto

no artigo 128, § 1º, da LPI, eis que era somente matriculado em curso para formação de

“Técnico em Transações Imobiliárias”, bem como os demais cursos profissionalizantes foram

concluídos posteriormente aos pedidos de registro.

Assevera também que houve violação ao contraditório e ampla defesa do Recorrente, por falta de legitimidade para requerer registro de marca do Recorrido, não havendo que se falar em

infringência ao artigo 124, XIX, da LPI.

Afirma ainda que a sentença reconhece que assistiria razão à autarquia, quanto à ilegitimidade do Recorrente para requerer registro de marca, em se tratando de condomínio. Todavia, alega que o parecer tem caráter meramente opinativo, não vinculando à decisão da autoridade

administrativa, não se podendo, inclusive, retroagir os efeitos de nova interpretação sobre o

tema ao tempo do depósito (2010) do registro do Recorrente, com base especialmente no

princípio da segurança jurídica.

Pugna pela aplicação do princípio da isonomia, considerando outros exemplos de condomínios edilícios que não tiveram o PARECER/INPI/PROC/DIRAD/Nº 01/06 aplicável ao seu registro de marca, uma vez depositado anteriormente ao normativo.

Requer o Apelante, por fim, a reforma da sentença, com a aplicação do princípio da isonomia e da irretroatividade dos efeitos da interpretação apresentada no referido Parecer do INPI, no

sentido de desconstituir os atos administrativos de concessão e deferimento dos pedidos

906062187 e 90107415 de titularidade do Recorrido, para que, mantidos os respectivos

processos administrativos, e retornados ao status de pedido, sejam sobrestados pelo trâmite do recurso administrativo interposto pelo Recorrente; bem como seja mantida a Autarquia como

assistente do Recorrente.

Recebida a apelação às fls. 618, foram apresentadas contrarrazões por SEBASTIÃO

ZACARIAS JUNIOR, às fls. 621/642, e pelo INPI, às fls. 652/656, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Federal manifestou-se, às fls. 662, no sentido da ausência de interesse do Parquet no feito.

É o relatório. Sem revisão.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2018.

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ESPIRITO SANTO

Relator

Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial

Nº CNJ : 0157071-37.2016.4.02.5101 (2016.51.01.157071-9)

RELATOR : Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO

APELANTE : MODA CENTER SANTA CRUZ

ADVOGADO : RN012524 - MARCELO DE MACEDO TINOCO

APELADO : SEBASTIÃO ZACARIAS JUNIOR E OUTRO

ADVOGADO : PE039799 - RAIF DAHER HARDMAN DE FIGUEIREDO E OUTROS

ORIGEM : 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01570713720164025101)

V O T O

O Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO:

Insurge-se a parte autora MODA CENTER SANTA CRUZ , Condomínio Edilício, ora Apelante, contra sentença que julgou improcedente o pedido nos autos da ação ordinária movida em face de SEBASTIÃO ZACARIAS JUNIOR e do INPI, e julgou procedentes os pedidos da ação de

reconvenção promovida por SEBASTIÃO ZACARIAS JUNIOR , para determinar a manutenção definitiva do indeferimento dos pedidos de registro 902407953 e 905815572, de titularidade do autor/reconvindo, condenando ainda o Condomínio a se abster de qualquer uso das marcas

referentes a tais registros, assim asseverando, in verbis:

“(...)

DA AÇÃO PRINCIPAL

Preliminar

Da posição processual do INPI como assistente

Trata-se de demanda em que se objetiva a decretação de nulidade de ato

administrativo do INPI concessório de registro de marca, devendo a autarquia

atuar como assistente especial, nos termos do art. 175, da LPI.

Da inexistência de litigância de má-fé

Indefiro o requerimento da autora para que o réu seja condenado como litigante de má-fé. Não se pode considerar a argumentação do demandado temerária, uma

vez que tem relativa liberdade para interpretar os fatos, cabendo ao juízo acolher

ou não sua argumentação.

Mérito da Ação

São os fatos:

O autor, condomínio edilício, depositou o pedido nº 902407953, para a marca

mista MODA CENTER SANTA CRUZ, em 11/03/2010, na classe NCL (9) 35, com especificação para serviço de administração comercial de shopping center,

conforme reprodução abaixo (fl. 45):

Em 24/01/2013, o autor depositou o pedido nº 905815572, para a marca mista

MODA CENTER SANTA CRUZ, na classe NCL (10) 35, a fim de assinalar os

mesmos serviços acima, conforme reprodução abaixo (fl. 46):

Ambos os registros se encontravam sobrestados no momento da propositura da

ação.

Em 02/04/2013, o 2º réu depositou o registro nº 906062187, para a marca mista

REVISTA MODA CENTER, na classe NCL (10) 35, com especificação para os

mesmos serviços de administração comercial de shopping center. O registro foi

concedido em 08/12/2015, conforme a seguinte configuração (fl. 43):

Em 12/04/2013, o 2º réu depositou o registro nº 906107415, para a marca

figurativa, na classe NCL (10) 35, com especificação para os mesmos serviços de

administração comercial de shopping center. O registro foi concedido em

15/12/2015, conforme a seguinte configuração (fl. 44):

Em 27/06/2017, o INPI indeferiu ambos os pedidos de registro do autor

(902407953 e 905815572), com base no art. 128, § 1º, da LPI, por se tratar o

requerente de condomínio edilício, o qual não possuiria personalidade jurídica para requer registro de marca (fls. 451-454). O autor interpôs recurso administrativo da decisao, em 21/07/2017 (fls. 462), não havendo notícia nos autos de decisão

administrativa final sobre a questão.

Da improcedência do pedido da ação principal

Conforme relatado, o pedido do autor de decretação de nulidade dos registros nº

906062187 e nº 906107415 do réu se funda em dois argumentos, quais sejam:

(i) de violação ao art. 128, da LPI, por suposta ausência de comprovação do

exercício lícito das atividades reivindicadas para o registro das marcas anulandas pelo réu; e

(ii) de violação ao 124, XIX da LPI, por suposta colidência dos registros com os

pedidos de registro 902407953 e 905815572 do autor, depositados anteriormente. Quanto ao primeiro argumento, de infringência ao art. 128, § 1º, da LPI, não

assiste razão ao demandante. Nesse ponto, concordo com o entendimento do INPI de que o réu atendeu aos requisitos de legitimidade para obtenção da titularidade das marcas, sendo a documentação apresentada, tanto na fase administrativa,

quanto na fase judicial, válida para comprovar a atuação do réu no ramo de

atividade objeto dos registros, conforme documentos de fls. 56-62.

Além disso, nas hipóteses em que os requerentes são pessoas físicas, como no

caso do réu, o entendimento é no sentido de que a declaração de efetivo exercício das atividades pelo próprio requerente é suficiente para sua legitimação. Cabendo a quem ataca o ato administrativo, o ônus da prova em contrário. No caso, o autor não logrou êxito em demonstrar a falta de veracidade das declarações prestadas

pelo réu.

Como se pode notar, às fls. 124, os registros do réu possuem escopo de atuação

bastante amplo na área de administração e gestão de negócios comerciais

publicitários. Com efeito, trata-se de classe dentro do âmbito de atuação de

administradores de empresas, compatível com a qualificação profissional

apresentada pelo réu, graduado em Comércio Exterior, técnico em comércio e

contabilidade, conforme documentos de fls. 250-251, 253-254.

Diante desse contexto, reputo atendidos pelo réu os requisitos de legitimidade

previsto no art. 128, § 1º, da LPI.

Do mesmo modo, quanto ao argumento relativo à suposta infringência do art. 124, XIX, da LPI, não merece acolhida o pleito autoral. Como será visto a seguir, na

análise do pedido formulado pelo demandando em sede de reconvenção, os

pedidos de registro do autor não podem ser considerados válidos na medida em

que, na condição de condomínio edilício, falta legitimidade ao demandante para

requer titularidade de registros de marca. Portanto, sendo reconhecida a nulidade dos pedidos de registro do autor (nº 902407953 e 905815572), não há que se falar em anterioridades aptas a determinar a nulidade dos registros do réu por

colidência de sinais, razão pela qual toda a discussão acerca de eventual

prioridade do autor na ordem de análise dos pedidos de registros ou acerca da

impossibilidade de convivência entre os sinais se demonstra irrelevante, impondose o reconhecimento da improcedência dos pedidos da ação principal.

Em suma, apesar do inconteste equívoco do INPI com ‘ efetivamente deferidos,

não há que se falar em prejuízo ao autor por desrespeito à ordem de análise.

Tendo em vista que não há nulidade sem prejuízo, não haveria qualquer óbice à

manutenção dos registros do réu.

DA RECONVENÇÃO

Preliminar

Do interesse de agir

O INPI alega que faltaria ao réu/reconvinte interesse de agir quanto ao pedido de

anulação dos pedidos nºs 902407953 e 905815572 apresentados pelo autor, os

quais ainda estariam pendentes de decisão definitiva de mérito pelo INPI.

Não assiste razão à autarquia. Em que pese ser possível o reconhecimento da

falta de interesse de agir em casos semelhantes, neste caso concreto, o interesse

de agir encontra-se evidenciado, uma vez que, o não enfrentamento da questão de mérito pelo Juízo implicaria a possibilidade de decretação de nulidade dos

registros do réu por suposta colidência com pedidos de registro manifestamente

inválidos, já que depositados por condomínio edilício, carente de legitimidade.

Assim, o pedido reconvencional deve ser interpretado como para declarar a

validade do indeferimento definitivo dos pedidos de registro do autor.

Mérito da Reconvenção

Da Impossibilidade de Concessão de registro de marca a Condomínio Edilício

Tem razão o INPI quando reconhece a ilegitimidade do autor reconvindo para

requerer registro de marca, com base no art. 128, da LPI, que prevê:

`Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.´

Com efeito, por não ter personalidade jurídica, e por não ter aptidão para exercício de atividade empresarial, o ato administrativo de concessão de registro de marca a Condomínio deve ser considerado ilegal e, portanto, nulo, pois essas entidades

não se encontram relacionadas no art. 44, do Código Civil como pessoas jurídicas de direito privado. Não por outro motivo que, segundo a autarquia, o Parecer

Normativo INPI/PROC/DIRAD/n 01/06 dispõe que condomínios não possuem

legitimidade para requerer pedidos de registro de marca.

Nesse sentido é a posição da jurisprudência do TRF 2ª. Região, conforme se pode observar no julgamento da Apelação 200951018145621, rel. Desembargador

Federal Messod Azulay:

APELAÇÃO PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - REGISTRO

EFETUADO NO INPI POR CONDOMÍNIO EDILÍCIO - NULIDADE DO

REGISTRO POR FALTA DE CAPACIDADE - VIOLAÇÃO DO ARTIGO 124 DA LEI 9.279/96 - RECURSO IMPROVIDO

I - Cinge-se a controvérsia em saber se condomínio edilício é pessoa

jurídica de direito privado, capaz de adquirir signo comercial nos termos do que preceitua o artigo 128 da LIP.

II - Em que pese a existência de jurisprudências conferindo aos

condomínios personalidade jurídica para solução de questões como (1)

movimentação de conta corrente, (2) administração de patrimônio em

comum, (3) admissão de empregados, (4) aquisição de prestação de

serviço, (5) contratação de empresas para administração do condomínio; (6) obtenção de CNPJ etc o fato é o Código Civil de 2002, ao disciplinar

constituição e funcionamento das pessoas jurídicas, em seu art. 44, deixou de atribuir ao condomínio essa condição, não havendo em nossa legislação nenhum outro dispositivo que autorize sequer equiparação.

III - Sendo cediço que a falta de uso de uma marca no mercado implica em sua perda, por caducidade, para evitar a existência de registros abusivos ou sem propósito, que não contribuem para designação de verdadeira atividade comercial, como no caso dos condomínios, cuja constituição, sabe-se, não mira o exercício de nenhuma atividade comercial.

IV - Apelação e Remessa Necessária improvidas.

Diante desse contexto, não é relevante o argumento do autor no sentido de que o INPI já teria deferido pedido de registro de terceiro, sob nº 904001458, referente à marca CONDOMÍNIO DO SHOPPING CENTER LIBERTY MALL, depositado por

condomínio edilício. Eventual equívoco cometido pela autarquia acerca de

registros estranhos à presente lide não tem o condão de validar os pedidos ora em cotejo, manifestamente inválidos. De todo modo, em pesquisa ao sítio eletrônico

do INPI https://gru.inpi.gov.br é possível se verificar que o registro apontado como paradigma se encontra definitivamente arquivado desde 2014.

Igualmente cabe rechaçar a alegação do autor de que o parecer do INPI que

unifica o entendimento acerca da impossibilidade de condomínios depositarem

registro de marca somente teria se tornado público em 2013, não podendo assim

tal resolução atingir os processos requeridos anteriormente a ela. Como restou

esclarecido às fls. 445-446, não se trata de ´nova interpretação´ da autarquia sobre a questão. O entendimento em tela vem sendo consistentemente adotado pelo

INPI desde 2006, em decisões publicadas, nesse sentido desde então.

Considerando-se que os pedidos do autor foram depositados em 2010 e 2013, já

era de conhecimento público o posicionamento da autarquia quanto à ilegitimidade dos condomínios edilícios.

Mesmo que assim não fosse, o que importa ao caso, é a previsão legal e não a

interpretação do INPI em si. O fato é que a lei não prevê o deferimento de registro a entidade não dotada de personalidade jurídica, como o condomínio.

Diante de todo o exposto, assiste razão ao réu quanto à alegação de nulidade dos pedidos de registro (902407953 e 905815572) do autor, devendo o INPI manter o indeferimento definitivo destes. Como consequência, deve ser reconhecida

também a procedência do pedido do reconvinte para manter em vigor os registros (906062187 e 906107415).

Por fim, quanto ao pedido do réu de encaminhamento dos autos ao Ministério

Público para averiguação de eventual sonegação tributária, reputo desnecessária a remessa destes diante da inexistência de provas nos autos relativas ao alegado ilícito. Ressalva-se, contudo, a possibilidade de o requerente mesmo apresentar

representação diretamente ao referido órgão, com as provas que entender

pertinentes.

Indefiro o requerimento de tutela de urgência formulado pelo réu por falta de perigo na demora. O fato é que os signos são utilizados pela autora há tempos e não há

fundamento para fazer cessar seu uso enquanto o caso estiver em litígio. (...)”

grifos nossos.

Verifica-se, portanto, que todas as questões foram devidamente analisadas pelo MM. Juízo a

quo, considerando que o Autor, condomínio edilício, não possui legitimidade para ser titular

registro de marca, nos termos do artigo 128, § 1º, da LPI:

Art. 128 – Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.

§ 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca

relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou

através de empresas que controle direta ou indiretamente, declarando, no

próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.

Deste modo, considerando a falta de previsão legal no Código Civil da figura do condomínio

edilício em seu rol de pessoas jurídicas, este não possui legitimidade para requerer marca

perante o INPI, por não atender o disposto no artigo 128, da LPI, antes transcrito.

Tal disposição legal veio a ser expressamente estabelecida no âmbito do INPI, através do

Parecer INPI/PROC/DIRAD/Nº 01/06, contudo, a lei já não previa o deferimento de registro a

entidade não dotada de personalidade jurídica, como é o caso do condomínio, não havendo que se falar em irretroatividade de entendimento, como alegado.

Logo, restam afastadas todas as argumentações do Apelante, uma vez que o Apelante não é

capaz de adquirir signo comercial nos termos do disposto no artigo 128, da LPI, não havendo

que se falar em cerceamento de defesa, tendo em vista que as questões postas em juízo devem ser analisadas à luz dos dispositivos legais que regem a matéria, considerando a independência das instâncias administrativa e judicial.

Assim, os registros do Apelante nºs 902407953 e 905815572 não configuram anterioridades

impeditivas aos registros do Apelado, eis que ausente a legitimidade do condomínio edilício para requerer titularidade de registros de marca, não havendo que se aplicar o artigo 124, XIX, da

LPI.

Por sua vez, no que tange ao Apelado, pessoa física, levando-se em conta a sua formação e

atuação profissional, restou demonstrado suficientemente, pelos elementos juntados aos autos, o cumprimento dos requisitos legais para obter a titularidade das atividades especificadas pelas suas marcas (fls. 56/62; 250/254), não tendo logrado êxito o Apelante em afastar tal conclusão, decorrendo a procedência do pedido do Apelado/Reconvinte, para manutenção dos registros

nºs 906062187 e 906107415.

Outrossim, quanto ao apontado princípio da isonomia, é certo que um eventual erro no passado, por parte da autarquia marcária, na aferição de um registro, não justifica o cometimento de outro erro, concedendo-se um registro em desconformidade com a legislação.

Cabível a majoração de honorários sucumbenciais a título de honorários recursais no patamar

de 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC de 2015, considerando os

parâmetros do § 2º do mesmo artigo.

Diante do exposto, nego provimento à apelação, para confirmar a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2018.

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ESPIRITO SANTO

Relator

7

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