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30 de Outubro de 2020
2º Grau
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Tribunal Regional Federal da 2ª Região TRF-2 : 0158739-43.2016.4.02.5101 0158739-43.2016.4.02.5101 - Inteiro Teor

Detalhes da Jurisprudência
Órgão Julgador
1ª TURMA ESPECIALIZADA
Julgamento
29 de Outubro de 2018
Relator
GUSTAVO ARRUDA MACEDO
Documentos anexos
Inteiro TeorTRF-2__01587394320164025101_0c3e5.pdf
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Inteiro Teor

Page 1
Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ
: 0158739-43.2016.4.02.5101 (2016.51.01.158739-2)
RELATOR
: Desembargador Federal ABEL GOMES
APELANTE : LA JOLLA WETSUIT COMPANY INC.
ADVOGADO : SP318587 - ÉRICA VERGUEIRO E OUTRO
APELADO
: X3M SPORTS BUSINESS CONSULTORIA ESPORTIVA LTDA. E OUTRO
ADVOGADO : RJ097904 - LEANDRO SABOIA RINALDI DE CARVALHO E OUTRO
ORIGEM
: 09ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01587394320164025101)
E M E N T A
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE REGISTRO
PENDENTE DE EXAME PELO INPI. FALTA INTERESSE DE AGIR. PRODUÇÃO DE
PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO.
CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA E CESSÃO DE MARCA REGISTRADA.
INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. MARCAS VÁLIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia acerca da validade dos registros marcários referentes à marca “X
TERRA”, sob os seguintes números: 822.086.794, 825.736.072, 825.736.080, 825.738.822,
829.715.762, 901.687.502, 901.687.685, 901.687.294, 901.687.596, 901.687.146,
901.687.758, 901.687.367, 901.687.421, 830.261.125, 830.261.133, 840.843.534 e
911.240.764, de titularidade da empresa ré, ora apelada, X3M SPORTS BUSINESS
CONSULTOR ESPORTIVA LTDA.
2. Inicialmente, no que tange aos pedidos de registro nº 829.715.762, 840.843.534,
901.687.596 e 911.240.764 adota-se a mesma linha de fundamentação do magistrado de
primeiro grau, no sentido de reconhecer a falta de interesse de agir, tendo em vista que, no
momento de propositura da ação, os referidos pedidos de registro encontravam-se
pendentes de exame no âmbito administrativo, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a
autarquia na análise.
3. Inócua a alegação de intempestividade da contestação oferecida pela empresa X3M. O
objetivo da apelante é a declaração da revelia da empresa ré, contudo em conformidade
com o determinado pelo art. 345, I do CPC/2015, não se aplicam os efeitos da revelia
previstos no art. 344 do CPC/2015 à empresa ré, vez que o INPI ofereceu contestação
tempestivamente. Dessa forma, ainda que se reconhecesse a intempestividade da
contestação da X3M, não se presumiriam verdadeiras as alegações de fato formuladas pela
empresa autora. Desnecessidade de aprofundamento nesta questão.
1
4. O Juízo é o destinatário da prova, a quem cumpre aferir sobre a necessidade ou não de
sua realização, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC/2015 e, se ao magistrado pareceu
dispensável a realização de demais provas, não há que se cogitar o cerceamento de defesa
ou violação a qualquer princípio constitucional ou processual. Além disso, em se tratando
de matéria eminentemente de direito, e/ou que traga discussão sobre marcas, cuja aferição
da colisão possa ser percebida por outros meios de prova, como no caso em tela, afigura-se
perfeitamente possível que o magistrado conheça do pedido e sentencie sem a realização de
prova testemunhal.
5. No mérito, a sentença proferida pelo magistrado a quo abordou todos os pontos nodais
propostos na ação, explicitando os trechos contratuais e a legislação pertinente. Não há o
que se retocar na mesma, a qual foi tão bem fundamentada e elucidou tão pontualmente a
controvérsia que a apelante foi incapaz de trazer argumentos aptos a enfrentar o
entendimento do Juízo a quo, limitando-se a repisar a fundamentação utilizada na inicial.
6. Como afirmado pela própria Autora, a marca XTERRA foi inicialmente criada nos EUA
pela empresa TEAM (Television Events and Marketing Inc.). Em 08/03/2001 a TEAM e
uma empresa do grupo da autora (Black Mocha) celebraram contrato de licenciamento para
uso da marca XTERRA para determinados produtos e em determinados territórios. Tal
contrato de licença para uso da marca XTERRA apenas permite à licenciada (autora) a
exploração da marca no Brasil e em outros territórios por um determinado período. Mas
esse contrato, muito claramente, manteve a propriedade (titularidade) da marca XTERRA
com a TEAM e afastou qualquer pretensão da licenciada sobre a titularidade de tal marca.
A licenciada concordou que nunca irá contestar, se opor ou fazer qualquer objeção à
propriedade da marca da TEAM, sendo que essa disposição contratual permanece válida
mesmo após o término do prazo do contrato.
7. Cerca de 8 (oito) anos depois do contrato de licenciamento acima, em 19/05/2009, a
TEAM e a TEMI (do mesmo grupo), sendo as proprietárias da marca XTERRA,
transferiram a titularidade dos registros de marca no Brasil para a 1ª Ré, a X3M Sports,
mediante pagamento de contraprestação, tudo conforme Contrato de Transferência e
Cessão de Marca Registrada. Tanto assim que, alguns anos depois, em 19/11/2013, a
TEAM UNLIMITED LLC (do mesmo grupo da TEAM) e a La Jolla (Autora) celebraram
Contrato de Transferência e Cessão de Marca Registrada nos Estados Unidos da América e
"ao redor do mundo", exceto no Brasil.
8. Portanto, não restou demonstrada a alegada má-fé da 1ª Ré (X3M Sports) ao adquirir em
19/05/2009 por meio de cessão os registros da marca XTERRA depositados junto ao INPI
2
pela antiga titular dos registros, e posteriormente ter depositados novos pedidos de registro
da mesma marca, não se enquadrando o caso em tela no art. 6º bis da CUP. Como bem
destacou a autarquia no parecer técnico, a titular da marca obteve e transferiu
voluntariamente os registros. Não houve má-fé por qualquer das partes, TEAM, TEMI,
Black Mocha, La Jolla ou X3M, mas apenas a celebração de negócios jurídicos válidos e
eficazes. Não houve violação à lei nos atos administrativos do INPI que transferiram e
concederam os registros da marca XTERRA a 1ª Ré, não havendo então nulidade conforme
exigido pelo art. 165 da LPI.
9. Os registros em questão foram pedidos pela própria titular da marca (a TEAM) ou por
pessoa autorizada (a X3M). Assim, não é juridicamente válido, nos termos do art. 166 da
LPI e 6º septies da CUP, que a La Jolla (que atuou como representante da TEAM no Brasil)
obtenha a adjudicação dos registros de marca XTERRA no Brasil. Da mesma forma,
impossível de se conceder o pedido de coexistência das marcas, pois a empresa ré, sendo
titular de registros para a marca XTERRA para assinalar diversos produtos e serviços,
possui então a propriedade da marca da XTERRA e o uso exclusivo em todo o território
nacional dessa marca para os produtos e serviços assinalados no registro, conforme art. 129
da LPI.
10. Aplica-se o art. 85, §§ 2º e 11 do CPC, majorando-se o percentual de honorários
sucumbenciais em 1% (um por cento), passando para 11% (onze por cento) sobre o valor
da causa atualizado.
11. Apelação desprovida.
A C Ó R D Ã O
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os
Membros da Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por
unanimidade, em negar provimento à apelação, nos termos do Voto do Relator.
Rio de Janeiro, de
de 2018
GUSTAVO ARRUDA MACEDO
Juiz Federal Convocado
/tfm
3
Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ
: 0158739-43.2016.4.02.5101 (2016.51.01.158739-2)
RELATOR
: Desembargador Federal ABEL GOMES
APELANTE : LA JOLLA WETSUIT COMPANY INC.
ADVOGADO : SP318587 - ÉRICA VERGUEIRO E OUTRO
APELADO
: X3M SPORTS BUSINESS CONSULTORIA ESPORTIVA LTDA. E OUTRO
ADVOGADO : RJ097904 - LEANDRO SABOIA RINALDI DE CARVALHO E OUTRO
ORIGEM
: 09ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01587394320164025101)
V O T O
O EXMO. JUIZ FEDERAL CONVOCADO GUSTAVO ARRUDA
MACEDO (RELATOR):
Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos processuais.
Irretocável a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, a qual deve ser
mantida por seus próprios fundamentos, conforme passo a analisar.
Cinge-se a controvérsia acerca da validade dos registros marcários referentes à
marca “X TERRA”, sob os seguintes números: 822.086.794, 825.736.072, 825.736.080,
825.738.822, 829.715.762, 901.687.502, 901.687.685, 901.687.294, 901.687.596,
901.687.146, 901.687.758, 901.687.367, 901.687.421, 830.261.125, 830.261.133,
840.843.534 e 911.240.764, de titularidade da empresa ré, ora apelada, X3M SPORTS
BUSINESS CONSULTOR ESPORTIVA LTDA. São eles:
1
Inicialmente, no que tange aos pedidos de registro nº 829.715.762, 840.843.534,
901.687.596 e 911.240.764 adoto a mesma linha de fundamentação do magistrado de
primeiro grau, no sentido de reconhecer a falta de interesse de agir, tendo em vista que, no
momento de propositura da ação, os referidos pedidos de registro encontravam-se
pendentes de exame no âmbito administrativo, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a
autarquia na análise.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Egrégia Turma:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL - REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO
2
CÍVEL - QUESTÕES RELATIVAS AO USO DA MARCA ANULANDA PARA
IDENTIFICAR FRALDAS DESCARTÁVEIS E COLIDÊNCIA DAS
EMBALAGENS QUE JÁ FORAM OBJETO DE DECISÃO EM PROCESSO
NO TJ/SP - MARCA MISTA FORMADA POR TERMO EVOCATIVO E DE
USO COMUM - DISTINTIVIDADE - EXISTÊNCIA - ÔNUS DA
CONVIVÊNCIA - PEDIDO DE REGISTRO AINDA NÃO APRECIADO
PELO INPI - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO -
CABIMENTO. (...) 3- No que se refere ao pedido de registro nº 903.710.463,
relativo à marca mista "MEGAFRAL", adota-se o entendimento consagrado na
sentença no sentido de que não há interesse de agir, na medida em que o INPI
nem sequer analisou o mérito do referido pedido de registro, não podendo o
judiciário substituir a Autarquia na análise. Não obstante, saliente-se que o INPI
ao analisar o pedido de registro nº 903.710.463, relativo à marca mista
"MEGAFRAL" deverá levar em consideração o teor do presente julgado, assim
como também do acórdão exarado no processo em trâmite no TJ/SP,
notadamente levando-se em conta que o referido pedido de registro tem como
uma de suas especificações "fraldas higiênicas para incontinentes"; 4- Remessa
necessária e apelação cível providas.
(TRF - 2ª Região, Primeira Turma Especializada, APELREEX
2012.51.01.030576-2, relator Desembargador Federal ABEL GOMES, DJe
14/10/2016, unânime)
I – DAS PRELIMINARES
Pedido de efeito suspensivo
Preliminarmente, no que tange ao pedido de concessão de efeito suspensivo à
eficácia da sentença, com o fim de sustar os efeitos da concessão da antecipação de tutela,
com fulcro no art. 1012, § 3º, I do CPC/2015, registre-se que o mesmo já foi indeferido
liminarmente, na oportunidade em que se decidiu acerca do Requerimento nº 0014919-
06.2017.4.02.0000, nos termos da decisão juntada às fls. 822/827.
Intempestividade da contestação da empresa ré
Aduziu a apelante que a contestação oferecida pela X3M é intempestiva e deve
ser decretada a revelia da empresa, sob o argumento de que não se aplica a regra do art. 219
do CPC/2015 (contagem dos prazos em dias úteis) às regras da LPI (prazo de sessenta dias,
previsto no art. 175, § 1º).
3
Sobre o tema, em decisão de fls. 700/701, o Juízo a quo decidiu que “3 – Fls.
672, “3.1” (intempestividade da contestação) - Em que pese o disposto no art. 221 da Lei
nº 9.279/96 (LPI), tal norma só fixa a quantidade de dias para resposta; o modo de
contagem desse prazo processual é na forma da lei geral, o CPC, o qual determina a
contagem em dias úteis (conforme art. 219 do CPC). Dessa forma, a contagem em dias
úteis não contraria a lei especial, sendo tempestiva a contestação da ré X3M”.
Não adentrarei no mérito desta questão, posto que inócua. O objetivo da apelante
é a declaração da revelia da empresa ré por, alegadamente, ter perdido o prazo para
contestar. Ocorre que, em conformidade com o determinado pelo art. 345, I do CPC/2015,
não se aplicam os efeitos da revelia previstos no art. 344 do CPC/2015 à empresa ré, vez
que o INPI ofereceu contestação (fls. 451/457).
Dessa forma, ainda que se reconhecesse a intempestividade da contestação da
X3M, não se presumiriam verdadeiras as alegações de fato formuladas pela empresa autora.
Portanto, não há necessidade de que se aprofunde nesta questão.
Indeferimento de produção de prova testemunhal
Ainda em sede de preliminar, a apelante alegou que a produção de prova oral é
necessária para a comprovação da má-fé da empresa apelada, asseverando que caberia ao
Juiz deferir o pedido, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal e a fim de
atender aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Não merece prosperar a pretensão recursal. O Juízo é o destinatário da prova, a
quem cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, nos termos dos artigos
370 e 371 do CPC/2015 e, se ao magistrado pareceu dispensável a realização de demais
provas, não há que se cogitar o cerceamento de defesa ou violação a qualquer princípio
constitucional ou processual. Além disso, em se tratando de matéria eminentemente de
direito, e/ou que traga discussão sobre marcas, cuja aferição da colisão possa ser percebida
por outros meios de prova, como no caso em tela, afigura-se perfeitamente possível que o
magistrado conheça do pedido e sentencie sem a realização de prova testemunhal.
II – DO MÉRITO
No mérito, a sentença proferida pelo magistrado a quo abordou todos os pontos
nodais propostos na ação, explicitando os trechos contratuais e a legislação pertinente. Não
4
há o que se retocar na mesma.
Na verdade, a sentença foi tão bem fundamentada e elucidou tão pontualmente a
controvérsia que a apelante foi incapaz de trazer argumentos aptos a enfrentar o
entendimento do Juízo a quo, limitando-se a repisar a fundamentação utilizada na inicial.
Além disso, trouxe à baila jurisprudência inaplicável ao caso, vez que este trata de matéria
absolutamente específica a respeito da validade do negócio jurídico - realizado entre
particulares capazes - sobre a titularidade de registro marcário, enquanto os julgados
trazidos pela apelante dizem respeito aos casos genéricos e simples de conflito envolvendo
marca notoriamente conhecida.
Nesse passo, utilizo os próprios fundamentos da sentença como razões de decidir.
Dessa forma (fls. 742/753):
A Autora (La Jolla Wetsuit Company Inc.) invoca, para anulação dos registros, a
aplicação dos arts. 128 § 1º e 126 da LPI, este combinado com o art. bis da CUP. Para
adjudicação do registro, deve-se analisar o art. 166 da LPI. Vejamos como se dá a
aplicação de tais normas ao caso concreto.
Do art. 128, § 1º da LPI (exercício de atividade)
Segundo a Autora, os registros em questão devem ser anulados com base em tal
norma pois a Ré não se dedica à “fabricação de quaisquer produtos, nem mesmo em seus
sites”. O artigo 128 da LPI dispõe o seguinte:
Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito
público ou de direito privado.
§ 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à
atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que
controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição,
sob as penas da lei. (grifei)
O citado dispositivo legal não prevê, expressamente, a obrigatoriedade do titular
de pedido de registro de marca comprovar documentalmente o lícito e efetivo exercício da
atividade para a qual a marca foi designada, apenas a declaração de tal condição, que
5
poderá ser efetuada de modo direto ou indireto (através de outra empresa). Verifica-se que
esse procedimento foi corretamente adotado, conforme os formulários "ANOTAÇÃO DE
TRANSFERÊNCIA POR CESSÃO” protocolados eletronicamente pela 1ª Ré junto ao INPI
(fls. 483/484 e 499/500), acompanhados do Contrato de Cessão e Transferência de Marcas
Comerciais" (fls. 485/496 e 504/517) e Consolidação do Contrato Social da Ré
(fls.518/522).
Além disso, a ré X3M Sports afirma nas fls. 551 e 571 que atua na produção e
venda de artigos de vestuários, possuindo registros da marca tanto para artigos de
vestuário quanto para eventos desportivos e produtos afins. Às fls. 579/583 a ré juntou seu
Contrato Social, no qual consta como objetivo social a “consultoria, formatação de
eventos esportivos, representação de atletas, marcas, produtos, realização de eventos de
entretenimento, organização de eventos, intermediação em exportação e importação de
produtos esportivos e agência de publicidade” (grifei).
Nesse sentido, resta claro que não há violação ao art. 128 § 1º da LPI, pois a
empresa ré, mesmo que atualmente não fabrique diretamente os produtos assinalados,
pode importar produtos com tal marca ou licenciar a marca para fabricantes de produtos,
explorando indiretamente a marca que contempla o produto assinalado.
E ainda que não conste a fabricação dos produtos no contrato social da ré, isso
por si só não impede a concessão do registro, como bem destacado no parecer técnico do
INPI de fls. 458/462, que ora adoto como razões de decidir, nos seguintes termos:
27. Especificamente, quanto à alegação da autora relativa à infringência do art. 128, § 1º
da LPI, para os registros e pedidos de registro de marca depositados pela ré, verificamos
que, da mesma forma, esta declarou, sob as penas da lei, possuir atividade compatível com
os produtos/serviços reivindicados, não tendo sido juntado aos autos Contrato Social ou
outro documento que o contradiga. (...)
29. Quanto a este aspecto, cumpre ressaltar que a LPI, para fins de registro de marca de
acordo com o art. 128 § 1º, exige que o requerente exerça a atividade efetivamente,
contudo, sem qualquer exigência de que a mesma conste de seu objeto social.
30. A este respeito, Denis Borges Barbosa, no livro “Uma Introdução à Propriedade
Intelectual”, 2ª ed., às fls. 746, comenta: “Mesmo que não estejam no objeto social, a
pessoa jurídica tem poderes para exercer as atividades não proibidas por lei; as
6
implicações jurídicas de tal exercício podem influenciar as relações entre os sócios, os
administradores, credores e certas outras pessoal, mas não retiram ou limitam a
capacidade da pessoa jurídica”. (grifei)
Destaque-se ainda que a legislação prevê a consequência legal caso o titular de
uma marca não utilize a marca para os produtos ou serviços assinalados por essa marca.
Trata-se da caducidade, instituto previsto nos arts. 143 a 146 da LPI, que possui requisitos
próprios e deve ser objeto de requerimento perante o INPI.
Conclui-se, portanto, que os documentos acima apresentados tanto na via
administrativa como na presente ação demonstram que a empresa Ré declara e comprova
a possibilidade de exercício lícito das atividades especificadas nas classes dos registros em
questão, atendendo ao art. 128 § 1º da LPI.
Do art. 126 da LPI (marca notoriamente conhecida)
A Autora também baseia o pedido de nulidade dos registros da 1ª Ré no art. 126
da LPI, bem como nas regras estatuídas pelo artigo bis (1) da Convenção da União de
Paris (CUP), tratado promulgado pelos Decretos nºs 75.572/95 e 635/92, que assim
dispõe:
Artigo 6 bis
1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer
administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o
uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução,
suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do
registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de
uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou
similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida
ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.
2) Deverá ser concedido um prazo mínimo de cinco anos a contar da data do registro, para
requerer cancelamento de tal marca. Os países da União têm a faculdade de prever um
prazo dentro do qual deverá ser requerida a proibição de uso.
7
3) Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas
registradas ou utilizadas de má fé. (grifei)
Em outras palavras, o artigo 6 bis da CUP estabelece que será recusado ou
invalidado o pedido de marca que constitua reprodução ou imitação de marca de uma
pessoa amparada pela CUP, quando a marca de tal pessoa for considerada notoriamente
conhecida no Brasil e o pedido é para marca a ser utilizada em produtos idênticos ou
similares, suscetível de gerar confusão (§ 1 do art. 6 bis). Caso o registro já tenha sido
concedido, haverá um prazo mínimo de 5 anos para ser anulado (§ 2). Caso o registro
tenha sido concedido de má-fé, não haverá prazo para anulação (§ 3).
A LPI remete expressamente a tal norma, em seu art. 126:
Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º
bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de
proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no
Brasil.
§ 1º. A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.
§ 2º. O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou
imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.
No caso em questão, a Autora (La Jolla) argumenta ser detentora dos direitos de
titularidade relativos as marcas XTERRA e XTERRA WETSUITS nos Estados Unidos da
América (EUA); que tais marcas são notoriamente conhecidas no ramo de produtos
esportivos; e que por isso devem ser anulados os registros de marca XTERRA titularizados
pela 1ª ré, a empresa X3M Sports.
Como afirmado pela própria Autora, a marca XTERRA foi inicialmente criada
nos EUA pela empresa TEAM (Television Events and Marketing Inc.). Em 08/03/2001 a
TEAM e uma empresa do grupo da Autora (Black Mocha) celebraram contrato de
licenciamento para uso da marca XTERRA para determinados produtos e em
determinados territórios. Tal contrato foi juntada nas fls. 42/59, com tradução nas fls.
60/70. Seguem as cláusulas relevantes do contrato:
8
1. Concessão e Escopo da Licença
(a) Concessão da Licença. Sujeita aos limites previstos abaixo, a TEAM concede para a
Licenciada uma licença exclusiva e não transferível, sem o direito de sublicenciar o uso da
Marca com relação à fabricação, promoção e venda dos Produtos, e com relação aos
materiais auxiliares usados para promover as vendas dos Produtos. Os países cobertos
estão previstos no Anexo “C.” (...)
2. Propriedade de Marcas Registradas.
(a) Direitos de Propriedade. A Licenciada concorda que (1) a TEAM é a única
proprietária da Marca; (2) nenhuma disposição deste instrumento concede à Licenciada
qualquer direito, titularidade ou participação na Marca, exceto de acordo com os termos
deste instrumento; e (3) todos e quaisquer usos pela Licenciada da Marca, e todo o fundo
de comércio decorrente dela deverão reverter exclusivamente em benefício da TEAM.
(b) Inexistência de Contestação. A Licenciada concorda que ela nunca irá contestar, se
opor ou fazer qualquer objeção à propriedade da Marca da TEAM. A Licenciada
concorda que ela não fará nada para prejudicar a propriedade da marca da TEAM.
Especificamente, a Licenciada não registrará ou tentará registrar a Marca, com ou sem
quaisquer outras palavras ou designações, em qualquer jurisdição. (...)
8. Prazo e Rescisão
(a) Prazo de uso. A menos que rescindido anteriormente de acordo com este instrumento, o
presente Contrato terá início na Data de Vigência e continuará em vigor por 11 anos. (...)
9. Disposições Diversas
(a) Lei Aplicável. O presente Contrato será regido e interpretado de acordo com as leis
federais aplicáveis a questões de marcas registradas e de acordo com as leis do Estado do
Havaí, conforme aplicáveis a contratos celebrados e a serem cumpridos na íntegra no
Estado do Havaí. (...)
(f) Subsistência. As seguintes disposições deverão subsistir a qualquer término do prazo
deste Contrato: 2 (a), 2 (b), 2 (c), 4 (a), 4 (b), 4 (d),. 7 (c) e 8.
(...)
9
Anexo A
Marcas XTERRA ®
Anexo C
O território coberto por este contrato engloba: (...) Brasil (...)
Como se pode perceber, tal contrato de licença para uso da marca XTERRA
apenas permite à licenciada (Autora) a exploração da marca no Brasil e em outros
territórios por um determinado período. Mas esse contrato, muito claramente em sua
segunda cláusula, manteve a propriedade (titularidade) da marca XTERRA com a
TEAM e afastou qualquer pretensão da licenciada sobre a titularidade de tal marca. A
licenciada concordou que nunca irá contestar, se opor ou fazer qualquer objeção à
propriedade da Marca da TEAM (cláusula 2.a), sendo que essa disposição contratual
permanece válida mesmo após o término do prazo do contrato (cláusula 9.f).
Antes e durante a vigência desse contrato, 4 dos 13 registros ora analisados
foram depositados no Brasil pela TEAM ou por sua empresa TEMI (registros nºs
822.086.794, 825.736.072, 825.736.080 e 825.738.822, depositados entre 1999 e 2003,
conforme tabela acima).
Cerca de 8 anos depois do contrato de licenciamento acima, em 19/05/2009, a
TEAM e a TEMI (do mesmo grupo), sendo as proprietárias da marca XTERRA,
transferiram a titularidade dos registros de marca XTERRA no Brasil para a 1ª Ré, a
X3M Sports, mediante pagamento de contraprestação, tudo conforme Contrato de
Transferência e Cessão de Marca Registrada de fls. 80/94 (com tradução às fls. 95/104),
cujas principais cláusulas seguem abaixo (com grifos meus):
1. Transferência e Cessão de Marcas Registradas. A TEAM neste ato cede e transfere
todos os direitos, titularidade e participação nos registros de Marcas Registradas da
TEAM (sob os Números 825738822, 825736080 e 825736072) e na Solicitação de Marca
Registrada da TEAM (sob o Número 829715762) para a X3M, de forma exclusiva e
irrevogável, com efeitos (i) entre as partes a partir da data deste instrumento; e (ii) perante
terceiros, a partir da aprovação do Contrato pelo INPI, de acordo com as leis brasileiras.
Ademais, a TEMI neste ato cede e transfere todos os direitos, titularidade e participação
na Solicitação de Marca Registrada TEMI (sob o Número 822086794) para a X3M, de
forma exclusiva e irrevogável, com efeitos (i) entre as partes a partir da data deste
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instrumento; e (ii) perante terceiros, a partir da aprovação do Contrato pelo INPI, de
acordo com as leis brasileiras. (...)
1.2. De forma consistente com os direitos existentes de terceiros, e exceto conforme de
outro modo proibido neste instrumento, a X3M tem a liberdade de registrar e/ou solicitar
o registro, sem quaisquer encargos adicionais e sem a autorização prévia de qualquer
uma das Cedentes, de qualquer expressão, logotipo e/ou todas e quaisquer outras
variações ou formatos da marca registrada “XTERRA”, desenvolvida pela TEAM e/ou
pela TEMI e/ou por qualquer outra sociedade de seu grupo societário ou econômico no
exterior, ou diretamente desenvolvido pela X3M no Brasil para todas e quaisquer outras
categorias, especificações e classes no Brasil que a X3M vier a escolher (...).
1.5. A X3M tem a liberdade de registrar a marca XTERRA em relação a outras
categorias que ela vier a escolher no Brasil.
(...)
3. Limitação de território. A X3M reconhece e concorda que as Cedentes possuem todos os
direitos em relação às marcas registradas “XTERRA” ao redor do mundo, exceto os
direitos relacionados às Marcas Registradas Cedidas no Brasil cedidos transferidos de
acordo com este Contrato e as novas marcas a serem registradas pela X3M no Brasil, quer
relacionadas à XTERRA ou não. Este Contrato não concede nenhum direito de venda de
quaisquer Mercadorias ou Serviços das marcas registradas “XTERRA” por ou em nome
da X3M em qualquer território do mundo que não seja no Brasil, sem a autorização prévia
por escrito das Cedentes. A X3M não vai reivindicar quaisquer direitos fora do Brasil, mas
as partes concordam que a X3M é livre para entrar em contato, pagar e negociar com
sociedades estrangeiras para praticar suas atividades no Brasil e fabricar seus próprios
produtos, assim como para licenciar o uso ou ceder e transferir as Marcas Comerciais
Cedidas a sociedades estrangeiras que desejem usar as Marcas Cedidas no Brasil.
6.1. Lei Aplicável. O presente Contrato deverá ser regido e interpretado de acordo com as
leis federais do Brasil, conforme aplicáveis a questões de marca registrada.
Veja que o contrato previu que a X3M seria livre para contratar empresas para
fabricar produtos com a marca XTERRA ou para licenciar tal marca, o que corrobora o
cumprimento do art. 128, § 1º da LPI, conforme analisado no capítulo anterior desta
sentença.
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Observe-se ainda que a TEAM (e empresa TEMI, do mesmo grupo) não só
transferiram os registros e pedidos de registro da marca XTERRA no Brasil para a 1ª ré
X3M, como também autorizaram a X3M a requerer para si junto ao INPI registros para a
marca XTERRA em outras categorias.
Assim, dos 13 registros de marca XTERRA em questão, quatro foram
depositados pela TEAM/TEMI e depois transferidos à X3M Sports em razão do contrato
em questão (registros 1 a 4 da tabela acima). Os outros nove registros foram depositados
pela própria X3M em 29/05/2009, após a assinatura de tal contrato (vide registros 6, 7, 9 a
13, 15 e 16 da tabela acima).
Assim, verifica-se que esses 13 registros não afrontam os art. 126 da LPI e 6º bis
da CUP. Quando a marca XTERRA era de titularidade da TEAM (e TEMI), ela foi a
depositante de tal marca, de modo que não houve a reprodução ou imitação de marca
notoriamente conhecida de pessoa amparada pela CUP. Friso: as empresas TEAM e
TEMI não reproduziram marca da Autora (La Jolla), pois esta era apenas uma
licenciada da TEAM, esta sim a titular da marca.
Quando a marca XTERRA foi transferida, no Brasil, para a ré X3M Sports,
houve então a devida cessão dos registros, ato que possui amparo no art. 134 da LPI que
prevê “O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário
atenda aos requisitos legais para requerer tal registro”.
Quanto aos demais registros de marca no Brasil, requeridos pela ré X3M em
29/05/2009, também não houve afronta aos arts. 126 da LPI e 6º bis da CUP, pois não
infringiram os direitos do titular da marca notoriamente conhecida, a TEAM, a pessoa
amparada pela presente Convenção. Ao contrário, isso estava expressamente previsto em
contrato, na cláusula 1.5.
Muito embora a TEAM tenha firmado anos antes um contrato de
licenciamento com a La Jolla (Autora), tal contrato não impede que a TEAM realize a
transferência da marca para terceiros, pois ela continuou proprietária da marca. Assim
como um dono de um imóvel locado pode vender o imóvel a terceiro, o titular de uma
marca licenciada pode transferi-la a terceiro, pois o licenciamento só concede o direito
de uso, não a titularidade da marca.
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Tanto assim que, alguns anos depois, em 19/11/2013, a TEAM UNLIMITED LLC
(do mesmo grupo da TEAM) e a La Jolla (Autora) celebraram Contrato de Transferência e
Cessão de Marca Registrada nos Estados Unidos da América e "ao redor do mundo",
exceto no Brasil (fls. 111/118, tradução em fls. 119/123). Confira-se.
1. Transferência e Cessão de Marca Registrada. A TEAM neste ato cede e transfere todos
os direitos, titularidade e participação na Marca para uso nas Mercadorias de forma
exclusiva e irrevogável.
1.1 A TEAM concorda que a LA JOLLA poderá solicitar o registro das marcas “XTERRA
WETSUITS” e “XTERRA BOARD” para uso nas Mercadorias sob as Classes
Internacionais 025 e 028. Exceto conforme de outro modo proibido neste instrumento, a LA
JOLLA poderá solicitar o registro das outras variações ou formas da Marca desenvolvida
pela TEAM para uso nas Mercadorias sob Classes internacionais 025 e 028, desde que a
LA JOLLA solicite e receba a aprovação prévia por escrito da TEAM. (...)
3. Limitação de Território. A LA JOLLA reconhece que a TEAM detém todos os direitos em
face da marca registrada “XTERRA” ao redor do mundo, exceto os direitos relativos à
Marca no Brasil previamente cedidos e transferidos de acordo com um contrato em
separado. (...)
6.1. Lei Aplicável. O presente Contrato será regido e interpretado de acordo com as leis
federais dos Estados Unidos aplicáveis a questões de marcas registradas e de acordo com
as leis do Estado do Havaí(grifei)
Portanto, não restou demonstrada a alegada má-fé da 1ª Ré (X3M Sports) ao
adquirir em 19/05/2009 por meio de cessão os registros da marca XTERRA depositados
junto ao INPI pela antiga titular dos registros, e posteriormente ter depositados novos
pedidos de registro da mesma marca, não se enquadrando o caso em tela no art. 6º bis da
CUP. Como bem destacou a autarquia no parecer técnico de fls. 458/462 a titular da
marca obteve e transferiu voluntariamente os registros. Confira-se:
23. (...) quanto à alegação dos art.(s) 126 da LPI e 6 Bis da CUP, e o pedido alternativo de
adjudicação, com base no art. 166 da LPI, também consideramos improcedentes as
referidas normas legais, à vista da legitimidade da requerente, ora ré, à época do
depósitos dos mesmos. Haja vista que parte dos pedidos de registros foram depositados, a
partir de 29/05/2009, em data posterior à cessão da marca XTERRA para a ré, cuja data
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de assinatura do contrato de cessão entre as partes se deu em 19/05/2009, e o restante
posteriormente à petição de transferência de marca protocolada em 04/06/2009.
24. Ademais, afora a legitimidade da ré, consideramos, s.m.j, inaplicável a alegação dos
art.(s) 126 da LPI e 6 Bis da CUP, uma vez que a titular do direito da marca no exterior,
depositou e obteve registros da marca no Brasil e, depois ainda os transferiu,
voluntariamente, à ré. (grifei)
Afasto o argumento da Autora de que houve má-fé da empresa Ré por ter, em
2005, tentado se tornar distribuidora da marca XTERRA conforme e-mails de fls. 105/110.
As mensagens demonstram que, naquela época, um representante da X3M procurou a
TEAM, a titular da marca XTERRA, para se tornar a distribuidora da marca no Brasil. A
TEAM então comunicou o fato para seu licenciado Keith Simmons, pessoa ligada à Autora
e as conversas não foram adiante. Isso não impede que, anos depois, em 19/05/2009, a
X3M adquira os direitos relativos à marca XTERRA no Brasil diretamente com a TEAM,
mesmo sabendo que esta tinha uma licenciada anterior no país.
Como se vê, não houve má-fé por qualquer das partes, TEAM, TEMI, Black
Mocha, La Jolla ou X3M, mas apenas a celebração de negócios jurídicos válidos e
eficazes. Se a La Jolla (Autora) entende que a transferência da marca XTERRA pela TEAM
para a X3M em 2009 prejudicou-lhe os investimentos anteriores que realizou na marca,
deve a La Jolla propor a ação judicial indenizatória cabível em face da TEAM, observando
o contrato de licenciamento que celebrou com TEAM em 08/03/2001, inclusive no que
tange à legislação aplicável e atentando para o foro competente.
Pelo acima exposto, não houve violação à lei nos atos administrativos do INPI
que transferiram e concederam os registros da marca XTERRA a 1ª Ré, não havendo
então nulidade conforme exigido pelo art. 165 da LPI (“é nulo o registro que for
concedido em desacordo com as disposições desta Lei”).
Do pedido de adjudicação
A Autora pediu, subsidiariamente, a adjudicação dos registros de marca em
questão, com base em uma citação doutrinária do art. 166 da LPI, e ainda afirmando que
“aplicam-se os artigos 124 XXXIII, 125, 126 e 129 § ”.
Na verdade, essas normas não se aplicam na adjudicação de registro de marca.
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Os arts. 124, 125, 126 e 129, § 1º podem levar à nulidade do registro de marca, quando
combinados com o art. 165 da LPI, mas não à adjudicação dos registros.
O único comando legal que admite a adjudicação do registro de marca na
legislação brasileira é o art. 166 da LPI. No entanto, tal norma só permite a adjudicação
do registro “nos termos previstos no art. 6º septies (1) daquela Convenção”, ou seja, da
Convenção da União de Paris (CUP). Diz a Convenção no citado artigo que “se o agente
ou representante do titular de uma marca num dos países da União pedir, sem autorização
deste titular, o registro dessa marca em seu próprio nome (...) o titular terá o direito de (...)
requerer (...) a transferência a seu favor do referido registro”. Logo, se a empresa A é
titular de uma marca nos EUA, e a empresa B (licenciada ou representante de A no Brasil)
pede e obtém, sem a autorização de A, o registro da marca de A no Brasil, é possível que A
requeira a adjudicação dessa marca no Brasil para si.
Essa norma é, evidentemente, inaplicável ao caso em tela. Os registros em
questão foram pedidos pela própria titular da marca (a TEAM) ou por pessoa autorizada
(a X3M). Assim, não é juridicamente válido, nos termos do art. 166 da LPI e 6º septies da
CUP, que a La Jolla (que atuou como representante da TEAM no Brasil) obtenha a
adjudicação dos registros de marca XTERRA no Brasil. Foi no mesmo sentido a
manifestação do INPI, conforme fls. 461:
25. Ainda, no que concerne ao art. 166 da LPI, nos termos do art.
septies da CUP, não vislumbramos, s.m.j. sua aplicação, por
não atender aos pressupostos de tal norma, tendo em vista que a
ré obteve os registros por transferência voluntária da titular
original.
Logo, rejeito também o pedido de adjudicação.
Do pedido de coexistência
Ainda em caráter subsidiário, a Autora “requer seja deferida a coexistência das
marcas XTERRA registradas pela RÉ no INPI, e as marcas XTERRA e XTERRA
WETSUITS da AUTORA”.
Ocorre que tal pedido é complemente descabido. A empresa ré, sendo titular de
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registros para a marca XTERRA para assinalar diversos produtos e serviços (conforme
tabela acima), possui então a propriedade da marca da XTERRA e o uso exclusivo em todo
o território nacional dessa marca para os produtos e serviços assinalados no registro,
conforme art. 129 da LPI:
Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido,
conforme as disposições desta Lei, sendo
assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às
marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. (grifei)
Logo, havendo uso não autorizado da marca XTERRA pela Autora, ou por
qualquer outra pessoa, dentro do território nacional, para identificar produtos ou serviços
protegidos pelos registros para XTERRA da empresa ré (X3M Sports), tal uso afrontará o
art. 129 da LPI e poderá ser objeto das medidas civis e criminais cabíveis, determinadas
pelo juízo competente, conforme previsto nos arts. 189, 190 e 196 a 210 da LPI. Por isso, o
pedido da autora não pode ser deferido nestes autos.
Dessa forma, nego provimento à apelação, mantendo a sentença recorrida em sua
integralidade, nos seus próprios termos.
III – DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA
No que tange aos honorários sucumbenciais, a sentença condenou a empresa
autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos
réus (X3M e INPI), no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da
causa, nos moldes do artigo 85 do CPC/2015.
Aplica-se o art. 85, §§ 2º e 11 do CPC, majorando-se o percentual de honorários
sucumbenciais em 1% (um por cento), passando para 11% (onze por cento) sobre o valor
da causa atualizado.
Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
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Rio de Janeiro, de de 2018
GUSTAVO ARRUDA MACEDO
Juiz Federal Convocado
/tfm
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Disponível em: https://trf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/844409291/1587394320164025101-0158739-4320164025101/inteiro-teor-844409295