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30 de Outubro de 2020
2º Grau
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Tribunal Regional Federal da 2ª Região TRF-2 - Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho : APL 0109176-17.2015.4.02.5101 0109176-17.2015.4.02.5101 - Inteiro Teor

Detalhes da Jurisprudência
Órgão Julgador
2ª TURMA ESPECIALIZADA
Julgamento
2 de Agosto de 2018
Relator
ROGERIO TOBIAS DE CARVALHO
Documentos anexos
Inteiro TeorTRF-2_APL_01091761720154025101_3239f.pdf
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Inteiro Teor

Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial Nº CNJ : 0109176-17.2015.4.02.5101
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Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ
: 0109176-17.2015.4.02.5101 (2015.51.01.109176-0)
RELATOR
: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER
APELANTE
: MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: SP167441 - SILVIO LUCIO DE AGUIAR
APELADO
: INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL E OUTRO
ORIGEM
: 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01091761720154025101)
E M E N T A
APELAÇÃO. MARCA “SANTA CLARA”. INTERESSE DE AGIR COMPROVADO, EM RAZÃO DA
DEMORA DO INPI EM PROFERIR DECISÃO DE MÉRITO. CADUCIDADE PARCIAL POR
DESUSO PARA IDENTIFICAR OVOS. COMPROVAÇÃO. NOTAS FISCAIS E ENCARTES
PROMOCIONAIS QUE NÃO FAZEM REFERÊNCIA À VENDA DE OVOS COM A MARCA
“SANTA CLARA”, MAS APENAS LATICÍNIOS, CARNES, LINGUIÇAS E SALAMES. EXTINÇÃO
PARCIAL DOS REGISTROS, APENAS NA PARTE EM QUE ASSINALAM OVOS. APELAÇÃO A
QUE SE DÁ PROVIMENTO.
I – O escopo da demanda é saber se os registros 823.182.223, 829.102.302 e 770.181.279, todos
para a marca “SANTA CLARA” da 2ª apelada (COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA.), são
efetivamente utilizados para assinalar ovos, na medida em que a parte autora, ora apelante, sustentou que
os aludidos registros na prática identificariam apenas laticínios (leite, queijos, manteiga, nata, bebidas
lácteas, doce de leite, requeijão dentre outros). Se comprovada a falta de uso para o segmento de ovos, os
registros podem ter sua caducidade parcial declarada, levando à sua extinção apenas naquele ramo
mercadológico, por meio da inserção de apostila.
II - A apelante possui interesse de agir na propositura da presente demanda, em especial porque
inaugurou a via administrativa e está sofrendo represálias da apelada. Ora, se o INPI não examina o pleito
em prazo razoável, em flagrante descumprimento ao comando legal, e, com isso, deixa o acervo marcário
da apelante desguarnecido, torna-se evidente a pretensão resistida a autorizar o ajuizamento da presente
ação.
III – Comprovação do desuso para identificar ovos. Tanto as notas fiscais quanto os encartes
fazem referência a laticínios, carnes, linguiças e salames com a marca “SANTA CLARA”. Mas o que
importa para a demanda é saber se a referida marca era utilizada para identificar ovos, e isso não foi
comprovado.
IV – Declaração da caducidade parcial e consequente extinção parcial dos registros, apenas na
parte em que assinalam ovos.
V – Apelação a que se dá provimento.
A C O R D Ã O
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, DECIDE a Segunda Turma
Especializada deste Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, DAR PROVIMENTO à
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apelação, nos termos do voto.
Rio de Janeiro, 31 de julho de 2018.
ROGÉRIO TOBIAS DE CARVALHO
JUIZ FEDERAL CONVOCADO
(EM SUBSTITUIÇÃO À RELATORA)
2
Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ
: 0109176-17.2015.4.02.5101 (2015.51.01.109176-0)
RELATOR
: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER
APELANTE
: MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: SP167441 - SILVIO LUCIO DE AGUIAR
APELADO
: INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL E OUTRO
ORIGEM
: 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01091761720154025101)
R E L A T Ó R I O
Trata-se de apelação (fls. 870/883) interposta por MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA. em
face de sentença (fls. 864/867) que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, por entender que a ora
apelante não possuía interesse de agir em seus pedidos de (i) declaração da caducidade parcial, com
consequente extinção parcial, dos registros 823.182.223, 829.102.302 e 770.181.279, todos para a marca
“SANTA CLARA”, apenas na parte em que identificam “ovos”; e (ii) declaração de que o uso da
expressão “GRANJA SANTA CLARA” como marca para assinalar ovos é exclusivo da ora apelante.
Para tanto, em sentença (fls. 864/867), o MM. Juiz de Primeiro Grau explicou que “o exame de
pedidos de caducidade de registros de marca deve ser requerido por via administrativa, sendo do INPI a
atribuição para tal procedimento, regulado nos artigos 142-146, da LPI”. Apontou que, no caso concreto,
a ora apelante havia requerido a caducidade das marcas da apelada, mas, até aquele momento, o INPI ainda
não havia proferido decisão de mérito. Consignou que o Poder Judiciário não poderia se substituir à
autarquia em suas atribuições institucionais, esclarecendo que, “tivesse o INPI proferido qualquer decisão
de indeferimento, ou houvesse a autora pleiteado a condenação da autarquia em apreciar
administrativamente o pedido de caducidade, eventualmente processado com atraso, poderia obter
provimento de mérito”. No caso concreto, contudo, faltaria à apelante o necessário interesse de agir, na
modalidade necessidade, na medida em que não haveria pretensão resistida pelo INPI a ensejar a atuação
do Poder Judiciário. E concluiu: “não há lesão ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, expresso no
art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Como é cediço, é desnecessário o esgotamento da via
administrativa para o ingresso em Juízo. No entanto, não se dispensa que haja uma decisão inicial na
instância administrativa contrária ao interesse da autora, o que não ocorreu no presente caso, devendo o
feito, portanto, ser extinto sem resolução do mérito” (fl. 867).
Apelação de MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA. em fls. 870/883. Em síntese, afirma que os
processos administrativos de caducidade relativos aos registros para a marca “SANTA CLARA” estariam
em tramitação desde 2015, sem que o INPI tivesse proferido decisão de mérito. Explicou que seus ovos
são comercializados sob a marca “GRANJA SANTA CLARA” há mais de 16 anos, inicialmente por sua
antecessora Granja Santa Clara e atualmente pela ora apelante MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA.
Afirmou que, em razão do uso desimpedido que sempre fizera de “GRANJA SANTA CLARA”, decidiu
requerer seu registro como marca para assinalar exclusivamente ovos. Informa que seus pedidos de
registro sofreram oposição administrativa por parte da 2ª apelada (COOPERATIVA SANTA CLARA
LTDA), com base nos registros 823.182.223, 829.102.302 e 770.181.279, todos para a marca “SANTA
CLARA”. Noticia que a 2ª apelada também teria enviado notificação extrajudicial para que cessasse o uso
da marca “GRANJA SANTA CLARA”. Em razãodisso, a ora apelante requereu a caducidade parcial dos
registros 823.182.223, 829.102.302 e 770.181.279, por falta de uso para assinalar ovos, e, diante da
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demora do INPI em decidir, ajuizou a presente ação. Sustenta possuir interesse de agir na demanda,
principalmente por conta da notificação extrajudicial de abstenção de uso. Afirma que a própria LPI
elencaria os requisitos para a declaração de caducidade de uma marca, inexistindo previsão legal no
sentido de que tal exame seria atribuição exclusiva do INPI. Sustenta ser desnecessário o esgotamento
prévio da via administrativa para o ajuizamento de ação declaratória de caducidade, sob pena de violação
ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.
Em fls. 913/921, contrarrazões de COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA, pela manutenção
da sentença.
O INPI não se manifestou (certidão em fl. 923).
Em fl. 936, o MPF informou não ser hipótese de sua atuação.
É o relatório. Peço dia.
Rio de Janeiro, 12 de julho de 2018.
ROGÉRIO TOBIAS DE CARVALHO
JUIZ FEDERAL CONVOCADO
(EM SUBSTITUIÇÃO À RELATORA)
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Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ
: 0109176-17.2015.4.02.5101 (2015.51.01.109176-0)
RELATOR
: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER
APELANTE
: MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: SP167441 - SILVIO LUCIO DE AGUIAR
APELADO
: INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL E OUTRO
ORIGEM
: 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01091761720154025101)
V O T O
Inicialmente, observo que a sentença foi proferida em 08.08.2017, já sob a vigência do CPC/2015,
de maneira que a admissibilidade do recurso é feita pelo Tribunal (art. 1.010, § 3º, do CPC/2015). Em
razão disso, conheço da apelação, eis que presentes os seus requisitos, e a recebo no duplo efeito (art.
1.012 do CPC/2015).
O escopo da demanda é saber se os registros 823.182.223, 829.102.302 e 770.181.279, todos para
a marca “SANTA CLARA” da 2ª apelada (COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA.), são efetivamente
utilizados para assinalar ovos, na medida em que a parte autora, ora apelante, sustentou que os aludidos
registros na prática identificariam apenas laticínios (leite, queijos, manteiga, nata, bebidas lácteas, doce de
leite, requeijão dentre outros). Se comprovada a falta de uso para o segmento de ovos, os registros podem
ter sua caducidade parcial declarada, levando à sua extinção apenas naquele ramo mercadológico.
A sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por entender que o exame do pedido
de caducidade constitui atribuição exclusiva do INPI e que, no caso concreto, a autarquia ainda não havia
proferido decisão de mérito.
Após examinar cuidadosamente os autos, entendo que a sentença deve ser reformada, com base
nos fundamentos que desenvolvo a seguir.
O amparo legal para a pretensão da apelante encontra-se nos artigos 142 a 146 da LPI:
Art. 142. O registro da marca extingue-se:
I - pela expiração do prazo de vigência;
II - pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou
serviços assinalados pela marca;
III - pela caducidade; ou
IV - pela inobservância do disposto no art. 217.
Art. 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo
interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:
I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou
II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos
consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com
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modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como
constante do certificado de registro.
§ 1º Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões
legítimas.
§ 2º O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias,
cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões
legítimas.
Art. 144. O uso da marca deverá compreender produtos ou serviços constantes do
certificado, sob pena de caducar parcialmente o registro em relação aos não
semelhantes ou afins daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada.
Art. 145. Não se conhecerá do requerimento de caducidade se o uso da marca tiver
sido comprovado ou justificado seu desuso em processo anterior, requerido há
menos de 5 (cinco) anos.
Art. 146. Da decisão que declarar ou denegar a caducidade caberá recurso.
Embora o exame do pedido declaratório de caducidade se desenvolva no âmbito de procedimento
administrativo específico, em atribuição específica do INPI, não é razoável impor à parte o ônus de
aguardar indefinidamente que a autarquia profira decisão de mérito.
No caso concreto, a instauração do procedimento de caducidade foi requerida em 30.07.2015
– há 3 anos – sem que até o momento o INPI tenha proferido decisão de mérito. Note-se que a
apelante possui interesse premente na análise da caducidade, na medida em que recebeu notificação
extrajudicial enviada pela apelada, para que cessasse o uso da marca “SANTA CLARA” (fls. 179/182).
O direito à razoável duração do processo é norma constitucional de eficácia plena prevista no art.
, LXXVIII, da CRFB, e, como tal, dispensa regulamentação legal para a produção de seus efeitos. Nada
obstante, ao menos no âmbito administrativo federal, a Lei 9.784/99 em seu art. 49 determina que,
“[c]oncluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para
decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada”.
Nesse quadro, entendo que a apelante possui interesse de agir na propositura da presente
demanda, em especial porque inaugurou a via administrativa e está sofrendo represálias da apelada. Ora, se
o INPI não examina o pleito em prazo razoável, em flagrante descumprimento ao comando legal, e, com
isso, deixa o acervo marcário da apelante desguarnecido, torna-se evidente a pretensão resistida a autorizar
o ajuizamento da presente ação.
Assim, diversamente do que entendeu a sentença, a parte autora, ora apelante, possui interesse
de agir e o mérito de seu pedido deveria ter sido examinado pelo MM. Juiz de Primeiro Grau.
Prosseguindo, verifico que o processo encontra-se maduro para julgamento, já que a parte autora
teve a oportunidade de se manifestar em réplica (fls. 857/863) acerca da documentação juntada na
contestação, não sendo necessária a produção de nenhuma outra prova.
Assim, deve ser aplicado ao caso concreto o comando do art. 1.013, § 3º, I, do CPC, no sentido de
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que “se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o
mérito quando” “reformar sentença fundada no art. 485”.
Passo ao exame do mérito.
Vejamos os registros impugnados e suas respectivas classes:
770.181.279, para a marca nominativa “SANTA CLARA”, depositado em
11.07.1977 e concedido em 13.04.1982, na classe 29 para assinalar “carnes, aves
não vivas e ovos para alimentação”;
823.182.223, para a marca nominativa “SANTA CLARA”, depositado em
23.08.2000 e concedido em 11.03.2008, na classe 35 para assinalar
“comercialização de carnes, aves e ovos para alimentação; gordura e óleos
comestíveis; bebidas à base de sucos de frutas não alcoólicas; bebidas não
alcoólicas; e sucos de frutas não alcoólicos”; e
829.102.302, para a marca nominativa “SANTA CLARA SPECIALLE”,
depositado em 23.03.2007 e concedido em 27.07.2010, na classe 29 para assinalar
“carne, peixe, aves e ovos para alimentação; leite e laticínios; óleo e gorduras
comestíveis; extratos de carne. todos incluídos nesta classe”. O registro possui a
seguinte apostila: “sem direito ao uso exclusivo do termo ‘SPECIALLE’”.
Como se sabe, a função social de uma marca é alcançada com o seu efetivo uso para identificar os
produtos constantes no respectivo registro. Não sem motivo, a LPI autoriza qualquer interessado a requerer
a declaração de caducidade se “o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos
consecutivos” (art. 143, II, da LPI).
A investigação do uso da marca abrange os cinco últimos anos contados da data do requerimento
da caducidade. Assim, no caso concreto, importa saber se a marca “SANTA CLARA” foi utilizada no
período compreendido entre 30.07.2010 e 30.07.2015 para identificar ovos.
Para comprovar o uso efetivo da marca “SANTA CLARA”, a 2ª apelada juntou basicamente notas
fiscais e encartes promocionais de supermercados (fls. 341/853).
Para que notas fiscais sejam capazes de comprovar o uso da marca, elas precisam retratar a venda
do produto, dentro do período investigado, com referência à marca conforme concedida[1]. As notas
juntadas aos autos compreendem o período temporal investigado (fls. 341/580 e 735/800), mas em sua
grande maioria sequer retratam a venda de ovos. Nos raros casos em que o fizeram, os ovos vendidos são
de outras marcas, como “BAMPI” (fls. 536/537, 543, 552, 556, 569, 735, 740, 744 e 757), “GRANJA
WILLRICH” (fls. 539 e 579) e “GRANJA DA SERRA” (fls. 753 e 788). A 2ª apelada juntou mais de 300
documentos fiscais, mas nenhum fez referência à venda de ovos da marca “SANTA CLARA”.
Dos encartes promocionais juntados (fls. 656/733 e 853), a maioria não está datada, o que esvazia
qualquer valor probatório. De todo modo, nenhum dos encartes juntados, incluindo aqueles sem data,
mostram a oferta de ovos com a marca “SANTA CLARA”.
Tanto as notas fiscais quanto os encartes fazem referência a laticínios, carnes, linguiças e salames
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com a marca “SANTA CLARA”. Mas o que importa para a demanda é saber se a referida marca era
utilizada para identificar ovos, e isso não foi provado.
Em razão disso, a apelante possui razão quando postula a declaração da caducidade parcial dos
registros a marca “SANTA CLARA”, em razão de não serem utilizada para assinalar ovos, conforme art.
143, II, da LPI. Consequentemente, também devem ser extintos na parte em que assinalam ovos, nos
termos 142, III, da LPI.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO à apelação, para julgar procedente o pedido autoral e declarar
a caducidade parcial dos registros 823.182.223, 829.102.302 e 770.181.279, todos para a marca “SANTA
CLARA”, apenas no que se referem à identificação de ovos, bem como extinguir parcialmente os aludidos
registros apenas na parte em que se assinalam ovos, nos termos da fundamentação supra.
Invertida a sucumbência, condeno o INPI e a 2ª apelada ao pagamento de honorários advocatícios,
fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 4º, III,
do CPC, sendo certo que tal montante já contempla o trabalho adicional realizado em grau recursal.
A condenação do INPI se justifica no caso concreto porque a sua mora em decidir deu causa à
demanda.
É como voto.
ROGÉRIO TOBIAS DE CARVALHO
JUIZ FEDERAL CONVOCADO
(EM SUBSTITUIÇÃO À RELATORA)
[1] Manual de marcas do INPI. Disponível em
4
Disponível em: https://trf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/631008350/apelacao-recursos-processo-civel-e-do-trabalho-apl-1091761720154025101-0109176-1720154025101/inteiro-teor-631008353