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17 de Setembro de 2019
2º Grau

Tribunal Regional Federal da 2ª Região TRF-2 - Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho : APL 01134436120174025101 0113443-61.2017.4.02.5101 - Inteiro Teor

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Inteiro Teor

TRF-2_APL_01134436120174025101_970c7.pdf
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E M E N T A
Page 1
Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ
: 0113443-61.2017.4.02.5101 (2017.51.01.113443-2)
RELATOR
: Desembargador Federal ABEL GOMES
APELANTE : NILO TOZZO &CIA LTDA E OUTRO
ADVOGADO : SC016733 - ILAN BORTOLUZZI NAZARIO E OUTRO
APELADO
: BOMBRIL MERCOSUL S/A
ADVOGADO : SP192268 - GUSTAVO A. S. G. PUGLIESI E OUTRO
ORIGEM
: 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01134436120174025101)
E M E N T A
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL.
NULIDADE DO REGISTRO MARCÁRIO NILLO BRILL. MARCA BOM BRIL DA
APELADA. ALTO RENOME RECONHECIDO. ART. 125 DA LPI. EMPRESAS QUE
ATUAM NO MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO. CONCORRÊNCIA
DESLEAL E APROVEITAMENTO PARASITÁRIO. CARACTERIZAÇÃO. ARTIGOS
126 E 124 DA LEI 9.279/96. ART. BIS DA CONVENÇÃO DE PARIS.
POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO. OCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Tendo em vista cuidar-se de hipótese de sentença proferida contra Autarquia, considero
como feita a remessa oficial, a teor do disposto no art. 475, I do CPC/73 (art. 496, I do
CPC/2015).
2. O cerne da questão consiste em decidir se a anterioridade dos registros marcários da
apelada, BOMBRIL MERCOSUL S.A., tem o condão de impedir o registro da marca da
empresa apelante, NILO TOZZO & CIA LTDA.
3. A Companhia autora, ora apelada, possui como denominação social BOMBRIL
MERCOSUL S.A. – sendo o signo em cotejo constituinte do seu nome empresarial desde a
sua constituição, ocorrida em 14/01/1948 -, tem como atividade econômica principal a
indústria e comércio de produtos de limpeza e saneamento em geral e possui diversos
registros marcários para os signos “BOM BRIL”, “BRILL” e “BRIL” e, além desses,
diversas outras marcas com acréscimo, como: “LUZBRIL”; ”SANBRIL”; “FON-BRIL”;
“CHAO-BRIL”; “JETBRIL” e “MILBRIL”. Por outro lado, a empresa ré, primeira
apelante, é titular do registro marcário ora anulando, depositado em 04/07/2002, para a
marca mista “NILLO BRILL”, para designar produtos de limpeza.
1
4. O artigo 6º bis da Convenção de Paris, o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de
Propriedade Intelectual e o art. 126 da Lei 9.279/96 são dispositivos que têm como objetivo
fundamental a repressão à concorrência desleal, buscando evitar a possibilidade de
confusão do consumidor que adquire determinado produto ou serviço pensando ser outro e,
ainda, o locupletamento de uma empresa com o produto do esforço alheio que veio a
consolidar a marca como sendo notoriamente conhecida. Não há como negar que a marca
da apelada era dotada de notoriedade no Brasil quando do depósito do pedido de registro da
marca da apelante junto ao INPI, sendo aplicável a proteção prevista no art. 126 da Lei
9.279/96.
5. Diante da notoriedade da marca em cotejo, resta evidente a concorrência desleal,
fenômeno que é reprimido pela legislação marcária, com o fim de impedir que uma
empresa utilize marca de outrem. É possível a associação indevida entre as marcas objeto
da lide. Sobreleva destacar que, no conflito entre marcas, basta a demonstração da
existência do risco de confusão para que se conclua pela irregistrabilidade de uma delas.
6. É assegurado às empresas o direito de proteger as marcas de que são titulares, a fim de
que não se opere o fenômeno da diluição, tendo como efeito a perda de sua distintividade
referencial e a diminuição do seu poder de venda. Caso se reconhecesse a possibilidade de
registro da mesma marca para ambos os produtos, é visível que ocorreria uma diluição do
poder distintivo da marca da empresa autora/apelada.
7. A autarquia apelante reconheceu o alto renome da marca “BOM BRIL”, da apelada –
situação esta decorrente do amplo reconhecimento do signo distintivo junto ao público
consumidor. Dessa forma, a marca merece proteção em todos os ramos de atividades, isto
é, em relação a todo e qualquer produto ou serviço, independentemente de afinidade, nos
termos do art. 125 da LPI.
8. Em regra, a nulidade do registro de marca acarreta consequências diretas que devem
operar imediatamente no âmbito das empresas particulares em litígio, como são, por
exemplo, a abstenção de usar a marca anulada em produtos, nomes de estabelecimentos e
internet. No caso concreto, fica evidenciado que os pedidos de nulidade
e abstenção de uso de marca estão diretamente vinculados e acarretam exatamente aquelas
necessidades de apreciação por um mesmo Juízo. São conexos, sendo certo que o
acolhimento de um acarretará consequências em relação ao outro e, portanto, melhor que
operem desde logo e sem que seja necessário que as partes venham a ter que discutir isso
em outros Juízos. Portanto, a empresa apelante a abster-se de utilizar a marca “BRILL”,
seja na composição da marca “NILLO BRILL”, ou em quaisquer outras, devendo a mesma,
2
ainda, abster-se de reproduzir ou imitar as marcas BRIL, BRILL e BOM BRIL da
autora/apelada em qualquer meio.
9. É certo que o INPI não pode deferir registro de marca colidente com nome comercial e
com outra marca pré-existente e nas condições vedadas no art. 124 da LPI. É exigível do
órgão responsável por tais análises, sob pena de negligência, a busca de anterioridades
impeditivas em seu banco de dados. As vedações regulamentadas no art. 124 da Lei
9.279/96 estabelecem que não são registráveis como marca reprodução ou imitação de
signo suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia. O nosso sistema
processual adotou o princípio da sucumbência, consagrado no art. 20 do CPC/73 e que foi
albergado no art. 82, § 2º do CPC/2015. Ostentando o INPI a qualidade de réu no presente
processo, deve arcar com sua parcela nos ônus da sucumbência.
10. Neste caso, no que tange à condenação do INPI ao pagamento de verbas sucumbenciais,
não se aplica a jurisprudência recente do Colendo STJ, a qual retira a imputabilidade do
INPI (REsp 1.378.699/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira
Turma, julgado em 07/06/2016, DJe 10/06/2016), posto que houve resistência direta à
pretensão e é imputável à autarquia a causa da propositura da demanda; logo, é cabível sua
condenação sucumbencial.
11. A legislação processual civil prevê que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal. Assim, na forma do art. 85, § 11 do CPC, o percentual de honorários deve ser
majorado, por força do dispositivo legal, em 1% (um por cento), passando para 11% (onze
por cento) sobre o valor da causa atualizado.
12. Sentença mantida. Remessa necessária e apelações desprovidas.
A C Ó R D Ã O
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os
Membros da Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por
unanimidade, em negar provimento à remessa necessária e às apelações interpostas nos
termos do Voto do Relator.
3
Rio de Janeiro, de de 2018
GUSTAVO ARRUDA MACEDO
Juiz Federal Convocado
/tfm
4
V O T O
O EXMO. JUIZ FEDERAL CONVOCADO GUSTAVO ARRUDA
MACEDO:
Conheço dos recursos, eis que presentes seus pressupostos processuais.
Preliminarmente, cumpre consignar que o instituto da Remessa Necessária é
obrigatório em matérias que envolvam a coisa pública, de repercussão coletiva. O reexame
visa a conferir eficácia aos provimentos jurisdicionais finais, aplicável ao presente caso,
uma vez que houve condenação com ônus ao erário em primeira instância e, conforme
previsão legal indiscutível, depende do duplo grau de jurisdição para fazer coisa julgada
material.
Dessa forma, tendo em vista cuidar-se de hipótese de sentença proferida contra
autarquia, considero como feita a remessa oficial, a teor do disposto no art. 475, I do
CPC/73 (art. 496, I do CPC/2015):
Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito
senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:
I - proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e
as respectivas autarquias e fundações de direito público
O reconhecimento ex officio da remessa necessária tem fundamento, ainda, no
enunciado nº 490 da Súmula do STJ, o qual determina que “a dispensa de reexame
necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a
sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.
No mérito, o cerne da questão consiste em decidir se a anterioridade dos registros
marcários da apelada, BOMBRIL MERCOSUL S.A., tem o condão de impedir o registro
da marca da empresa apelante, NILO TOZZO & CIA LTDA.
Para a análise da semelhança das marcas em cotejo, com o fim de aferir a
possibilidade de confusão ao público consumidor, faz-se necessário o exame dos
respectivos produtos e serviços ofertados pelas empresas litigantes num contexto fático-
Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ
: 0113443-61.2017.4.02.5101 (2017.51.01.113443-2)
RELATOR
: Desembargador Federal ABEL GOMES
APELANTE : NILO TOZZO &CIA LTDA E OUTRO
ADVOGADO : SC016733 - ILAN BORTOLUZZI NAZARIO E OUTRO
APELADO
: BOMBRIL MERCOSUL S/A
ADVOGADO : SP192268 - GUSTAVO A. S. G. PUGLIESI E OUTRO
ORIGEM
: 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01134436120174025101)
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probatório.
A noção de confusão deriva da natureza do produto e/ou do serviço, de modo que
o julgador formará a sua convicção com a análise de todos os elementos que venham a
corroborar para a certeza da afinidade e semelhança das marcas.
Assim, inicialmente, discriminar-se-á as marcas em debate.
A Companhia autora, ora apelada, possui a denominação social BOMBRIL
MERCOSUL S.A. – sendo o signo em cotejo constituinte do seu nome empresarial desde a
sua constituição, ocorrida em 14/01/1948 -, e tem como atividade econômica principal a
indústria e comércio de produtos de limpeza e saneamento em geral (fl. 35).
Conforme se verifica às fls. 42/123, a empresa autora possui diversos registros
marcários para os signos “BOMBRIL”, “BRILL” e “BRIL” e, além desses, diversas outras
marcas com acréscimo, como: “LUZBRIL”; ”SANBRIL”; “FON-BRIL”; “CHAO-BRIL”;
“JETBRIL” e “MILBRIL”.
Importa destacar a principal marca de titularidade da autora, no que tange à
relevância para os presentes autos: processo nº 002.914.239, depositado em 16/04/1953 e
concedido em 16/04/1963, para a marca mista “BOM BRIL”, na classe internacional 03: 10
( Produtos de limpeza e higiene doméstica, humana e veterinária, bem como os produtos de
perfumaria, de toucador e cosméticos. Preparados para lavanderia, produtos e
instrumentos de limpeza, exceto os de uso pessoal e industrial); com o seguinte elemento
figurativo:
Por outro lado, a empresa ré, primeira apelante, é titular do registro marcário ora
anulando, processo nº 824.687.132, depositado em 04/07/2002 e concedido em
08/05/2012, para a marca mista “NILLO BRILL”, na classe NCL (8) 03 ( Preparações para
branquear e outras substâncias para uso em lavanderia; produtos para limpar, polir e
decapar; produtos abrasivos; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções
para os cabelos; dentifrícios); com o seguinte elemento figurativo:
2
Feito este breve intróito, passa-se à análise do mérito da presente questão.
1- DA IDENTIDADE DAS MARCAS EM COTEJO
Na presente lide, observa-se que os sinais em análise são formados pelo mesmo
elemento nominativo “BRIL” (e variações) e atuam exatamente no mesmo segmento
mercadológico, relativo a produtos referentes ao segmento mercadológico de limpeza.
Assim, deve-se fazer uma análise dos pontos em que se assemelham, para identificar se há
real possibilidade de confusão ou associação indevida pelo público consumidor, tanto para
a proteção deste, quanto para o resguardo dos direitos da própria marca supostamente
lesionada.
In casu, a suscetibilidade de causar confusão e associação entre as marcas é
grande. É absolutamente plausível imaginar o quadro em que o consumidor adquire
eventual produto da primeira apelante, “NILLO BRILL”, por associá-lo à marca
“BOMBRIL” (a qual foi registrada primeiro, independentemente de sua notoriedade ou
não).
Observe-se que o elemento nominativo usado pela empresa apelante não agregou
suficiente distintividade à marca, na medida em que o núcleo verbal é idêntico ao
anteriormente registrado. Além disso, o elemento figurativo em nada é capaz de conferir
distintividade à marca da apelante, uma vez que a tipografia utilizada, como acima
demonstrado, é extremamente semelhante à figura utilizada pela apelada. Assim, temos que
as marcas se aproximam demais, tanto em seu aspecto verbal quanto no figurativo.
Registre-se que a análise deve permear a suscetibilidade de confusão ao
consumidor, sendo este o critério que evidencia que a marca da apelante é inidônea,
suscetível de causar confusão ao público consumidor por não possuir cunho característico
suficientemente distintivo, isto é, capaz de se diferenciar de outra marca previamente
existente.
Portanto, a marca da apelante é nula, vez que resta clara a possibilidade de
confusão entre os registros marcários em cotejo, incidindo na proibição
regulamentada no art. 124, incisos V e XIX da Lei 9.279/96:
Art. 124. Não são registráveis como marca:
(...)
V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título
de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar
confusão ou associação com estes sinais distintivos;
3
(...)
XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de
marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço
idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com
marca alheia.
2 – DA NOTORIEDADE DA MARCA “BOM BRIL”
Noutro giro, há de se enfrentar a alegada notoriedade da marca da apelada,
principalmente com o fim de verificar a existência de concorrência desleal e
aproveitamento parasitário.
O instituto da proteção à marca notoriamente conhecida se deu inicialmente com
a proteção prevista no artigo 6º bis da Convenção de Paris, em vigor na ordem interna
conforme o Decreto nº 1.263/94, verbis:
1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer
administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a
proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução,
imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a
autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é
notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela
presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo
sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação
suscetível de estabelecer confusão com esta.
O Acordo TRIPs - Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade
Intelectual relacionados ao comércio, ratificado integralmente pelo Brasil mediante o
Decreto 1.355/94, define em seu art. 16 que a notoriedade da marca deve ser apurada junto
ao setor pertinente do público em questão.
Com o advento da Lei 9.279/96, seu art. 126 assim estabeleceu:
Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos
do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade
Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente
depositada ou registrada no Brasil.
§ 1º. A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.
4
§ 2º. O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza
ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.
Tais disposições legais têm como objetivo fundamental a repressão à
concorrência desleal, buscando evitar a possibilidade de confusão do consumidor que
adquire determinado produto ou serviço, pensando ser outro, e ainda o locupletamento de
uma empresa com o produto do esforço alheio que veio a consolidar a marca como sendo
notoriamente conhecida.
A legislação não faz referência aos requisitos ou critérios necessários para que
uma marca seja considerada notoriamente conhecida; porém, o alto grau de conhecimento
da marca é um requisito lógico essencial para isso. Temos nos pautado pela ideia de que o
local onde ela se verifica é justamente aquele onde se queira a proteção, onde se deseja
obter o registro. Na hipótese dos autos, é indubitável que o homem-médio brasileiro
reconhece a esponja de aço da apelada. A marca é tão reconhecida pelo público em geral,
que é largamente utilizada pelos estudiosos da língua portuguesa como exemplo para
explicar a figura de linguagem denominada metonímia, isto é, quando se emprega uma
palavra no lugar de outra com a qual ela possui uma clara relação de proximidade. No caso,
o homem-médio utiliza o termo “Bombril” quando tem a intenção de se referir a uma
“esponja de aço” – a marca é tão conhecida que o consumidor a toma pelo objeto que visa a
designar.
Ao se realizar uma busca no Google com as palavras “bombril lingua portuguesa
metonímia”, pode-se confirmar o fato acima exposto, eis que o site apresenta
aproximadamente 2.290 (dois mil duzentos e noventa) resultados (dados de abril de 2018).
Cito a explicação encontrada no site https://www.figurasdelinguagem.com/metonimia/ :
Uso da marca em lugar do produto:
Lave as panelas com Bombril e bastante detergente.
Não se usa a marca Bombril para lavar as panelas, e sim a esponja de aço que a
Bombril fabrica. Além disso, muitas vezes usa-se Bombril para se referir a uma
esponja de aço de outra marca. O nome de um fabricante passou a ser sinônimo
do produto que ele fabrica. Esse tipo de operação metonímica ocorre com várias
outras marcas e produtos: chamamos goma de mascar de chiclete por causa da
marca Chiclets, chamamos lâmina de barbear de gilete por causa da marca
Gillette e chamamos fotocópia de xérox por causa da marca Xerox, entre tantos
outros exemplos.
Analisando os documentos acostados aos autos, observa-se que às fls. 124/133, a
apelada demonstrou a grande variedade de produtos de limpeza fabricados pela empresa
5
(BOMBRIL MERCOSUL S.A.) produz; às fls. 134/152, foi juntado o histórico da empresa,
que remonta ao ano de 1948; a partir da fl. 153, a autora demonstrou a grande publicidade
de sua marca, tanto em publicidade do produto quanto em matérias realizadas por jornais e
revistas de grande circulação.
Ora, não há como negar que a marca da apelada era dotada de notoriedade no
Brasil no ano de 2002, ou seja, quando do depósito do pedido de registro da marca da
empresa apelante junto ao INPI, sendo aplicável a proteção prevista no art. 126 da LPI,
anteriormente colacionado.
Neste ponto, cumpre observar a absurda alegação do INPI de que o signo em
cotejo é vulgar, comum, evocativo, uma vez que foi a própria autarquia que concedeu à
marca o status de alto renome, conforme será analisado abaixo, cujo critério de avaliação é,
no mínimo, a distintividade e criatividade da marca requerente. Em primeiro lugar, a marca
“BOMBRIL” já possuía o direito à proteção pelo fato de ser notoriamente conhecida,
independentemente do título de alto renome da marca (fato que apenas contribuiu para uma
maior proteção da marca em todos os segmentos mercadológicos, e não apenas nos
segmentos afins). Além disso, a marca “BOMBRIL” não se confunde com marcas
evocativas que possuam radical “bril”, ao contrário, a marca adquiriu suficiente
distintividade em território nacional, inclusive, tornando-se marca de alto renome – neste
ponto, como muito apropriadamente colocado pelo magistrado a quo, se atualmente a ideia
de “brilho” está associada à de “limpeza” na mente do brasileiro, é em decorrência dos
gastos e esforços em propaganda despendidos pela autora, e não o contrário.
Ademais, atuando as empresas litigantes no segmento de produtos de limpeza,
ambas prioritariamente no mesmo ramo de atividade econômica, não é crível que a apelante
desconhecesse a marca da apelada, fato que por si só já caracteriza o impedimento legal
regulamentado no inciso XXIII do art. 124 da Lei 9.279/96.
Diante da notoriedade da marca em cotejo, resta evidente a concorrência desleal,
fenômeno que é reprimido pela legislação marcária, com o fim de impedir que uma
empresa utilize marca de outrem. Especialmente no caso específico, em que há identidade
entre os elementos nominativos e os segmentos mercadológicos das litigantes. Assim, é
possível a associação indevida entre as marcas objeto da lide. Sobreleva destacar que, no
conflito entre marcas, basta a demonstração da existência do risco de confusão para que se
conclua pela irregistrabilidade de uma delas. Além disso, deve-se eliminar a repercussão
parasitária de tal atitude. Nesse sentido, o disposto no art. 124, XXIII da LPI:
Art. 124- Não são registráveis como marca:
(...)
XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o
requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade,
6
cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o
qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se
a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim,
suscetível de causar confusão associação com aquela marca alheia. (grifei)
3 – DO STATUS DE MARCA DE ALTO RENOME
Ainda que todas as questões acima postas houvessem sido rechaçadas com êxito
pelas apelantes, não seria possível a manutenção do registro marcário anulando, pois o INPI
– autarquia apelante – reconheceu o alto renome da marca “BOM BRIL” da apelada –
situação esta decorrente do amplo reconhecimento do signo distintivo junto ao público
consumidor.
Conforme se extrai do site do INPI ( http://www.inpi.gov.br/menu-
servicos/marcas/arquivos/inpi-marcas_-marcas-de-alto-renome-em-vigencia_-20-06-
2017_padrao.pdf/view), no processo nº 003.082.776, o INPI concedeu o status de alto
renome à marca nominativa BOMBRIL, de titularidade da autora/apelada,
publicizando o ato na RPI24122, de 28/03/2017, com vigência até 2027, vez que a
ementa do documento expedido pela diretoria de marcas da autarquia afirma que:
Note-se que as marcas que tiveram seu Alto Renome reconhecido a partir da
vigência da Resolução INPI/PR nº1077/2013 passam a ter tal proteção especial
vigorando pelo prazo de 10 (dez) anos. Ressalta-se também que o número do
processo em que se deu tal reconhecimento passa a ser o registro da marca que
ensejou tal condição.
Registre-se que esta proteção não é recente, pois ainda na vigência do antigo
Código da Propriedade Industrial (Lei 5.772/71), a marca BOMBRIL recebeu a proteção
especial para a marca “notória”, conforme previsão do art. 67 daquele código, através de
certificado de registro expedido pela diretoria de marcas do INPI e datado de 08/07/1983 e
posteriormente prorrogado até 13/04/94 (fls. 215/216). O art. 67 da Lei 5.772/71 já previa
que "a marca considerada notória no Brasil, registrada nos termos e para os efeitos deste
Código, terá assegurada proteção especial, em todas as classes, mantido registro próprio
para impedir o de outra que a reproduza ou imite, no todo ou em parte, desde que haja
possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos, mercadorias ou serviços, ou
ainda prejuízo para a reputação da marca".
Dessa forma, a marca anteriormente denominada notória (art. 67 do antigo
Código da Propriedade Industrial), atualmente conhecida como marca de alto renome
(art. 125 da LPI) merece proteção em todos os ramos de atividades, isto é, em relação
a todo e qualquer produto ou serviço, independentemente de afinidade, nos termos do
art. 125 da LPI, in verbis:
Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será
7
assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.
4– DA JURISPRUDÊNCIA ACERCA DA CONTROVÉRSIA
Cumpre observar o julgado do Egrégio STJ utilizado pela empresa apelante para
fundamentar a alegação de que o signo “bril” é evocativo. Em que pese o entendimento
majoritário proferido pela Terceira Turma do STJ no caso debatido no REsp 1.582.179 /
PR, de relatoria do Exmo. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, publicado em
19/08/2018, tem-se que, na verdade, esta não é a jurisprudência firme e unânime da
Colenda Corte. Assim, é importante destacar o posicionamento do Exmo. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE em seu voto vencido, que enfatizou o seguinte:
A empresa de alto renome que, por longo período, difundiu termo como distintivo
de seus produtos tem direito ao uso exclusivo desse termo em sua marca comercial
em detrimento de outra empresa do mesmo ramo, cujo produto é desvinculado à
qualidade que tal palavra pode sugerir ao consumidor. Isso porque, no exame de
colidência de marcas, não se pode perder de vista o fim social da proteção
marcária, que tem por condão resguardar a livre concorrência e viabilizar a
identificação de origem do produto pelos consumidores.
No mesmo julgamento, destaque-se também o posicionamento do Exmo.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO que, em concordância com o voto
divergente (vencido) afirmou tratar-se “de um ponto em que se conjugam os interesses dos
consumidores e os do empresário. De um lado, o interesse do consumidor de não ser
confundido no mercado. De outro lado, o interesse do empresário de não ser prejudicado
por concorrência desleal, por uma concorrência parasitária, que se aproveita da ampla
publicidade desenvolvida ao longo de anos por uma empresa, que é notoriamente o caso
da Bombril, para vender o seus produtos”.
Some-se a isso que a mesma Colenda Terceira Turma do STJ já decidiu, por
unanimidade, nos autos do REsp 1.353.531 / RJ, de relatoria do Exmo. Ministro SIDNEI
BENETI, que a marca reconhecida de alto renome recebe proteção em todos os ramos de
atividade e, ainda, que não beneficia o mercado a coexistência de duas marcas com sinais
idênticos, com possibilidade de confusão por parte do consumidor, o qual pode ser levado a
crer que ambos os produtos provenham de uma mesma origem (decisão transitou em
...