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21 de Fevereiro de 2020
2º Grau

Tribunal Regional Federal da 2ª Região TRF-2 - Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho : APL 01134436120174025101 0113443-61.2017.4.02.5101 - Inteiro Teor

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Inteiro Teor

TRF-2_APL_01134436120174025101_970c7.pdf
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E M E N T A
Page 1
Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ
: 0113443-61.2017.4.02.5101 (2017.51.01.113443-2)
RELATOR
: Desembargador Federal ABEL GOMES
APELANTE : NILO TOZZO &CIA LTDA E OUTRO
ADVOGADO : SC016733 - ILAN BORTOLUZZI NAZARIO E OUTRO
APELADO
: BOMBRIL MERCOSUL S/A
ADVOGADO : SP192268 - GUSTAVO A. S. G. PUGLIESI E OUTRO
ORIGEM
: 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01134436120174025101)
E M E N T A
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL.
NULIDADE DO REGISTRO MARCÁRIO NILLO BRILL. MARCA BOM BRIL DA
APELADA. ALTO RENOME RECONHECIDO. ART. 125 DA LPI. EMPRESAS QUE
ATUAM NO MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO. CONCORRÊNCIA
DESLEAL E APROVEITAMENTO PARASITÁRIO. CARACTERIZAÇÃO. ARTIGOS
126 E 124 DA LEI 9.279/96. ART. BIS DA CONVENÇÃO DE PARIS.
POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO. OCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Tendo em vista cuidar-se de hipótese de sentença proferida contra Autarquia, considero
como feita a remessa oficial, a teor do disposto no art. 475, I do CPC/73 (art. 496, I do
CPC/2015).
2. O cerne da questão consiste em decidir se a anterioridade dos registros marcários da
apelada, BOMBRIL MERCOSUL S.A., tem o condão de impedir o registro da marca da
empresa apelante, NILO TOZZO & CIA LTDA.
3. A Companhia autora, ora apelada, possui como denominação social BOMBRIL
MERCOSUL S.A. – sendo o signo em cotejo constituinte do seu nome empresarial desde a
sua constituição, ocorrida em 14/01/1948 -, tem como atividade econômica principal a
indústria e comércio de produtos de limpeza e saneamento em geral e possui diversos
registros marcários para os signos “BOM BRIL”, “BRILL” e “BRIL” e, além desses,
diversas outras marcas com acréscimo, como: “LUZBRIL”; ”SANBRIL”; “FON-BRIL”;
“CHAO-BRIL”; “JETBRIL” e “MILBRIL”. Por outro lado, a empresa ré, primeira
apelante, é titular do registro marcário ora anulando, depositado em 04/07/2002, para a
marca mista “NILLO BRILL”, para designar produtos de limpeza.
1
4. O artigo 6º bis da Convenção de Paris, o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de
Propriedade Intelectual e o art. 126 da Lei 9.279/96 são dispositivos que têm como objetivo
fundamental a repressão à concorrência desleal, buscando evitar a possibilidade de
confusão do consumidor que adquire determinado produto ou serviço pensando ser outro e,
ainda, o locupletamento de uma empresa com o produto do esforço alheio que veio a
consolidar a marca como sendo notoriamente conhecida. Não há como negar que a marca
da apelada era dotada de notoriedade no Brasil quando do depósito do pedido de registro da
marca da apelante junto ao INPI, sendo aplicável a proteção prevista no art. 126 da Lei
9.279/96.
5. Diante da notoriedade da marca em cotejo, resta evidente a concorrência desleal,
fenômeno que é reprimido pela legislação marcária, com o fim de impedir que uma
empresa utilize marca de outrem. É possível a associação indevida entre as marcas objeto
da lide. Sobreleva destacar que, no conflito entre marcas, basta a demonstração da
existência do risco de confusão para que se conclua pela irregistrabilidade de uma delas.
6. É assegurado às empresas o direito de proteger as marcas de que são titulares, a fim de
que não se opere o fenômeno da diluição, tendo como efeito a perda de sua distintividade
referencial e a diminuição do seu poder de venda. Caso se reconhecesse a possibilidade de
registro da mesma marca para ambos os produtos, é visível que ocorreria uma diluição do
poder distintivo da marca da empresa autora/apelada.
7. A autarquia apelante reconheceu o alto renome da marca “BOM BRIL”, da apelada –
situação esta decorrente do amplo reconhecimento do signo distintivo junto ao público
consumidor. Dessa forma, a marca merece proteção em todos os ramos de atividades, isto
é, em relação a todo e qualquer produto ou serviço, independentemente de afinidade, nos
termos do art. 125 da LPI.
8. Em regra, a nulidade do registro de marca acarreta consequências diretas que devem
operar imediatamente no âmbito das empresas particulares em litígio, como são, por
exemplo, a abstenção de usar a marca anulada em produtos, nomes de estabelecimentos e
internet. No caso concreto, fica evidenciado que os pedidos de nulidade
e abstenção de uso de marca estão diretamente vinculados e acarretam exatamente aquelas
necessidades de apreciação por um mesmo Juízo. São conexos, sendo certo que o
acolhimento de um acarretará consequências em relação ao outro e, portanto, melhor que
operem desde logo e sem que seja necessário que as partes venham a ter que discutir isso
em outros Juízos. Portanto, a empresa apelante a abster-se de utilizar a marca “BRILL”,
seja na composição da marca “NILLO BRILL”, ou em quaisquer outras, devendo a mesma,
2
ainda, abster-se de reproduzir ou imitar as marcas BRIL, BRILL e BOM BRIL da
autora/apelada em qualquer meio.
9. É certo que o INPI não pode deferir registro de marca colidente com nome comercial e
com outra marca pré-existente e nas condições vedadas no art. 124 da LPI. É exigível do
órgão responsável por tais análises, sob pena de negligência, a busca de anterioridades
impeditivas em seu banco de dados. As vedações regulamentadas no art. 124 da Lei
9.279/96 estabelecem que não são registráveis como marca reprodução ou imitação de
signo suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia. O nosso sistema
processual adotou o princípio da sucumbência, consagrado no art. 20 do CPC/73 e que foi
albergado no art. 82, § 2º do CPC/2015. Ostentando o INPI a qualidade de réu no presente
processo, deve arcar com sua parcela nos ônus da sucumbência.
10. Neste caso, no que tange à condenação do INPI ao pagamento de verbas sucumbenciais,
não se aplica a jurisprudência recente do Colendo STJ, a qual retira a imputabilidade do
INPI (REsp 1.378.699/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira
Turma, julgado em 07/06/2016, DJe 10/06/2016), posto que houve resistência direta à
pretensão e é imputável à autarquia a causa da propositura da demanda; logo, é cabível sua
condenação sucumbencial.
11. A legislação processual civil prevê que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal. Assim, na forma do art. 85, § 11 do CPC, o percentual de honorários deve ser
majorado, por força do dispositivo legal, em 1% (um por cento), passando para 11% (onze
por cento) sobre o valor da causa atualizado.
12. Sentença mantida. Remessa necessária e apelações desprovidas.
A C Ó R D Ã O
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os
Membros da Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por
unanimidade, em negar provimento à remessa necessária e às apelações interpostas nos
termos do Voto do Relator.
3
Rio de Janeiro, de de 2018
GUSTAVO ARRUDA MACEDO
Juiz Federal Convocado
/tfm
4
V O T O
O EXMO. JUIZ FEDERAL CONVOCADO GUSTAVO ARRUDA
MACEDO:
Conheço dos recursos, eis que presentes seus pressupostos processuais.
Preliminarmente, cumpre consignar que o instituto da Remessa Necessária é
obrigatório em matérias que envolvam a coisa pública, de repercussão coletiva. O reexame
visa a conferir eficácia aos provimentos jurisdicionais finais, aplicável ao presente caso,
uma vez que houve condenação com ônus ao erário em primeira instância e, conforme
previsão legal indiscutível, depende do duplo grau de jurisdição para fazer coisa julgada
material.
Dessa forma, tendo em vista cuidar-se de hipótese de sentença proferida contra
autarquia, considero como feita a remessa oficial, a teor do disposto no art. 475, I do
CPC/73 (art. 496, I do CPC/2015):
Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito
senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:
I - proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e
as respectivas autarquias e fundações de direito público
O reconhecimento ex officio da remessa necessária tem fundamento, ainda, no
enunciado nº 490 da Súmula do STJ, o qual determina que “a dispensa de reexame
necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a
sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.
No mérito, o cerne da questão consiste em decidir se a anterioridade dos registros
marcários da apelada, BOMBRIL MERCOSUL S.A., tem o condão de impedir o registro
da marca da empresa apelante, NILO TOZZO & CIA LTDA.
Para a análise da semelhança das marcas em cotejo, com o fim de aferir a
possibilidade de confusão ao público consumidor, faz-se necessário o exame dos
respectivos produtos e serviços ofertados pelas empresas litigantes num contexto fático-
Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ
: 0113443-61.2017.4.02.5101 (2017.51.01.113443-2)
RELATOR
: Desembargador Federal ABEL GOMES
APELANTE : NILO TOZZO &CIA LTDA E OUTRO
ADVOGADO : SC016733 - ILAN BORTOLUZZI NAZARIO E OUTRO
APELADO
: BOMBRIL MERCOSUL S/A
ADVOGADO : SP192268 - GUSTAVO A. S. G. PUGLIESI E OUTRO
ORIGEM
: 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01134436120174025101)
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probatório.
A noção de confusão deriva da natureza do produto e/ou do serviço, de modo que
o julgador formará a sua convicção com a análise de todos os elementos que venham a
corroborar para a certeza da afinidade e semelhança das marcas.
Assim, inicialmente, discriminar-se-á as marcas em debate.
A Companhia autora, ora apelada, possui a denominação social BOMBRIL
MERCOSUL S.A. – sendo o signo em cotejo constituinte do seu nome empresarial desde a
sua constituição, ocorrida em 14/01/1948 -, e tem como atividade econômica principal a
indústria e comércio de produtos de limpeza e saneamento em geral (fl. 35).
Conforme se verifica às fls. 42/123, a empresa autora possui diversos registros
marcários para os signos “BOMBRIL”, “BRILL” e “BRIL” e, além desses, diversas outras
marcas com acréscimo, como: “LUZBRIL”; ”SANBRIL”; “FON-BRIL”; “CHAO-BRIL”;
“JETBRIL” e “MILBRIL”.
Importa destacar a principal marca de titularidade da autora, no que tange à
relevância para os presentes autos: processo nº 002.914.239, depositado em 16/04/1953 e
concedido em 16/04/1963, para a marca mista “BOM BRIL”, na classe internacional 03: 10
( Produtos de limpeza e higiene doméstica, humana e veterinária, bem como os produtos de
perfumaria, de toucador e cosméticos. Preparados para lavanderia, produtos e
instrumentos de limpeza, exceto os de uso pessoal e industrial); com o seguinte elemento
figurativo:
Por outro lado, a empresa ré, primeira apelante, é titular do registro marcário ora
anulando, processo nº 824.687.132, depositado em 04/07/2002 e concedido em
08/05/2012, para a marca mista “NILLO BRILL”, na classe NCL (8) 03 ( Preparações para
branquear e outras substâncias para uso em lavanderia; produtos para limpar, polir e
decapar; produtos abrasivos; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções
para os cabelos; dentifrícios); com o seguinte elemento figurativo:
2
Feito este breve intróito, passa-se à análise do mérito da presente questão.
1- DA IDENTIDADE DAS MARCAS EM COTEJO
Na presente lide, observa-se que os sinais em análise são formados pelo mesmo
elemento nominativo “BRIL” (e variações) e atuam exatamente no mesmo segmento
mercadológico, relativo a produtos referentes ao segmento mercadológico de limpeza.
Assim, deve-se fazer uma análise dos pontos em que se assemelham, para identificar se há
real possibilidade de confusão ou associação indevida pelo público consumidor, tanto para
a proteção deste, quanto para o resguardo dos direitos da própria marca supostamente
lesionada.
In casu, a suscetibilidade de causar confusão e associação entre as marcas é
grande. É absolutamente plausível imaginar o quadro em que o consumidor adquire
eventual produto da primeira apelante, “NILLO BRILL”, por associá-lo à marca
“BOMBRIL” (a qual foi registrada primeiro, independentemente de sua notoriedade ou
não).
Observe-se que o elemento nominativo usado pela empresa apelante não agregou
suficiente distintividade à marca, na medida em que o núcleo verbal é idêntico ao
anteriormente registrado. Além disso, o elemento figurativo em nada é capaz de conferir
distintividade à marca da apelante, uma vez que a tipografia utilizada, como acima
demonstrado, é extremamente semelhante à figura utilizada pela apelada. Assim, temos que
as marcas se aproximam demais, tanto em seu aspecto verbal quanto no figurativo.
Registre-se que a análise deve permear a suscetibilidade de confusão ao
consumidor, sendo este o critério que evidencia que a marca da apelante é inidônea,
suscetível de causar confusão ao público consumidor por não possuir cunho característico
suficientemente distintivo, isto é, capaz de se diferenciar de outra marca previamente
existente.
Portanto, a marca da apelante é nula, vez que resta clara a possibilidade de
confusão entre os registros marcários em cotejo, incidindo na proibição
regulamentada no art. 124, incisos V e XIX da Lei 9.279/96:
Art. 124. Não são registráveis como marca:
(...)
V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título
de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar
confusão ou associação com estes sinais distintivos;
3
(...)
XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de
marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço
idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com
marca alheia.
2 – DA NOTORIEDADE DA MARCA “BOM BRIL”
Noutro giro, há de se enfrentar a alegada notoriedade da marca da apelada,
principalmente com o fim de verificar a existência de concorrência desleal e
aproveitamento parasitário.
O instituto da proteção à marca notoriamente conhecida se deu inicialmente com
a proteção prevista no artigo 6º bis da Convenção de Paris, em vigor na ordem interna
conforme o Decreto nº 1.263/94, verbis:
1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer
administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a
proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução,
imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a
autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é
notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela
presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo
sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação
suscetível de estabelecer confusão com esta.
O Acordo TRIPs - Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade
Intelectual relacionados ao comércio, ratificado integralmente pelo Brasil mediante o
Decreto 1.355/94, define em seu art. 16 que a notoriedade da marca deve ser apurada junto
ao setor pertinente do público em questão.
Com o advento da Lei 9.279/96, seu art. 126 assim estabeleceu:
Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos
do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade
Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente
depositada ou registrada no Brasil.
§ 1º. A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.
4
§ 2º. O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza
ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.
Tais disposições legais têm como objetivo fundamental a repressão à
concorrência desleal, buscando evitar a possibilidade de confusão do consumidor que
adquire determinado produto ou serviço, pensando ser outro, e ainda o locupletamento de
uma empresa com o produto do esforço alheio que veio a consolidar a marca como sendo
notoriamente conhecida.
A legislação não faz referência aos requisitos ou critérios necessários para que
uma marca seja considerada notoriamente conhecida; porém, o alto grau de conhecimento
da marca é um requisito lógico essencial para isso. Temos nos pautado pela ideia de que o
local onde ela se verifica é justamente aquele onde se queira a proteção, onde se deseja
obter o registro. Na hipótese dos autos, é indubitável que o homem-médio brasileiro
reconhece a esponja de aço da apelada. A marca é tão reconhecida pelo público em geral,
que é largamente utilizada pelos estudiosos da língua portuguesa como exemplo para
explicar a figura de linguagem denominada metonímia, isto é, quando se emprega uma
palavra no lugar de outra com a qual ela possui uma clara relação de proximidade. No caso,
o homem-médio utiliza o termo “Bombril” quando tem a intenção de se referir a uma
“esponja de aço” – a marca é tão conhecida que o consumidor a toma pelo objeto que visa a
designar.
Ao se realizar uma busca no Google com as palavras “bombril lingua portuguesa
metonímia”, pode-se confirmar o fato acima exposto, eis que o site apresenta
aproximadamente 2.290 (dois mil duzentos e noventa) resultados (dados de abril de 2018).
Cito a explicação encontrada no site https://www.figurasdelinguagem.com/metonimia/ :
Uso da marca em lugar do produto:
Lave as panelas com Bombril e bastante detergente.
Não se usa a marca Bombril para lavar as panelas, e sim a esponja de aço que a
Bombril fabrica. Além disso, muitas vezes usa-se Bombril para se referir a uma
esponja de aço de outra marca. O nome de um fabricante passou a ser sinônimo
do produto que ele fabrica. Esse tipo de operação metonímica ocorre com várias
outras marcas e produtos: chamamos goma de mascar de chiclete por causa da
marca Chiclets, chamamos lâmina de barbear de gilete por causa da marca
Gillette e chamamos fotocópia de xérox por causa da marca Xerox, entre tantos
outros exemplos.
Analisando os documentos acostados aos autos, observa-se que às fls. 124/133, a
apelada demonstrou a grande variedade de produtos de limpeza fabricados pela empresa
5
(BOMBRIL MERCOSUL S.A.) produz; às fls. 134/152, foi juntado o histórico da empresa,
que remonta ao ano de 1948; a partir da fl. 153, a autora demonstrou a grande publicidade
de sua marca, tanto em publicidade do produto quanto em matérias realizadas por jornais e
revistas de grande circulação.
Ora, não há como negar que a marca da apelada era dotada de notoriedade no
Brasil no ano de 2002, ou seja, quando do depósito do pedido de registro da marca da
empresa apelante junto ao INPI, sendo aplicável a proteção prevista no art. 126 da LPI,
anteriormente colacionado.
Neste ponto, cumpre observar a absurda alegação do INPI de que o signo em
cotejo é vulgar, comum, evocativo, uma vez que foi a própria autarquia que concedeu à
marca o status de alto renome, conforme será analisado abaixo, cujo critério de avaliação é,
no mínimo, a distintividade e criatividade da marca requerente. Em primeiro lugar, a marca
“BOMBRIL” já possuía o direito à proteção pelo fato de ser notoriamente conhecida,
independentemente do título de alto renome da marca (fato que apenas contribuiu para uma
maior proteção da marca em todos os segmentos mercadológicos, e não apenas nos
segmentos afins). Além disso, a marca “BOMBRIL” não se confunde com marcas
evocativas que possuam radical “bril”, ao contrário, a marca adquiriu suficiente
distintividade em território nacional, inclusive, tornando-se marca de alto renome – neste
ponto, como muito apropriadamente colocado pelo magistrado a quo, se atualmente a ideia
de “brilho” está associada à de “limpeza” na mente do brasileiro, é em decorrência dos
gastos e esforços em propaganda despendidos pela autora, e não o contrário.
Ademais, atuando as empresas litigantes no segmento de produtos de limpeza,
ambas prioritariamente no mesmo ramo de atividade econômica, não é crível que a apelante
desconhecesse a marca da apelada, fato que por si só já caracteriza o impedimento legal
regulamentado no inciso XXIII do art. 124 da Lei 9.279/96.
Diante da notoriedade da marca em cotejo, resta evidente a concorrência desleal,
fenômeno que é reprimido pela legislação marcária, com o fim de impedir que uma
empresa utilize marca de outrem. Especialmente no caso específico, em que há identidade
entre os elementos nominativos e os segmentos mercadológicos das litigantes. Assim, é
possível a associação indevida entre as marcas objeto da lide. Sobreleva destacar que, no
conflito entre marcas, basta a demonstração da existência do risco de confusão para que se
conclua pela irregistrabilidade de uma delas. Além disso, deve-se eliminar a repercussão
parasitária de tal atitude. Nesse sentido, o disposto no art. 124, XXIII da LPI:
Art. 124- Não são registráveis como marca:
(...)
XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o
requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade,
6
cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o
qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se
a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim,
suscetível de causar confusão associação com aquela marca alheia. (grifei)
3 – DO STATUS DE MARCA DE ALTO RENOME
Ainda que todas as questões acima postas houvessem sido rechaçadas com êxito
pelas apelantes, não seria possível a manutenção do registro marcário anulando, pois o INPI
– autarquia apelante – reconheceu o alto renome da marca “BOM BRIL” da apelada –
situação esta decorrente do amplo reconhecimento do signo distintivo junto ao público
consumidor.
Conforme se extrai do site do INPI ( http://www.inpi.gov.br/menu-
servicos/marcas/arquivos/inpi-marcas_-marcas-de-alto-renome-em-vigencia_-20-06-
2017_padrao.pdf/view), no processo nº 003.082.776, o INPI concedeu o status de alto
renome à marca nominativa BOMBRIL, de titularidade da autora/apelada,
publicizando o ato na RPI24122, de 28/03/2017, com vigência até 2027, vez que a
ementa do documento expedido pela diretoria de marcas da autarquia afirma que:
Note-se que as marcas que tiveram seu Alto Renome reconhecido a partir da
vigência da Resolução INPI/PR nº1077/2013 passam a ter tal proteção especial
vigorando pelo prazo de 10 (dez) anos. Ressalta-se também que o número do
processo em que se deu tal reconhecimento passa a ser o registro da marca que
ensejou tal condição.
Registre-se que esta proteção não é recente, pois ainda na vigência do antigo
Código da Propriedade Industrial (Lei 5.772/71), a marca BOMBRIL recebeu a proteção
especial para a marca “notória”, conforme previsão do art. 67 daquele código, através de
certificado de registro expedido pela diretoria de marcas do INPI e datado de 08/07/1983 e
posteriormente prorrogado até 13/04/94 (fls. 215/216). O art. 67 da Lei 5.772/71 já previa
que "a marca considerada notória no Brasil, registrada nos termos e para os efeitos deste
Código, terá assegurada proteção especial, em todas as classes, mantido registro próprio
para impedir o de outra que a reproduza ou imite, no todo ou em parte, desde que haja
possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos, mercadorias ou serviços, ou
ainda prejuízo para a reputação da marca".
Dessa forma, a marca anteriormente denominada notória (art. 67 do antigo
Código da Propriedade Industrial), atualmente conhecida como marca de alto renome
(art. 125 da LPI) merece proteção em todos os ramos de atividades, isto é, em relação
a todo e qualquer produto ou serviço, independentemente de afinidade, nos termos do
art. 125 da LPI, in verbis:
Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será
7
assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.
4– DA JURISPRUDÊNCIA ACERCA DA CONTROVÉRSIA
Cumpre observar o julgado do Egrégio STJ utilizado pela empresa apelante para
fundamentar a alegação de que o signo “bril” é evocativo. Em que pese o entendimento
majoritário proferido pela Terceira Turma do STJ no caso debatido no REsp 1.582.179 /
PR, de relatoria do Exmo. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, publicado em
19/08/2018, tem-se que, na verdade, esta não é a jurisprudência firme e unânime da
Colenda Corte. Assim, é importante destacar o posicionamento do Exmo. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE em seu voto vencido, que enfatizou o seguinte:
A empresa de alto renome que, por longo período, difundiu termo como distintivo
de seus produtos tem direito ao uso exclusivo desse termo em sua marca comercial
em detrimento de outra empresa do mesmo ramo, cujo produto é desvinculado à
qualidade que tal palavra pode sugerir ao consumidor. Isso porque, no exame de
colidência de marcas, não se pode perder de vista o fim social da proteção
marcária, que tem por condão resguardar a livre concorrência e viabilizar a
identificação de origem do produto pelos consumidores.
No mesmo julgamento, destaque-se também o posicionamento do Exmo.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO que, em concordância com o voto
divergente (vencido) afirmou tratar-se “de um ponto em que se conjugam os interesses dos
consumidores e os do empresário. De um lado, o interesse do consumidor de não ser
confundido no mercado. De outro lado, o interesse do empresário de não ser prejudicado
por concorrência desleal, por uma concorrência parasitária, que se aproveita da ampla
publicidade desenvolvida ao longo de anos por uma empresa, que é notoriamente o caso
da Bombril, para vender o seus produtos”.
Some-se a isso que a mesma Colenda Terceira Turma do STJ já decidiu, por
unanimidade, nos autos do REsp 1.353.531 / RJ, de relatoria do Exmo. Ministro SIDNEI
BENETI, que a marca reconhecida de alto renome recebe proteção em todos os ramos de
atividade e, ainda, que não beneficia o mercado a coexistência de duas marcas com sinais
idênticos, com possibilidade de confusão por parte do consumidor, o qual pode ser levado a
crer que ambos os produtos provenham de uma mesma origem (decisão transitou em
julgado em 03/10/2014). Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. FUNDAMENTO NO ART. 485,
IV e V, DO CPC. MARCA NOTÓRIA "VIGOR". REGISTRO DEFERIDO
PARA FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E CEREAIS (Da Classe 29.30).
AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA JULGADA PROCEDENTE NA
JUSTIÇA ESTADUAL, A QUAL TRANSITOU EM JULGADO COM
8
JULGAMENTO PROFERIDO PELO STJ. ANULATÓRIA DE
INDEFERIMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO JULGADA PROCEDENTE,
POSTERIORMENTE, PELA JUSTIÇA FEDERAL, AUTORIZANDO O
REGISTRO DA MARCA "VIGOR" PARA O PRODUTO ARROZ. OFENSA À
COISA JULGADA CARACTERIZADA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA
PROCEDENTE. (...) 3. - Vige no Brasil o sistema declarativo de proteção de
marcas e patentes, que prioriza aquele que primeiro fez efetivo e concreto uso da
marca, constituindo o registro no órgão competente mera presunção, que se
aperfeiçoa pelo uso. Pelo princípio da especialidade, em decorrência do registro
no INPI, o direito de exclusividade ao uso da marca é, em princípio, limitado à
classe para a qual foi deferido, não abrangendo esta exclusividade produtos
outros não similares, enquadrados em outras classes, excetuadas, contudo, as
hipóteses de marcas notórias, justamente o que se verifica no caso em análise, em
que a marca VIGOR pertence, há dezenas de anos, à ora Recorrente e é
efetivamente usada com ampla notoriedade. 4.- Na hipótese, o registro da marca
"VIGOR" como "notória" foi concedido à empresa ora recorrente, atraindo a
interpretação do caput do art. 67 da Lei n. 5.772/71, vigente à época: "A marca
considerada notória no Brasil, registrada nos termos e para os efeitos deste
Código, terá assegurada proteção especial, em todas as classes, mantido registro
próprio para impedir o de outra que a reproduza ou imite, no todo ou em parte,
desde que haja possibilidade de confusão quanto à origem dos produtos,
mercadorias ou serviços, ou ainda prejuízo para a reputação da marca." 5.-
Portanto, em se tratando de "marca notória" (art. 67, caput, da Lei n. 5.772/71,
atual marca "de alto renome", em consonância com o art. 125 da Lei nº 9.279/96),
como tal declarada pelo INPI, não se perscrutará acerca de classes no âmbito do
embate marcário, porque desfruta tutela especial impeditiva do registro de marcas
idênticas ou semelhantes em todas as demais classes e itens. (...) 7.- O
entendimento do Acórdão rescindendo no sentido da possibilidade da
convivência das marcas em confronto não se mostra compatível com o sistema
legislativo pátrio, seja na vigência do art. 59 da Lei n. 5.772/71, seja na vigência
da Lei n. 9.279/96, cujo art. 125 assegura à marca registrada no Brasil
considerada de alto renome - expressão que substituiu a marca notória da lei
anterior - proteção especial, em todos os ramos de atividade. 8.- Desse modo,
embora a lide submetida à apreciação da Justiça Federal não seja idêntica à
ajuizada na Justiça Estadual, a sua solução, por questão de lógica jurídica, está
subordinada à primeira. E, sob esse prisma, não se afigura razoável que não
podendo a CORADINI usar e reproduzir o nome "VIGOR" - como proibição
decorrente do julgamento proferido por este Superior Tribunal de Justiça - seja-
9
lhe autorizado o registro da marca para o seguimento específico do gênero
alimentício arroz. 9.- Irrelevante a circunstância de haver nos dois processos a
vinculação subjetiva à coisa julgada de outras partes, sobretudo quando estas não
serão prejudicadas pela rescisão do Acórdão rescindendo. É o que se verifica em
relação ao INPI, que é apenas o depositário do registro da marca, e não o seu
titular, uma vez que não aufere, nem mesmo indiretamente, qualquer resultado
com a exploração econômica da marca. 10.- Ademais, no caso, não se vislumbra
de que forma o entendimento adotado pelo Acórdão recorrido venha a beneficiar o
mercado, uma vez que possibilita, inclusive, a existência de confusão por parte do
consumidor, levado a crer, diante da identidade dos sinais, que tanto um como
outro produto provenham de uma mesma origem. 11.- Recurso Especial provido,
julgando-se procedente a Ação Rescisória.
(STJ, Terceira Turma, REsp 1.353.531 / RJ, relator Ministro SIDNEI
BENETI, DJe 20/03/2014, unânime)
Imprescindível também ressaltar que no âmbito deste Egrégio TRF – 2ª Região,
ainda que exista uma posição minoritária divergente, a jurisprudência é assente no sentido
de irregistrabilidade do signo “BRIL”, mesmo que com acréscimo, por diversos motivos:
diante da anterioridade do registro marcário de titularidade da BOMBRIL MERCOSUL
S.A., pelo status de alto renome da marca, devido à possibilidade de associação indevida /
risco de confusão pelo consumidor. Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - REGISTRO
DE MARCA - IMPOSSIBILIDADE - IDENTIDADE GRÁFICA E FONÉTICA
DAS MARCAS EM COTEJO - SEGMENTOS MERCADOLÓGICOS AFINS -
POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO - OCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DO
INCISO XIX DO ART. 124 DA LEI 9.279/96- ALTO RENOME. 1-
Impossibilidade de coexistência das marcas em cotejo, ante todo um conjunto
probatório que demonstra claramente que as marcas destinam-se a distinguir
produtos ou serviços idênticos, semelhantes e afins, suscetíveis de causar confusão
ao público consumidor, alcançando o mesmo segmento mercadológico e a mesma
clientela; 2- Os produtos assinalados pelas marcas em análise, em regra,
encontram-se à disposição para venda nos mesmos tipos de estabelecimentos
comerciais (mercearias, mercados, supermercados, etc.) e posicionam-se
fisicamente quase sempre próximos um do outro, o que pode vir a induzir o
consumidor a supor que ambos os produtos originam-se do mesmo fabricante, da
mesma empresa Somando-se a todos esses pontos o fato de as marcas
apresentarem também extrema semelhança gráfica e fonética, pois têm como
sufixo o termo "BRIL", no qual se verifica que somente a adição do termo "AQUA"
10
na composição da marca da empresa apelante/ré, não configura suficiente
distinção entre as mesmas no que toca à titularidade dos produtos oferecidos pelas
empresas; 3- A marca "BOM BRIL" goza do status de marca de alto renome, a
qual é uma situação decorrente do amplo reconhecimento de que o signo distintivo
goza junto ao público consumidor, sendo merecedora de proteção não só em
produtos idênticos, semelhantes ou afins (art. 124, XI), mas em todos os ramos de
atividade, ou seja, todo e qualquer produto ou serviço, independentemente de
afinidade, 4- Remessa necessária, considerada como feita, e apelação conhecidas,
mas não providas.
(TRF – 2ª Região, Primeira Turma Especializada, AC 2012.51.01.048363-9,
relator Desembargador Federal ABEL GOMES, DJe 27/08/2015, unânime)
PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA -
MARCA DE ALTO RENOME. ANTERIORIDADE IMPEDITIVA. ART. 124,
V, XIX, ART 130, TODOS DA LPI. COLIDÊNCIA CONFIGURADA. - Insurge-
se o INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL- INPI contra
sentença que julgou procedente o pedido de BOMBRIL MERCOSUL S/A nos autos
da ação ordinária por ela movida em face do ora Instituto Apelante e de ESPOM
WASH COM/ DE ESPONJAS LTDA, objetivando a declaração de nulidade do
registro nº 820.116.858, para a marca ESPOM-BRIL, de titularidade da empresa
ré, com base nos artigos 124, V e XIX, 125 e 165, todos da LPI, bem como
requerendo a abstenção de seu uso. - A função principal das marcas é distinguir os
produtos de outros idênticos, semelhantes ou afins, de origens diversas, nos termos
do artigo 123, I, da Lei nº 9279/96, bem como de identificação da origem dos
produtos. - Configurado o risco de confusão entre as marcas ESPOM-BRIL e
BOMBRIL, havendo evidente semelhança gráfica e fonética entre as expressões em
confronto, implicando, assim, a impossibilidade de convivência entre marcas,
incidindo na vedação do artigo 124, XIX, da LPI, em razão de que tal semelhança
possibilita erro, dúvida ou confusão entre as marcas, bem como diluição da marca
protegida pelo alto renome. - É assegurado às empresas o direito de proteger as
marcas de que são titulares, nos termos do artigo 130, da LPI, a fim de que não se
opere o fenômeno da diluição, que implica na perda de sua distintividade, bem
como a diminuição do seu poder de venda. In casu, a marca BOMBRIL, de alto
renome, trata-se de marca famosa, com alto grau de reconhecimento, o que
significa dizer que a convivência entre as marcas em tela, teria como consequência
a diluição do poder distintivo da marca da empresa apelada, com risco de
confusão do consumidor e/ou associação indevida. - Precedentes jurisprudenciais.
- Apelação desprovida.
11
(TRF – 2ª Região, Primeira Turma Especializada, AC 2011.51.01.800095-9,
relator Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO, DJe
19/08/2015, unânime)
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCA. NULIDADE. SISTEMA
ATRIBUTIVO. COLIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO. MARCA
DE ALTO RENOME. 1- O ordenamento jurídico vigente adota o sistema
atributivo, no qual a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente
expedido, assegurando-se a seu titular uso exclusivo em todo o território nacional
(art. 129, caput, da Lei nº 9.279/96). Assim, a exclusividade sobre a utilização da
marca é conferida, em regra, àquele que primeiro efetuar o registro perante a
autarquia marcária. 2- Embora não haja exata identidade, há inegável
semelhança em relação aos elementos nominativos da marca da empresa autora
(BOMBRIL) e da parte ré (SUBRIL), esta última registrada posteriormente, tanto
nos aspectos gráficos como nos fonéticos, aliado ao fato de que tanto a parte
autora como a parte ré atuam no mesmo ramo mercadológico (produtos de
limpeza e higiene). 3- Considerando-se que a marca BOMBRIL foi avaliada como
sendo de alto renome, conforme decisão administrativa publicada na Revista da
Propriedade Industrial 1968, de 23/09/08, nos termos do art. 125 da aludida Lei n.
9.279, de 14/05/96, entende esta Egrégia Turma que, "a manutenção do registro
da empresa ré no mercado, ao lado daqueles da autora, pode dar a impressão ao
consumidor de que se trata de uma aparente família de marcas, sendo este
certamente um fator que pode levar o público a erro, confusão ou associação
equivocada quanto à origem dos produtos", o que encontra impedimento na norma
estabelecida no inciso XIX do artigo 124 da LPI (TRF-2ª Região, Apelação
2008.51.01.807326-5, Rel. Des. Federal. Liliane Roriz, Segunda Turma
Especializada, Julgamento em 28/11/2012). 4- Apelações e remessa necessária
desprovidas.
(TRF – 2ª Região, Segunda Turma Especializada, APELREEX
2008.51.01.807324-1, relator Desembargador Federal MARCELO PEREIRA
DA SILVA, DJe 14/01/2014, unânime)
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO. NOME EMPRESARIAL.
REPRODUÇÃO. MARCA. COLIDÊNCIA. MARCA DE ALTO RENOME.
USO COMUM OU NECESSÁRIO NÃO EVIDENCIADO. 1. De acordo com o
art. 124, V, da LPI, não é admitido em nosso sistema marcário o registro de
elementos definidores de nome de empresa ou título de estabelecimento quando
pertencentes a terceiros e na medida em que o emprego possa gerar situações de
12
confusão ou associação. 2. Da leitura dos documentos que acompanham à
petição inicial, observa-se que a autora, de fato, ostenta a expressão ?BOMBRIL-
em seu nome comercial desde a sua constituição, ocorrida em 14/01/1948,
enquanto que a empresa ré somente foi constituída a partir de 01/07/1995 (fls.
657/659). Assim, em princípio, o privilégio da anterioridade militaria em favor
da autora. 3. Os autos evidenciam, ainda, que o primeiro depósito efetuado pela
autora para o signo ?BOM BRIL- (nº 002914239, classe 03.10) data de
16/04/1953, tendo sido este seguido pelo depósito e concessão de diversos outros
no segmento de produtos e instrumento de limpeza. Em contrapartida, os
registros titularizados pela empresa ré (821.995.480 e 822.530.945) para a
marca ?AUTOBRIL-, nas formas nominativa e mista, foram somente depositados
em 15/02/2000 e 14/08/2000, respectivamente, tendo sido ambos concedidos para
a classe NCL (7) 03.Acrescente-se que, pela leitura do ato constitutivo da empresa
ré, esta tem por objeto social a ?FABRICAÇÃO DE SABÕES, DETERGENTES,
DESINFETANTES, PRODUTOS DE PERFUMARIA E COSMÉTICOS-. Assim,
as empresas se dedicam ao mesmo segmento mercadológico (produtos destinados
à limpeza), o que, a toda evidência, atrai sobre a hipótese a incidência da
previsão inscrita no art. 124, inciso XIX, da LPI. 4. A manutenção dos registros
da empresa ré no mercado, ao lado daqueles da autora, pode dar a impressão ao
consumidor de que se trata de uma aparente família de marcas, sendo este
certamente um fator que pode levar o público a erro, confusão ou associação
equivocada quanto à origem dos produtos. Outro fator que certamente agrava
essa conjuntura é que se trata de produtos oferecidos no mesmo tipo de
estabelecimento comercial e, muitas vezes, na mesma seção. Acrescente-se que a
marca ?BOM BRIL- ostenta há vários anos uma extrema notoriedade junto ao
público consumidor, o que lhe possibilitou, inclusive, alcançar o status de marca
de alto renome junto ao INPI, nos termos do art. 125 da LPI. 5. Cabe destacar
que não merece acolhimento a tese da empresa ré, ora apelante, de que a marca
?BOM BRIL- consiste em marca meramente evocativa, ao argumento de ser o
sufixo ?BRIL- de uso comum ou necessário na área de produtos de limpeza.
Ora, o termo ?BRIL- não consiste em palavra do vernáculo português ou de
qualquer outra língua conhecida, não apresentando, pois, significado
dicionarizado relacionado ao segmento mercadológico em que se insere a
marca. Assim, o fato de remeter este à noção de brilho, qualidade que se
procura evidenciar no caso dos produtos de limpeza, nada mais é do que
resultado dos investimentos realizados pela titular do signo ?BOM BRIL- para
difundi-la no mercado e criar uma imagem forte no imaginário do público
consumidor através de décadas. 6. Afigura-se nítida a possibilidade de diluição
do signo da empresa-autora, que, ao ser obrigado a conviver com outros que
partem do mesmo conceito, poderia, com o passar do tempo, ter seu poder de
difusão diminuído gradativamente. Ora, o fenômeno da diluição constitui
justamente uma ofensa à integridade de um signo distintivo, seja moral ou
material, tendo por efeito a diminuição do seu poder de venda. A idéia principal
da teoria da diluição é, pois, a de proteger o titular contra o enfraquecimento
progressivo do poder distintivo de sua marca, mormente em casos de marcas que
13
ostentam alto grau de reconhecimento ou que sejam muito criativas. Em outras
palavras, a nulidade dos registros em tela merece ser mantida, ante o grau de
renome atingido pela marca-autora, bem como a possibilidade de dano
progressivo ao seu poder distintivo, enquanto instrumento empresarial, de
persuasão, de conquista do consumidor. 7. Apelações e remessa desprovidas.
(TRF – 2ª Região, Segunda Turma Especializada, APELREEX
2008.51.01.807326-5, relatora Desembargadora Federal LILIANE RORIZ,
DJe 10/12/2012, unânime)
5 – DO PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE USO
No que tange ao pedido de abstenção de uso da marca BRILL, na composição da
marca anulanda ou em qualquer outra que vise a identificar produtos de higiene e limpeza
e, ainda, a condenação da empresa ré a se abster de reproduzir ou imitar as marcas BRIL,
BRILL e BOM BRIL, tem-se que, em regra, a nulidade do registro de marca acarreta
consequências diretas que devem operar imediatamente no âmbito das empresas
particulares em litígio, como são, por exemplo, a abstenção de usar a marca anulada em
produtos, nomes de estabelecimentos e internet, sendo certo que, de um modo geral, as
regras de conexão estabelecidas pela lei processual devem ainda ser submetidas a uma
avaliação frente aos princípios da economia e efetividade da jurisdição e da vedação de
decisões conflitantes.
No caso concreto, fica evidenciado que os pedidos de nulidade
e abstenção de uso de marca estão diretamente vinculados e acarretam exatamente aquelas
necessidades de apreciação por um mesmo Juízo. São conexos, sendo certo que o
acolhimento de um acarretará consequências em relação ao outro e, portanto, melhor que
operem desde logo e sem que seja necessário que as partes venham a ter que discutir isso
em outros Juízos.
Nesse sentido, têm sido os precedentes desta turma, a exemplo:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. SENTENÇA SUJEITA À REMESSA
NECESSÁRIA. INTERESSE PÚBLICO. REGISTRO DE MARCA QUE
REPRODUZ ELEMENTO CARACTERÍSTICO DE NOME COMERCIAL.
IMPOSSIBILIDADE. IDENTIDADE GRÁFICA E FONÉTICA ENTRE OS
TERMOS. EMPRESAS QUE ATUAM EM SEGMENTOS
MERCADOLÓGICOS AFINS E ÁREAS DE CONSUMO COINCIDENTES.
CUMULAÇÃO DE PEDIDO DE ABSTENÇÃO DO USO DA MARCA.
CONEXÃO. POSSIBILIDADE. QUALIDADE DE RÉU DO INPI.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS.
CABIMENTO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA (...) 8. Possibilidade de
apreciação do pedido de abstenção de uso de marca, ante a sua evidente conexão
14
com o pedido de nulidade de registro marcário, acarretando a apreciação pelo
mesmo julgador (precedentes desta Egrégia Primeira Turma Especializada, por
unanimidade: AC 2014.02.01.003986-2, DJe 29/03/2016, e AC
2012.51.01.104755-0, DJe 02/10/2014, relator Desembargador Federal ABEL
GOMES) (...).
(TRF – 2ª Região, Primeira Turma Especializada, APELREEX
2015.51.01.073048-6, relator Desembargador Federal ABEL GOMES, DJe
29/03/2017, unânime)
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO APONTADA. EXISTÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC/2015.
RECURSO PROVIDO. 1. Consoante a legislação processual consubstanciada
no CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão ou
questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e
corrigir erro material (art. 1022). 2. In casu, de fato existe a necessidade de
serem sanadas as omissões apontadas, quais sejam: i) a retificação da lista de
registros concedidos pelo INPI, para que também sejam declarados nulos os
registros nº 907.027.148, 907.027.270, 907.027.423, 907.027.474, 907.027.652,
907.027.679, 907.027.695, 907.027.741; e ii) o pedido de abstenção de uso das
marcas declaradas nulas. 3. Em razão de a decisão judicial ter sido proferida em
data posterior à concessão administrativa dos registros questionados, assiste
razão à embargante. Os registros apontados foram concedidos e devem ser
declarados nulos. 4. Os pedidos de nulidade e abstenção de uso de marca estão
diretamente vinculados e acarretam exatamente aquelas necessidades de
apreciação por um mesmo Juízo. São conexos, sendo certo que o acolhimento de
um acarretará consequências em relação ao outro e, portanto, melhor que
operem desde logo e sem que seja necessário que as partes venham a ter que
discutir isso em outros Juízos. 5. Embargos de declaração providos.
(TRF – 2ª Região, Primeira Turma Especializada, ED em AC
2015.51.01.103569-0, relator Desembargador Federal ABEL GOMES, DJe
20/07/2017, unânime)
6 - DA QUALIDADE DE RÉU DO INPI E DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS
O objeto da impugnação judicial é a decisão administrativa que concedeu o
registro de uma marca. Sendo o INPI a autarquia competente para a análise dos pedidos
de registro marcário, em feito no qual se discute a concessão e declaração administrativa
de nulidade de marca, a autarquia é parte ré.
É certo que o INPI não pode deferir registro de marca colidente com nome
comercial e com outra marca pré-existente e nas condições vedadas no art. 124 da LPI. É
exigível do órgão responsável por tais análises, sob pena de negligência, a busca de
anterioridades impeditivas em seu banco de dados.
15
Releve-se que as vedações regulamentadas no art. 124 da Lei 9.279/96
estabelecem que não são registráveis como marca reprodução ou imitação de signo
suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia. Portanto, é dever da
autarquia diligenciar a fim de verificar eventual possibilidade de confusão entre os signos,
mesmo que os pedidos de registro pertençam a classes diferentes, pois para isso serve o
banco de dados do órgão.
Saliente-se que o nosso sistema processual adotou o princípio da sucumbência
consagrado no art. 20 do CPC/73 e que foi albergado no art. 82, § 2º do CPC/2015, in
verbis:
Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às
partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo,
antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na
execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.
§ 1o Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz
determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua
intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.
§ 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que
antecipou.
Desta forma, ostentando o INPI a qualidade de réu no presente processo, deve
arcar com sua parcela nos ônus da sucumbência juntamente com a empresa-ré. Nesse
sentido, o seguinte julgado:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO.
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. REGISTRO MARCÁRIO DA
RÉ. IMPOSSIBILIDADE. IDENTIDADE DE MARCAS. CONFUSÃO AO
PÚBLICO CONSUMIDOR. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 124, V E
XIX DA LEI 9.279/96. QUALIDADE DE RÉU DO INPI. CONDENAÇÃO AO
PAGAMENO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRINCÍPIO
DA SUCUMBÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS. (...) 6. É exigível do INPI,
sob pena de negligência, a busca de anterioridades impeditivas em seu banco de
dados. O que se verifica in casu é que a autarquia não efetuou a busca como
deveria. Releve-se que as vedações regulamentadas nos incisos V e XIX do art.
124 da Lei 9.279/96 estabelecem que não são registráveis como marca
reprodução ou imitação de signo suscetível de causar confusão ou associação
com marca alheia. O nosso sistema processual adotou o princípio da
sucumbência, consagrado no art. 20 do CPC/73 e que foi albergado no art. 82, §
2º do CPC/2015. Ostentando o INPI a qualidade de réu no presente processo,
16
deve arcar com sua parcela nos ônus da sucumbência. 7. Remessa necessária e
apelação cível desprovidas.
(TRF – 2ª Região, Primeira Turma Especializada, AC 2012.51.01.030578-6,
relator Desembargador Federal ABEL GOMES, DJe 30/03/2017, unânime)
Quanto ao pedido recursal sucessivo da primeira apelante, de que se
considere a sucumbência recíproca e consequente divisão dos ônus devidos, verifico
que o pedido não tem propósito e nem fundamentação e, assim, não merece uma
análise minuciosa a respeito do tema, diante do óbvio êxito da autora / apelada na
causa.
Portanto, corretas as verbas sucumbenciais fixadas na sentença, que
condenou os réus ao reembolso das custas recolhidas (fl. 299/300), bem como no
pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) do valor
atualizado da causa, pro rata, nos termos do art. 85, § 2º e § 4º, III, do Código de
Processo Civil.
Observe-se que, neste caso, no que tange à condenação do INPI ao pagamento de
verbas sucumbenciais, não se aplica a jurisprudência recente do Colendo STJ, a qual
retira a imputabilidade do INPI (REsp 1.378.699/PR, Relator Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 07/06/2016, DJe 10/06/2016), posto
que houve resistência direta à pretensão e é imputável à autarquia a causa da
propositura da demanda; logo, é cabível sua condenação sucumbencial.
Assim, tem-se que o critério adotado para a fixação de honorários em primeira
instância está de acordo com a sistemática do CPC/2015, tendo sido proferida a sentença já
na vigência do novo Código, sendo condenada a parte autora ao pagamento de custas e de
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, em
favor das autoras, pro rata, atualizado monetariamente, nos termos do art. 85, § 4º, III, e
art. 87, § 1º, do CPC.
A nova legislação processual civil prevê, em seu artigo 85, § 11, o seguinte: o
tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em
conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Aplicando-se o art. 85, § 11 do CPC, o qual faz remissão ao seu § 2º, o
percentual de honorários deve ser majorado, por força do dispositivo legal, em 1% (um por
cento), passando para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa atualizado.
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Dessa forma, pela fundamentação supra, conclui-se pela correção e consequente
manutenção da sentença que decidiu pela nulidade do ato administrativo do INPI que
concedeu o registro marcário nº 824.687.132, referente à marca mista NILLO BRILL, à
apelante NILO TOZZO & CIA LTDA., na classe NCL (8) 03, para distinguir produtos
relacionados à limpeza; bem como condenou a empresa apelante a abster-se de utilizar a
marca “BRILL”, seja na composição da marca “NILLO BRILL”, ou em quaisquer outras,
para identificar produtos de higiene e limpeza, seja em produtos, impressos, etiquetas,
cartões de visita, materiais promocionais e propagandísticos em geral, englobando o meio
virtual, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo a
mesma, ainda, abster-se de reproduzir ou imitar as marcas BRIL, BRILL e BOM BRIL da
autora / apelada em qualquer meio, na identificação de produtos ou serviços de higiene e
limpeza, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em
vista que o pedido de cessação de uso da marca cujo registro foi decretado nulo trata-se de
consectário lógico.
Ante o exposto, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DAS
APELAÇÕES E NEGO-LHES PROVIMENTO.
Oportunamente, encaminhem-se os autos à DIDRA, para cadastramento da
Remessa Necessária.
É como voto.
GUSTAVO ARRUDA MACEDO
Juiz Federal Convocado
/tfm
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