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31 de Março de 2020
2º Grau

Tribunal Regional Federal da 2ª Região TRF-2 : 08047003620084025101 RJ 0804700-36.2008.4.02.5101 - Inteiro Teor

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Inteiro Teor

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IV ­ APELACAO CIVEL 2008.51.01.804700­0

Nº CNJ : 0804700­36.2008.4.02.5101

RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO IVAN

ATHIÉ

APELANTE : NEOFIBER IND/ COM/ DE MAQUINAS LTDA

ADVOGADOS : EDUARDO DA GAMA CÂMARA JUNIOR E OUTROS

APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE

INDUSTRIAL ­ INPI

PROCURADOR : ANDRE LUIS BALLOUSSIER ANCORA DA LUZ

APELADO : LES TRAITEMENTS DES EUX POSEIDON INC

ADVOGADOS : WALDEMAR DO NASCIMENTO JUNIOR E OUTROS

ORIGEM : TRIGÉSIMA PRIMEIRA VARA FEDERAL DO RIO

DE JANEIRO (200851018047000)

R E L A T Ó R I O

Trata­se de apelação cível interposta por NEOFIBER INDÚSTRIA E

COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA., contra sentença proferida nos autos

da ação de rito ordinário por ela proposta, em face de LES

TRAITEMENTS DES EAUX POSEIDON INC. e do INSTITUTO

NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL ­ INPI., objetivando a

nulidade da patente de invenção PI 9607800­6, depositada pela primeira ré

em 20/03/1996, sob o título de “APARELHO CLARIFICADOR PARA

SEPARAR PARTÍCULAS INSOLÚVEIS DE UM LÍQUIDO E MÉTODO

PARA O SEU TRATAMENTO”.

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença de fls. 801/807,

que, entendendo não ter a autora se desincumbido do ônus de demonstrar

seu legítimo interesse na propositura da ação, nos termos do art. 56, da LPI,

julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 267,

VI, do CPC/73, condenando­a a pagar as custas e honorários advocatícios

de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da

causa atualizado, a ser dividido entre os réus.

Em suas razões recursais, às fls. 811/833, a recorrente sustenta que

detém legitimidade ativa e interesse de agir para o ajuizamento da ação de

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nulidade da patente; que é flagrante a violação aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da livre concorrência, como também aos dispositivos da LPI e do CPC; que é manifesta a utilidade da pretensão deduzida em Juízo, pois lhe permitirá que continue comercializando seu produto destinado ao tratamento de água, sem que sofra com as ameaças da apelada, fato demonstrativo de que seu legítimo interesse é notório e está baseado em questões econômicas e sociais; e que a empresa apelada também a acusa diretamente de infringir a patente em questão, nos autos de ação que tramita na 15ª Vara Cível do Fórum Central de São Paulo, o que lhe confere legitimidade para pleitear a anulação de tal título.

Alega a recorrente que, em sendo reconhecida a sua legitimidade ativa e interesse de agir, não haveria óbice para que este Tribunal prossiga na análise de mérito da demanda, nos termos do § 3º do art. 515 do CPC/73, tendo em vista que os autos do processo estão bem instruídos e o laudo pericial foi conclusivo e taxativo quanto à nulidade da patente sob exame.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, para que seja anulada a sentença e dado prosseguimento na análise de mérito da ação, nos termos do § 3º do art. 515 do CPC/73, ou, alternativamente caso se entenda necessário, seja anulada a sentença e determinada a remessa dos autos ao Juízo de origem, para que seja proferida nova sentença analisando o mérito da ação.

Recebida a apelação no duplo efeito e com contrarrazões do INPI, às fls. 903/906, foram os autos remetidos para este Tribunal, onde a Procuradoria Regional da República, oficiando, não vislumbrou interesse para sua intervenção no feito (fls. 912/913).

A despeito de ter sido intimada para oferecer contrarrazões, a primeira ré permaneceu inerte (fls. 915 e 920).

É o relatório. Peço dia.

Rio de Janeiro, 07 de abril de 2016.

ANTONIO IVAN ATHIÉ

IV ­ APELACAO CIVEL 2008.51.01.804700­0

Desembargador Federal ­ Relator

V O T O

Conheço do recurso de apelação, uma vez presentes seus pressupostos legais.

Como relatado, trata­se de apelação de sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a autora não teria demonstrado legítimo interesse para propositura da presente ação de nulidade, conforme previsto no art. 56 da LPI.

Em que pese as razões da apelante, a sentença não merece reforma, pois bem decidiu a questão, nada havendo a ser reparado, valendo dela transcrever os seguintes lances (fls. 804/807):

“11. Na petição inicial, a autora afirma que “tomou conhecimento que um de seus clientes, mais especificamente a empresa Prideli Ind. E Com. De papéis Ltda (Prideli), recebeu notificação extrajudicial, datada de 15.10.2007, em língua inglesa, por meio da qual a primeira Ré alega ter patente para um produto chamado “Saturn Clarifier”. Ato contínuo, afirmou a empresa notificante, ora primeira Ré, que teria evidência que um equipamento contrafeito estaria de posse da notificada. Dessa forma, a notificante, ora primeira Ré, exigiu que a Prideli cessasse e desistisse do uso do tal produto supostamente infrator” (fl. 3). Informa que houve outras investidas por parte da ré contra clientes da autora por meio da Companhia Brasileira de Tecnologia Industrial (CBTI). Às fls 72/89, foram juntadas cópias das notificações às empresas Prideli, Indaial, Celulose Irani, Tropico´s e Ibema.

12. A 1ª. ré, na peça de contestação, após assumir ter sido responsável pelas notificações, questiona a legitimidade da autora para pretender a anulação da Patente PI 9607800­6, posto que “a Autora em momento

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algum de sua exordial destaca qual a relação comercial mantida com seus clientes que a levou buscar a tutela jurisdicional. Melhor dizendo, não faz a Autora qualquer justificativa, e muito menos prova, de seu interesse de agir e legitimidade na demanda (...) fls. 316/317.

13. Em réplica, a autora afirma “é evidente o interesse e a legitimidade da Autora para propositura da ação de nulidade. Isso porque é óbvio o prejuízo sofrido pela autora quando seus clientes passaram a receber notificações ameaçando­as quanto ao uso de produtos supostamente contrafeitos à Patente PI 9607800­6. Note­se que a Ré admite expressamente o envio das notificações para diversas empresas, entre elas a Prideli Ind. e Com. de Papéis Ltda, cliente da autora, de onde advém manifesto interesse da declaração de nulidade da carta­patente, concedida ao arrepio da Lei” (fl. 528).

14. Em princípio, caberia às empresas notificadas defender em nome próprio interesse próprio, não cabendo à autora defender interesse alheio.

15. A demandante, entretanto, sustenta ter interesse próprio para ser legitimada na pretensão de obter a nulidade da Patente.

16. Mas disso não faz prova. Não há demonstração de que as notificadas eram clientes da autora, de que o produto imputado como contrafação tenha sido fabricado por ela e que produto seria esse.

17. Da leitura da Cláusula 2ª. de seu Contrato Social (fl. 42), observa­se que tem por atividades a “fabricação, comércio, importação e exportação de máquinas, aparelhos e peças para a indústria de celulose, papel e papelão, instalação, reparação e manutenção de máquinas e aparelhos para a indústria de celulose,papel e papelão”.

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18. Entretanto, a partir da cláusula, não se pode concluir:

a) que a autora venda Aparelho Clarificador como produto concorrente ao da PI 9607800­6 ou que pretenda fazê­lo, pois não há especificação de quais máquinas, aparelhos e peças vende para o fim de se verificar se atua em mercado do qual possa advir prejuízo a suas atividades;

b) que mantenha alguma relação comercial com as notificadas, pois não junta nenhum contrato;

c) que tenha fabricado ou vendido o produto que a 1ª. ré acusa de ser uma contrafação ao “Saturn Clarifier”.

19. O art. 56, da Lei nº 9.279/1996, prevê:

Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

20. A leitura do dispositivo, depreende­se que, além do INPI, a pessoa com legítimo interesse possa propor a ação de nulidade de patente, ficando evidente a intenção do legislador em restringir a legitimidade a quem tenha interesse, e não a qualquer um. Resta definir o que se deve entender como ter legítimo interesse.

21. A melhor interpretação do termo não parece ser aquela que exija interesse jurídico na questão, o que é o interesse tradicional no processo. O interesse legítimo previsto no dispositivo legal tem natureza material, é o interesse econômico. É aquele que exige a demonstração de que a exclusividade de exploração gerada pela patente possa influenciar no objeto da atividade do pretenso interessado, em seus negócios, causando­lhe prejuízo.

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22. Estabelecido no presente caso que a autora não é mandatária das empresas notificadas, cabe a ela demonstrar em que medida a patente influencia em seus negócios empresariais, prejudicando­a. O que não se pode é admitir uma interpretação tão extensiva que dê a qualquer um a possibilidade de propor a ação de nulidade, pois isso tornaria sem valor a expressão utilizada pela lei “legítimo interesse”, e ela não contém termos inúteis.

23. Não caberia à demandante exercer o papel de defesa da sociedade em matéria de patentes, pois não está legitimada a isso por lei, mas sim o INPI, o Ministério Público e eventualmente outras instituições como, por exemplo, em ação civil pública, a Defensoria Pública, se for o caso. O que a autora precisa demonstrar é o interesse privado de direito material, de índole econômica.

24. Se a autora fabrica ou vende produto similar ao protegido pela Patente, deveria ter demonstrado. Se as notificações prejudicaram sua imagem perante clientes que adquiriram seus produtos, deveria ter demonstrado, e não apenas alegado. Deveria trazer aos autos a prova da relação comercial e qual produto fabrica ou vende que pode ser considerado concorrente do “Saturn Clarifier”. Em suma: caberia à autora demonstrar qual é a relação de direito material que justifica sua pretensão no processo. Qual é o fundamento material do prejuízo a seu negócio causado pela PI 9607800­6, que a torna interessada legítima? É o contrato com as notificadas? É a produção de produto similar?

25. Entretanto, a autora não se desincumbiu do ônus dessa demonstração, mesmo com a oportunidade que teve na réplica.”

Como visto acima, bem houve a sentença ao julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por não ter a autora demonstrado o seu legítimo interesse na demanda.

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Com efeito, o artigo 56 da Lei nº 9.279/96, que regulamenta a Propriedade Industrial, autoriza que a ação de nulidade de patente seja intentada “pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse”.

Da leitura do texto legal, verifica­se que não é qualquer pessoa que possui legitimidade para, sendo evidente que o interesse aqui tratado é de direito material, de natureza econômica, devendo por isso mesmo ser objetivamente comprovado.

Na hipótese, a autora sustenta ter interesse próprio que legitimaria sua pretensão de ver anulada a patente PI 9607800­6, porquanto a empresa ré teria passado a notificar diversos clientes seus, acusando­os de utilizarem produto fabricado pela recorrente, que supostamente seria contrafeito à aludida patente.

Todavia, a despeito de ter sua legitimidade expressamente questionada na contestação, a autora, na réplica, não comprovou materialmente qual seria sua relação comercial com as empresas notificadas e qual produto que fabrica ou comercializa poderia ser considerado contrafação ao objeto da patente PI 9607800­6, ou seja, a recorrente deixou passar in albis a oportunidade de demonstrar qual seria o suposto prejuízo efetivo que por ventura estaria sofrendo com a manutenção da higidez do aludido privilégio patentário. Neste particular, relevante salientar que o fato de haver afinidade entre as atividades exercidas pelas litigantes, as quais estão descritas no contrato social da apelante, não comprova cabalmente que a patente que pretende ver anulada de alguma forma cause interferência em seus negócios, ou atinja sua esfera patrimonial.

Por fim, a apresentação de argumentos referentes à defesa do consumidor também não se presta para comprovar devidamente o interesse processual daquele que pleiteia anulação de patente, o que somente poderia ser feito através da propositura de ação civil pública, procedimento para o qual a recorrente não possui legitimidade ativa.

Destarte, como a comprovação objetiva da legitimidade para a propositura da ação de nulidade de patente decorre de expresso comando legal (art. 56 da LPI), não há qualquer violação aos princípios

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constitucionais do acesso à justiça e da livre concorrência, aos dispositivos da Lei da Propriedade Industrial e do Código de Processo Civil, que resulte do decreto judicial recorrido.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Rio de janeiro, 12 de maio de 2016.

ANTONIO IVAN ATHIÉ

Desembargador Federal ­ Relator

VOTO VISTA

O Exmo. Desembargador Federal ABEL GOMES:

Conforme já relatado, trata­se de apelação cível interposta às fls. 811/833 pela NEOFIBER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. em face da sentença proferida às fls. 801/807 pelo MM Juiz da 31ª Vara Federal/RJ, nos autos da ação ajuizada pela apelante em face da LES TRAITEMENTS DES EAUX POSEIDON INC e do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

A ação ajuizada objetivava, liminarmente, a suspensão dos efeitos da patente PI 9607800­6 (APARELHO CLARIFICADOR PARA SEPARAR PARTÍCULAS INSOLÚVEIS DE UM LÍQUIDO E MÉTODO PARA SEU TRATAMENTO) somente em relação à autora e, no mérito, a nulidade da referida patente de invenção.

Para tanto, alegou a autora, em resumo, que algumas empresas que são suas clientes (Prideli Ind. e Com. de Papéis Ltda., etc.) receberam notificações extrajudiciais da empresa­ré, LES TRAITEMENTS DES EAUX POSEIDON INC, assim como também da licenciada da ré

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(Companhia Brasileira de Tecnologia Industrial ­ CBTI), por meio das quais alertavam sobre uma suposta contrafação do produto "SATURN CLARIFIER" que, segundo a ré, corresponde a patente PI 9607800­6 de sua titularidade (fls. 82/89). A autora, sustentou, ainda, que diante das ameaças ao seu negócio, uma vez que fornece o produto para clientes em todo o território nacional, não restou outra alternativa senão o ajuizamento da presente ação, visando a nulidade da patente da ré que foi concedida equivocadamente, uma vez que não preenche os requisitos da novidade e atividade inventiva, notadamente diante das anterioridades consubstanciadas nas patentes listadas à fl. 15 (GB 1,107,096; FR 2.717.192; US 5,650,044; US 2,479,126; US 2,780,362; US 3,182,799; US 5,335,785; US 3,951,818 e FR 2,144,862).

À fl. 283 foi proferida decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, tendo sido objeto de interposição de agravo de instrumento às fls. 288/302 que foi julgado pela Primeira Turma Especializada no sentido de negar provimento ao recurso (AI nº 2008.02.01.008412­0).

Às fls. 801/807 foi proferida sentença julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termo do art. 267, VI do CPC/73. Entendeu o magistrado, em resumo, que a autora não demonstrou nos autos qual é o produto similar que afirma vender para as empresas que são suas clientes e que é protegido pela patente PI 9607800­6. Afirmou que se as notificações prejudicam sua imagem perante as clientes que adquiriram seu produto, deveria ter demonstrado, trazendo aos autos prova da relação comercial e qual é o produto que fabrica ou vende que pode ser considerado concorrente do "SATURN CLARIFIER". Por fim, destacou que não ficou comprovado qual é o fundamento material do prejuízo causado ao seu negócio pela patente PI 9607800­6, não restando caracterizado o legítimo interesse previsto no art. 56 da Lei 9.279/96.

A NEOFIBER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. apelou às fls. 811/833 sustentando, em síntese, o seguinte:

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1) Que as empresas apelante e apelada são concorrentes e fabricam e comercializam produtos destinados à indústria de fabricação de papel, notadamente voltados ao tratamento da água utilizada por essa indústria;

2) Que é óbvio o prejuízo sofrido pela apelante quando suas clientes passaram a receber notificações ameaçando­as quanto ao uso do produto supostamente contrafeito às patentes da apelada: PI 9607800­6 ("BOMBA CENTRÍFUGA DE LÍQUIDO COM INJEÇÃO INTERNA DE GÁS") e PI 98080296­5 (PROCESSO PARA A PRODUÇÃO DE COMPOSTOS, NOVOS COMPOSTOS, PREPARADO FARMACÊUTICO QUE CONTÉM OS MESMOS E UTILIZAÇÃO DESSES COMPOSTOS);

3) Que ao contrário do que constou na sentença, as empresas notificadas pela apelada não teriam interesse econômico em ajuizar a ação visando a nulidade da patente PI 9607800­6, pois o objeto social de tais empresas é a produção de papel e não o tratamento de água, sendo menos custoso para as empresas deixar de adquirir o produto supostamente contrafeito fornecido pela apelante;

4) Que tendo em vista que a patente da apelada protege tecnologia já conhecida do estado da técnica e que consubstancia atividade­fim da apelante, resta plenamente demonstrado o seu interesse econômico e jurídico em ver a nulidade do título patentário;

5) Que ao deixar de apreciar o mérito da ação, a sentença manteve vigente uma patente concedida ao arrepio da Lei, retirando não apenas da apelante, mas também de toda a sociedade o direito de usufruir daquela tecnologia, criando um monopólio indevido perigoso, permitindo que apenas a apelada continue a locupletar­se pelo uso de uma tecnologia que pertence ao domínio público;

6) Que por ocasião do envio das notificações pela empresa apelada, a apelante havia ajuizado na Justiça Estadual/SP uma ação declaratória de não infração da patente PI 98080296­5 visando, inclusive, a obtenção de indenização em razão dos prejuízos causados pelas notificações endereçadas às clientes da apelante (nº 0142627­43.2008.8.26.0100 ­ 15ª Vara Cível do Fórum Central de São Paulo/SP);

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7) Que nos autos da ação nº 0142627­43.2008.8.26.0100 a ora apelada apresentou petição alegando que o produto da apelante estaria supostamente infringindo outra patente de sua titularidade que é justamente a PI 9607800­6 que é objeto dos presentes autos, esclarecendo que as notificações enviadas na verdade se referiam a essa patente. Afirma que foi proferida sentença julgando parcialmente procedente o pedido para o fim de reconhecer que o produto fabricado pela apelante não infringe os direitos da patente PI 98080296­5 rejeitando, no entanto, o pedido indenizatório. Aduz que a LES TRAITEMENTS DES EAUX POSEIDON INC recorreu da sentença, tendo afirmado que o produto da ora apelante viola as patentes PI 9607800­6 e PI 98080296­5, fatos que justificam a legitimidade e o interesse da ora apelante para o ajuizamento da presente ação;

Por fim, postula que, em sendo reconhecida a legitimidade e o interesse de agir da apelante, esse E. Tribunal prossiga na análise do mérito, na forma do § 3º do art. 515 do CPC/73. Afirma que consoante parecer técnico de fls. 165/176 elaborado pelo renomado Instituto de Pesquisas e Estudos Industriais ­ IPEI (da Faculdade de Engenharia Industrial de São Bernardo do Campo), a patente PI 9607800­6 é nula, uma vez que a técnica reivindicada na mesma já era conhecida em data anterior a seu depósito, notadamente pelo documento GB 110796.

Contrarrazões do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL às fls. 903/906 pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL às fls. 912/913 disse não ter interesse público que justifique a sua intervenção obrigatória no feito.

Despacho à fls. 915 determinando a intimação da empresa­apelada para apresentar contrarrazões.

A empresa LES TRAITEMENTS DES EAUX POSEIDON INC embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (fl. 920).

Na sessão do dia 12/05/2016 foi proferido voto pelo Exmo. Desembargador Federal Ivan Athié negando provimento ao recurso para manter a extinção do processo, acompanhado do Exmo. Desembargador

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Federal Abel Gomes. Após, o Exmo Desembargador Federal Messod Azulay Neto proferiu voto vogal dando provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para que o Juiz prosseguisse na apreciação do mérito. Nos termos da certidão de julgamento de fl. 928 e das notas taquigráficas em anexo, na própria sessão do dia 12/5/2016, valendo­me da faculdade regimental, pedi vista dos autos, razão pela qual trago hoje o processo a julgamento.

Passo a decidir.

A sentença merece ser confirmada, conforme a seguir será exposto.

Observa­se que a sentença guerreada entendeu pela extinção do processo sem julgamento do mérito, ante a ausência do legítimo interesse previsto no art. 56 da Lei 9.279/96, in verbis:

"Art. 56. A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

§ 1º A nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer tempo, como matéria de defesa.

§ 2º O juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios."

A questão do denominado legítimo interesse tem que ser analisada com critério, notadamente no presente caso no qual estamos diante de interesses particulares.

No caso em tela, verifica­se que a autora, ora apelante, sustenta que fabrica e comercializa um produto denominado "CLARIFICADOR" que, em resumo, tem a função de devolver ao meio ambiente a água utilizada na indústria do papel de maneira ecologicamente mais adequada e sem impacto ao meio ambiente (fl. 238). Afirma que algumas empresas que são suas clientes receberam notificações extrajudiciais da empresa­apelada, por meio das quais alertavam sobre uma suposta contrafação do produto

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"SATURN CLARIFIER" que, segundo a apelada, corresponde a patente PI 9607800­6 de sua titularidade (fls. 82/89).

Ocorre que analisando os autos constata­se que a NEOFIBER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. ajuizou a presente ação tendo juntado aos autos para embasar o seu direito as notificações acima já mencionadas, de fls. 82/89, que não possuem nenhuma especificação do produto que a apelante alega fabricar. Observa­se que nas próprias notificações há a solicitação de que seja enviado à LES TRAITEMENTS DES EAUX POSEIDON INC dados de identificação relacionados à aquisição do produto, tais como: endereço da empresa, preço de compra, faturas, recibos e, inclusive, cópia de quaisquer catálogos, anúncios, etc. Tudo referente a compra e venda da possível contrafação do produto "SATURN CLARIFIER" da apelada, ficando claro o caráter investigativo das notificações.

Destaque­se que à fl. 818 (item 28) da apelação da NEOFIBER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. (fls. 811/833) a apelante afirma que: "Ora, não há dúvidas de que tais acusações mancharam a reputação da apelante perante suas clientes, sendo que alguns deles deixaram de adquirir novos produtos da apelante, enquanto outros solicitaram esclarecimentos acerca das acusações que vinham sofrendo." Porém, nos autos não há nenhum documento comprobatório de tais fatos que pudessem demonstrar a relação comercial da apelante com as empresas notificadas. Ou seja, não consta dos autos nenhum comunicado oficial das empresas notificadas solicitando informações ou outros documentos tais como: contrato de venda do produto da apelante ("CLARIFICADOR") celebrado com as empresas notificadas, notas fiscais, folder, anúncios, etc., não sendo, portanto, possível verificar a existência da alegada relação comercial da apelante com as respectivas empresas notificadas.

Outra questão relevante é que não há nos autos documentos que venham a comprovar a real existência do produto da apelante, limitando­se a mesma a juntar um parecer técnico, de fls. 164/281, no qual, às fls. 177/178, constam dois desenhos com especificações que não são passíveis de visualização nem mesmo através de uma lupa, não se podendo aferir se realmente correspondem ao mencionado produto da apelante, já que não há

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nenhum outro documento comprobatório da existência do "CLARIFICADOR" nos autos (protótipo, catálogo, etc.). Ora, não seria crível que a apelante, diante da alegada relação comercial com várias empresas não tenha sequer um contrato, nota fiscal ou até mesmo um e­mail que viesse a demonstrar que produziu e vendeu efetivamente esse produto para as empresas constantes de fls. 82/89.

Prosseguindo na análise da questão, a apelante sustenta a existência do legítimo interesse no ajuizamento da presente ação juntando aos autos, quando da interposição da sua apelação (fls. 811/899), cópia da Ação Declaratória nº 0142627­43.2008.8.26.0100 em trâmite na Justiça Estadual de São Paulo que foi ajuizada pela ora apelante em face da apelada objetivando a declaração de que o seu produto ("CLARIFICADOR") não infringe os direitos oriundos da patente PI 98080296­5. Argumenta que na referida Ação Declaratória a empresa LES TRAITEMENTS DES EAUX POSEIDON INC. afirmou em sua apelação, à fl. 841, que o produto fabricado pela apelante ("CLARIFICADOR") viola os direitos oriundos da patente PI 9607800­6, caracterizando assim o legítimo interesse nos presentes autos.

Sobre este aspecto, inicialmente saliente­se que da análise das cópias relativas à Ação Declaratória nº 0142627­43.2008.8.26.0100 verifica­se que a ora apelada esclarece que ocorreu um equívoco nas notificações enviadas às clientes da apelante no que diz respeito ao número da patente supostamente violada. Ou seja, constou a patente 98080296­5 quando deveria ter constado a patente PI 9607800­6 objeto do presente processo, consoante restou consagrado na sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível do TJ/SP (em especial à fl. 897).

Outrossim, no que se refere ao fato da apelada nos autos da Ação Declaratória nº 0142627­43.2008.8.26.0100 (fl. 841) afirmar que seu representante legal efetuou visita técnica às empresas notificadas e se deparou com equipamentos idênticos que foram adquiridos da "NEOFIBER" não tem o condão de tornar cristalina a questão, na medida em que não há sequer um documento nos presentes autos que demonstre a comercialização do denominado ("CLARIFICADOR"). Pergunta­se: Se a NEOFIBER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA.

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realmente vendeu seu produto para as empresas, onde estão a faturas, notas fiscais, etc.?

Portanto, adoto como razões de decidir os fundamentos da sentença ora guerreada que analisou a questão com coerência, in verbis:

­ Fls. 806/807 (item 24):

"Se a autora fabrica ou vende produto similar ao protegido pela Patente, deveria ter demonstrado. Se as notificações prejudicaram sua imagem perante clientes que adquiriram seus produtos, deveria ter demonstrado, e não apenas alegado. Deveria trazer aos autos a prova da relação comercial e qual produto fabrica ou vende que pode ser considerado concorrente do" SATURN CLARIFIER ". Em suma: caberia à autora demonstrar qual é a relação de direto material que justifica a sua pretensão no processo. Qual é o fundamento material do prejuízo a seu negócio causado pela PI 9607800­6, que a torna interessada legítima? É o contrato com as notificadas? É a produção de produto similar?

Entretanto, a autora não se desincumbiu do ônus dessa demonstração, mesmo com a oportunidade que teve na réplica."

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Rio de Janeiro, 14 de julho de 2016.

ABEL GOMES

Desembargador Federal

IV ­ APELACAO CIVEL 2008.51.01.804700­0

VOTO­VENCIDO

(DESEMBAGARDOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO) Com a vênia do eminente Relator, voto no sentido da dar provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem,

para que o juiz prossiga na apreciação do mérito, reconhecendo, pois, a

legitimidade da parte para propositura da ação com base em tudo que disse

na sessão de julgamento, subscrita em notas taquigráficas acostadas às fls

941/950.

É como voto.

DES. FED. MESSOD AZULAY NETO

2ª Turma Especializada

E­mail de 25/5/2016 GAB/DF ABEL GOMES

PROCESSO 2008.51.01.804700­0 (1P)

CONDUÇÃO DE JULGAMENTO

DF ABEL GOMES: Egrégia Turma, o próximo pedido de preferência é o

processo 1 da pauta ordinária, cujo Relator é o Desembargador Federal

Ivan Athié. Haverá sustentação do Doutor Caio Richa.

DF IVAN ATHIÉ (RELATOR): Senhor Presidente, como o relatório tem

apenas uma página, não sei se o dispenso.

DF ABEL GOMES: Acho que podemos dispensar o relatório, não, Doutor?

A sustentação é pelas duas partes ou só por uma? É pelo apelado ou pela

apelante?

DR. ADVOGADO (Pela Apelante): Pela apelante.

IV ­ APELACAO CIVEL 2008.51.01.804700­0

(RELATOR DF IVAN ATHIÉ)

(PRESIDENTE DF ABEL GOMES)

PROCESSO 2008.51.01.804700­0 (1P)

SUSTENTAÇÃO ORAL

DF ABEL GOMES: Vossa Excelência tem a palavra pela apelante.

DR. ADVOGADO (Pela Apelante): Boa tarde, Excelências, Membro do

Ministério Público, Diretor de Subsecretaria.

Resumidamente, a ação tem um pano de fundo patentário; mas existe uma

preliminar processual que foi reconhecida pelo Juiz, ao extinguir o feito por alegada falta de legitimidade da apelante, minha cliente, no caso, no sentido de que ela não teria comprovado a relação comercial com as empresas que

foram notificadas pela apelada, titular da patente anulanda.

Em relação às empresas em discussão, ambas atuam na área de produção de papel, produção de celulose, e, especificamente, na purificação da água

IV ­ APELACAO CIVEL 2008.51.01.804700­0

relacionada à produção final do papel, ou seja, um objeto social bem

específico. E a apelante, minha cliente, recebeu a notícia de que vários de

seus clientes estavam sendo notificados pela empresa apelada, titular da

patente.

Então, outra alternativa não restou à empresa apelante senão ajuizar ação de nulidade visando a demonstrar tanto a violação à novidade quanto à

atividade inventiva; e isso com base, Excelências, em nove documentos da

técnica anterior que foram devidamente comprovados nos autos. E aqui eu

ressalto que, depois do trâmite de seis anos da ação, com a prolação de um

laudo pericial extenso, robusto, em que foram reconhecidas essas nulidades, tanto a violação à novidade quanto à atividade inventiva ­ repito, com base

em nove documentos de técnica anterior ­, o Juiz resolveu reconhecer essa

preliminar processual e julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, por

alegada falta de legitimidade.

Excelências, neste caso, não há como ignorar que foi devidamente

comprovada pela apelante a legitimidade para propor a ação. Foi

devidamente comprovado nos autos que as empresas, que eram sim suas

clientes, foram notificadas pela empresa apelada, e, mais do que isso, que

há inequívoco interesse de agir ­ um dos pressupostos da legitimidade ativa. Por quê?

O resultado final da ação ­ repito ­ será a anulação da patente, ou seja, será

como se ela nunca tivesse existido ­ efeito ex tunc. E, portanto, qualquer

empresa, a coletividade e, óbvio, empresas com objeto social voltado para a tecnologia que outrora estava protegida e que agora está na coletividade

poderão usufruir daquela tecnologia.

Então, não há como ignorar que a empresa apelante, que tem

inequivocamente como comprovada nos autos a legitimidade, o objeto

social voltado a uma área de grande especificidade, que é a filtragem de

água necessária à produção de celulose, tenha legitimidade necessária.

Peço vênia para ler uma doutrina a respeito do binômio necessário à

legitimidade para propor uma ação.

(Lê)

IV ­ APELACAO CIVEL 2008.51.01.804700­0

“Segundo Barbosa Moreira, o binômio, para se ter

legitimidade, é formado por necessidade/utilidade. O

autor deve ter necessidade de ajuizar a ação, que

deverá ser apta a solucionar o litígio instaurado entre as partes. Inexistindo outro modo capaz de possibilitar o

resultado jurídico que se pretende obter com a ação,

então é necessária; devendo se reconhecer a presença

do interesse de agir. Além disso, a ação deve ter

utilidade para a parte que a propõe, ou seja, deve ser

pertinente ou vantajosa.”

E aqui, Excelências, destaco que, na ação, a utilidade da pretensão deduzida em juízo é manifesta porque a apelante, autora da ação, poderá, com a

obtenção da nulidade da patente, finalmente usufruir da tecnologia e cessar as notificações que foram comprovadamente enviadas pela apelada aos seus clientes. Com o título nulo, reconhecido por um perito nomeado pelo Juízo

­ inclusive, foi aberto o devido contraditório em relação ao laudo pericial

produzido nos autos ­, isso irá permitir que aquela patente seja anulada e

seja reconhecida a invalidade daquele título.

Ao final, Excelências, alternativamente, tendo em vista que, como já falei,

foi produzido laudo pericial robusto nos autos, com o contraditório, em que todas as partes puderam se manifestar ­ a empresa apelada optou por

simplesmente não apresentar qualquer pedido de esclarecimento ou quesito suplementar ­, a defesa pede que esse laudo pericial seja de pronto

reconhecido por Vossas Excelências e que, pelo antigo art. 515 do CPC/73

­ equivalente ao art. 1.013 do Novo CPC ­, julguem procedente a ação,

reconhecendo a nulidade do título patentário.

Esses são os pedidos da apelante. Agradeço a atenção. Boa tarde!

IV ­ APELACAO CIVEL 2008.51.01.804700­0

(RELATOR DF IVAN ATHIÉ)

(PRESIDENTE DF ABEL GOMES)

PROCESSO 2008.51.01.804700­0 (1P)

VOTO

DF IVAN ATHIÉ (RELATOR): Anoto que recebi um bem­elaborado

memorial oferecido pelo Doutor Advogado, a quem cumprimento pela

sustentação oral.

O voto é o seguinte:

(Lê)

“Eu conheço do recurso porque presentes seus

pressupostos legais (....)

(....) Eu concluo dizendo que a empresa autora não fez

prova dessas condições que deveria ostentar para que

tivesse legitimidade ativa para a propositura da ação.”

Estou negando provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou

extinto o processo sem julgamento do mérito, em face da ilegitimidade da

autora.

IV ­ APELACAO CIVEL 2008.51.01.804700­0

(RELATOR DF IVAN ATHIÉ)

(PRESIDENTE DF ABEL GOMES)

PROCESSO 2008.51.01.804700­0 (1P)

VOTO­VOGAL

DF ABEL GOMES: Eu também recebi o Advogado em meu gabinete, que

me levou os memoriais explicando a situação.

Como esses processos estão sendo trazidos pelo Relator, e sempre ficamos

no aguardo de seu exame, fiquei na linha de observar o que o

Desembargador Athié teria aferido dos autos com relação também à

sentença. E me convenci agora, com sua fundamentação, de que realmente

a sentença enveredou... Inclusive, fiz um resumo com base no memorial,

mas estou acompanhando o Relator. Até porque, se for o caso de

comprovar depois e extinguir o processo, ele poderá entrar com outra ação.

DF IVAN ATHIÉ (RELATOR): Parece­me até que nem foi o Advogado

que entrou com a ação.

DF ABEL GOMES: Foi outra pessoa, não é? Ele assumiu depois.

DF IVAN ATHIÉ (RELATOR): Ele assumiu depois.

IV ­ APELACAO CIVEL 2008.51.01.804700­0

(RELATOR DF IVAN ATHIÉ)

(PRESIDENTE DF ABEL GOMES)

PROCESSO 2008.51.01.804700­0 (1P)

VOTO­VOGAL

DF MESSOD AZULAY: Senhor Presidente, se bem entendi, a parte autora, Neofiber Indústria e Comércio, entrou com uma ação para anular uma

patente. É isso?

DF IVAN ATHIÉ (RELATOR): Sim.

DF MESSOD AZULAY: Por que pretende anular essa patente? Porque ela

fabrica um produto que está sendo objeto de impugnação por parte de

alguém que detém uma patente.

DF ABEL GOMES: Isso.

DF MESSOD AZULAY: Quem fabrica essa patente, quem tem a

titularidade dessa patente notifica os clientes da apelante, dizendo o

seguinte: “Eu sou titular dessa patente e vocês não podem fazer uso desse

equipamento porque tenho exclusividade em relação a ele.”

IV ­ APELACAO CIVEL 2008.51.01.804700­0

A discussão é exatamente saber se esse produto pode ser fabricado por

qualquer um ou se só pode ser fabricado pela apelada ­ Poseidon ­, ou seja,

se há novidade, ou não, nessa patente.

Não vejo por que dizer que ela não teria legitimidade para questionar a

patente se ela fabrica esse produto.

Não quero ir adiante, mas acho que seria o caso de ir adiante, se o laudo

diz: “Não há novidade nessa patente.” Até poderia avançar no julgamento.

Mas eu não faria isso neste momento porque não conheço o laudo pericial,

embora a parte esteja dizendo que o laudo é conclusivo, taxativo, quanto à

nulidade da patente. Então, a princípio, eu daria provimento para que o Juiz apreciasse o mérito da questão.

DF ABEL GOMES: Vossa Excelência não vai nem aplicar o art. 515?

DF MESSOD AZULAY: Eu estaria tendente a aplicar o novo art. 1.013,

que corresponde ao art. 515.

DF ABEL GOMES: Dando provimento ao recurso?

DF MESSOD AZULAY: Eu não entendi o porquê da ilegitimidade.

Vamos imaginar que alguém fabrica um computador, e esse computador é

objeto de uma patente. Alguém fabrica o mesmo computador e está sendo

notificado para não utilizar esse computador. Então, eu tenho legitimidade

para dizer: “Eu posso fabricar porque não há novidade nisso.” Portanto,

tenho o direito de entrar e questionar essa patente e quem dirá se há

novidade ou não é o Judiciário.

Eu não entendi por que o Juiz disse que a empresa não tem titularidade.

Aliás, eu até entendo, de uma certa forma, já que a empresa não foi

notificada pessoalmente. Os clientes dela é que foram notificados. Mas isso está afetando a produção, porque ela é fabricante do produto.

IV ­ APELACAO CIVEL 2008.51.01.804700­0

Então, parece­me que haveria legitimidade. Portanto, eu daria provimento

para anular a decisão, determinando que o Juiz prossiga e julgue o mérito

da ação.

DF ABEL GOMES: Vossa Excelência, então, vai dar parcial provimento

porque o Advogado pede que seja julgado.

DF MESSOD AZULAY: Para eu julgar pelo art. 1.013, eu teria que

examinar o laudo, e não o tenho à mão agora; mas acho que haveria

legitimidade.

Então, dou parcial provimento ao recurso para determinar a nulidade da

decisão, determinando que o Juiz profira a sentença ­ examine o mérito da

decisão.

(RELATOR DF IVAN ATHIÉ)

(PRESIDENTE DF ABEL GOMES)

IV ­ APELACAO CIVEL 2008.51.01.804700­0

PROCESSO 2008.51.01.804700­0 (1P)

PEDIDO DE VISTA

DF ABEL GOMES: Então, vou pedir vista.

DF MESSOD AZULAY: Peço vênia ao eminente Relator.

DF IVAN ATHIÉ (RELATOR): Claro!

DF MESSOD AZULAY: Agora eu entendi o que o eminente Relator falou. Sua Excelência entendeu que não havia legitimidade porque a notificação

não foi dirigida diretamente ao fabricante.

DF IVAN ATHIÉ (RELATOR): E a sentença também.

DF ABEL GOMES: A sentença diz o seguinte:

(Lê)

“A demandante, entretanto, sustenta ter interesse

próprio para ser legitimada na pretensão de obter a

nulidade da patente, mas disso não faz prova.

Não há demonstração de que as notificadas eram

clientes da autora, de que o produto imputado como

contrafação tenha sido fabricado por ela e que produto

seria esse.

Da leitura da Cláusula 2ª de seu Contrato Social,

observa­se que tem por atividades a “fabricação,

comércio, importação e exportação de máquinas,

aparelhos e peças para a indústria de celulose, papel e

papelão, instalação, reparação e manutenção de

máquinas e aparelhos para a indústria de celulose,

papel e papelão”.

IV ­ APELACAO CIVEL 2008.51.01.804700­0

Entretanto, a partir da cláusula `tal', não se pode

concluir...”

E, então, ele vai listando o que não se pode concluir.

DF MESSOD AZULAY: É interessante pedir vista.

DF ABEL GOMES: Eu vou pedir vista até por uma questão prática. Senão, o que vai acontecer? Como Vossa Excelência também não adentrou o

mérito, vai ficar uma discussão...

(RELATOR DF IVAN ATHIÉ)

(PRESIDENTE DF ABEL GOMES)

PROCESSO 2008.51.01.804700­0 (1P)

AGUARDO DE VISTA

DF MESSOD AZULAY: Então, eu vou aguardar a vista de Vossa

Excelência.

DF ABEL GOMES: Porque, caso contrário, vai ficar uma discussão de

recurso só quanto à extinção do processo, não vai se esgotar o mérito e vai

levar essa questão para frente. Então, talvez seja mais prático eu pedir vista. Mas vou traduzir tudo o que foi feito até aqui.

IV ­ APELACAO CIVEL 2008.51.01.804700­0

(RELATOR DF IVAN ATHIÉ)

(PRESIDENTE DF ABEL GOMES)

PROCESSO 2008.51.01.804700­0 (1P)

RESULTADO PARCIAL

No processo 1 da pauta, após o voto do Relator, negando provimento ao

recurso para manter a extinção do processo, acompanhado do

Desembargador Federal Abel Gomes, e do voto­vogal do Desembargador

Federal Messod Azulay, que dava provimento ao recurso para anular a

sentença e determinar o retorno dos autos à Vara para que o Juiz

prosseguisse na apreciação do mérito, valendo­se da faculdade regimental,

o Desembargador Federal Abel Gomes resolveu pedir vista do processo.

Fica suspenso o julgamento, com essa certidão.

IV ­ APELACAO CIVEL 2008.51.01.804700­0

(RELATOR DF IVAN ATHIÉ)

(PRESIDENTE DF ABEL GOMES)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL ­ PROPRIEDADE INDUSTRIAL ­ NULIDADE DE PATENTE DE INVENÇÃO ­ LEGÍTIMO INTERESSE PARA PROPOSITURA DA AÇÃO ­ ART. 56 DA LEI Nº 9.279/96 ­ RECURSO DESPROVIDO.

I ­ O artigo 56 da Lei nº 9.279/96, que regulamenta a Propriedade Industrial, autoriza que a ação de nulidade de patente seja intentada “pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse”. Da leitura do texto legal, verifica­se que não é qualquer pessoa que possui legitimidade para propor a aludida ação de nulidade, mas apenas aquela que tem legítimo

IV ­ APELACAO CIVEL 2008.51.01.804700­0

interesse, sendo evidente que o interesse aqui tratado é de direito material, de natureza econômica, devendo por isso mesmo ser objetivamente comprovado;

II ­ A despeito de ter sua legitimidade expressamente questionada na contestação, a autora, na réplica, não comprovou materialmente qual seria sua relação comercial com as empresas notificadas e qual produto que fabrica ou comercializa poderia ser considerado contrafação ao objeto da patente anulanda, ou seja, a recorrente deixou passar in albis a oportunidade de demonstrar qual seria o suposto prejuízo efetivo que por ventura estaria sofrendo com a manutenção da higidez do aludido privilégio patentário;

III ­ Como a comprovação objetiva da legitimidade para a propositura da ação de nulidade de patente decorre de expresso comando legal (art. 56 da LPI), não há qualquer violação aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da livre concorrência, aos dispositivos da Lei da Propriedade Industrial e do Código de Processo Civil, que resulte do decreto judicial recorrido;

VI ­ Apelação desprovida.

A C Ó R D Ã O

Prosseguindo no julgamento conforme técnica prevista no artigo 210­A do Regimento Interno desta Eg. Corte, após os votos dos Exmos. Srs. Desembargadores Federais Marcello Granado e Simone Schreiber, a Turma, por maioria, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Sr. Relator, Desembargador Federal Ivan Athié, acompanhado pelos Exmos. Srs. Desembargadores Federais Abel Gomes e Simone Schreiber, vencidos os Exmos. Srs. Desembargadores Federais Messod Azulay Neto e Marcello Granado que davam provimento ao recurso.

Rio de Janeiro, 24 de abril de 2017 (data do julgamento).

ANTONIO IVAN ATHIÉ

Desembargador Federal ­ Relator