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29 de Maio de 2020
2º Grau

Tribunal Regional Federal da 2ª Região TRF-2 - APELAÇÃO CIVEL : AC 411585 RJ 2007.51.01.803321-4 - Inteiro Teor

Detalhes da Jurisprudência
Processo
AC 411585 RJ 2007.51.01.803321-4
Órgão Julgador
SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA
Publicação
DJU - Data::28/04/2009 - Página::26/27
Julgamento
31 de Março de 2009
Relator
Desembargador Federal ANDRÉ FONTES
Documentos anexos
Inteiro TeorAC_411585_RJ_31.03.2009.rtf
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Inteiro Teor

IV - APELACAO CIVEL 2007.51.01.803321-4

1

RELATOR

:

ANDRÉ FONTES

APELANTE

:

MONSANTO TECHNOLOGY LLC

ADVOGADO

:

JOAQUIM EUGENIO GOULART E OUTROS

APELADO

:

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

PROCURADOR

:

EDSON DA COSTA LOBO

ORIGEM

:

TRIGÉSIMA SÉTIMA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (200751018033214)

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela autora MONSANTO TECHNOLOGY LLC de sentença proferida pela MM.ª Juíza da 37.ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Dr.ª Márcia Maria Nunes de Barros, que julgou improcedente o pedido de correção do “prazo de proteção da patente pipeline brasileira PI1101050-9 para 16.08.2011, tal como a proteção obtida no país onde foi depositado o primeiro pedido” (fl. 22).

Em suas razões de fls. 557-571, recorrente sustenta, em breve resumo, que: a) conforme dispõe o “parágrafo 4.º, do artigo 230 da Lei 9.279/96, se afigura inegável que o que pretende o legislador é que o prazo de vigência pipeline brasileira caia em domínio público no mesmo dia do prazo de proteção da patente correspondente, no caso, a patente norte americana” (fl. 559); b) o fato de ter ocorrido o abandono do primeiro requerimento de registro da patente no exterior não afasta o seu direito à correção do prazo de vigência do privilégio no Brasil, já que “o § 4.º do art. 230 da LPI expressamente menciona que o prazo da patente pipeline não pode exceder 20 anos da data de seu depósito no Brasil e não da data do primeiro depósito no exterior, sendo abandonado ou não” (fl. 565).

Embora intimado para tanto, o apelado INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI não ofereceu contra-razões.

Em parecer emitido à fl. 615, o Ilustre Procurador Regional da República, Dr. Roberto dos Santos Ferreira, abstém-se de opinar por não vislumbrar interesse público no feito.

Às fls. 623-624, a apelante MONSANTO TECHNOLOGY LLC requereu a juntada parecer técnico elaborado pelo Professor F. Scott Kieff (original e tradução juramentada, respectivamente às fls. 668-684 e 625-667), especialista em patentes dos Estados Unidos, com intuito de prestar alguns esclarecimentos quanto ao instituto da continuação (continuation), previsto na sistemática de deferimento de patentes estadunidenses.

Determinado que o apelado INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI tivesse vista do documento novo apresentado pelo recorrente, esse veio a se manifestar às fls. 693-702, salientando que, não obstante os “esclarecimentos prestados pelo especialista em patentes sobre questões de direito e prática relativa a pedidos de patentes nos EUA, e em favor da ampliação da vigência da patente PI1101050-9, tais práticas não merecem aplicação em nosso ordenamento jurídico, seja por falta de previsão legal, seja pelo que determinam os Arts. 230 e 40 da Lei 9.279/96” e, assim, “o prazo de validade da patente PI1101050-9 até 16/04/2007, contado a partir do depósito inicial no país de origem, corretamente estabelecido por esta INPI” (fl. 702). Em acréscimo, observa que, “apesar de não ser o objeto da discussão, reexaminando, nesta oportunidade, a matéria da patente pipeline à luz do Art. 230 das disposições transitórias da Lei nº 9.279/96, constatou-se que a matéria da reivindicação 1 incide frontalmente com o que determina o Art. 10, inciso IX, da Lei 9.279/96, conforme pode ser verificado no item i deste parecer técnico” (fl. 702).

A respeito desse pronunciamento do INPI, a apelante MONSANTO TECHNOLOGY LLC se manifesta às fls. 709-425, ressaltando que: a) a simples leitura do § 4º do artigo 230 da Lei nº 9.279-96 não deixa qualquer dúvida que a intenção do legislador é a de que, no caso de patente estrangeira revalidada no Brasil, o prazo de validade deve ser contado a partir do depósito efetuado no Brasil e não do primeiro depósito realizado no exterior e também que “o prazo da patente pipeline caia em domínio público no mesmo dia do prazo da patente correspondente” (fl. 711); b) “as regras ordinárias previstas na LPI para exame de pedidos de patente não são aplicadas à patentes pipeline” (fl. 713), pois “tendo o legislador brasileiro optado, no sistema pipeline, por aceitar o exame dos requisitos de patenteabilidade feito no país de origem, de modo a determinar que a publicação da sua concessão ocorrerá sem tal exame pelo INPI, emerge a estrita vinculação com a patente estrangeira no que respeita à presença de tais requisitos” (fl. 714); c) a tese, sustentada pelo INPI, quanto à independência da patente revalidada no Brasil com relação a patente estrangeira originária não tem qualquer fundamento, pois “se as patentes pipeline são patentes excepcionais e cada uma delas deve ser concedida no país de origem (artigo 230 § 3º LPI), essas patentes são dependentes” (fl. 713) e “é exatamente essa dependência que permite, em caráter excepcional, ultrapassar, para a patente, o óbice da novidade” (fl. 713); d) “o sistema continuation é um sistema peculiar dos EUA e, por isso, não pode influenciar na concessão do prazo da patente pipeline em questão”, mas “lei brasileira não cria qualquer restrição ou prevê a análise do sistema de concessão de patente norte-americano para, então, verificar como será contado o prazo da patente pipeline” (fl. 716); e) não merece prosperar o argumento invocado pelo INPI quanto à proibição da patenteabilidade do objeto da reivindicação 1 da PI 11010509, diante dos termos inciso IX do artigo 10 da Lei nº 9.279-96 (“Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: (...) IX – o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais”), pois “como o INPI bem lembrou às fls. 702, trata-se a presente de uma ação ajuizada pela Apelante visando apenas a correção do prazo da sua patente pipeline. Caso o INPI entenda que a patente pipeline da Apelante violaria o disposto no artigo 10 da LPI, a lei Propriedade Industrial no seu artigo 173 prevê a possibilidade do INPI ou qualquer pessoa com legítimo interesse ajuizar ação de nulidade” (fl. 718); f) além disso, à época da tramitação do procedimento administrativo que culminou no deferimento da patente PI 1101050-9, “toda matéria que incidia nas proibições do referido artigo 10 foi retirada através do cancelamento da reivindicação 2 original” e, portanto, “a ora apelante já atendeu a todos os requisitos para a concessão da patente ‘pipeline’ ainda na fase do processamento administrativo, motivo pelo o qual o examinador do INPI corretamente deferiu o então pedido de patente” (fl. 719); g) “eventual alegação de que um produto patenteado possua uma liberdade em relação a preços é contrária da política nacional de regulação de preços aplicada no Brasil, que, como amplamente demonstrado é bastante rígida e controlada de perto pelo Governo, que tem efetivamente através do arsenal legal à disposição, condições efetivas de impedir todo e qualquer tipo de abuso de preço, inclusive por meio de aplicação de severas penalidades” e, assim, “a aplicação do artigo 230 § 4º está sendo esquecida, para dar espaço a análise de aspectos políticos que, como anteriormente demonstrado, não condizem com a realidade do sistema de patentes no Brasil, pois (i) não há que se falar em abuso de preço dos medicamentos e (ii) se não tem inovação, conseqüentemente, não tem genérico. Em suma, estão sendo criados, renovada vênia, injustos e falsos obstáculos à correção do prazo das patentes pipeline no Brasil” (fls. 723-724).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 43, IX do Regimento Interno.

Em 17–02–2009.

ANDRÉ FONTES

Relator

VOTO

I – Ao prever em seu artigo 230 a possibilidade da revalidação de patente estrangeira no Brasil (pipeline), a Lei n.º 9.279-96 atentou contra o princípio insculpido no inciso XXXVI do artigo 5.º da Constituição, já que uma série de inventos que, sob a égide da legislação revogada, encontravam-se em domínio público passaram a ser objeto de proteção intelectual, fato que representa violação ao direito adquirido dos nacionais anteriormente consolidado.

II – Por respeito à idéia conceitual do instituto da patente acolhida pela legislação brasileira, o prazo de vigência da revalidação de patente estrangeira no Brasil (pipeline) deve ser computado a partir da data do primeiro requerimento de depósito no país estrangeiro, independente do fato de ter havido abandono, desistência do requerimento da patente originaria ou ter ocorrido aa substituição parcial do objeto desse privilégio pela sistemática da continuation.

III - A constatação de que a patente revalidada no Brasil foi objeto de requerimento de continuation, instituto próprio do direito patentário estadunidense e que consiste no requerimento de privilégio sobre as modificações imprimidas à invenção anteriormente depositada, não impede que a contagem da vigência da pipeline ainda tenha como termo a quo a data do depósito da invenção originária, e não da aperfeiçoada, já que foi aquela que de fato inovou o estado da técnica e que efetivamente ensejou o primeiro requerimento depositado e deferido, nos termos do § 4.º do artigo 230 da Lei n.º 9.279-96.

IV – Se, nos autos que objetiva unicamente a extensão do prazo de validade de patente revalidada no Brasil, é levantada, apenas em sede de recurso, questão referente à proibição da patenteabilidade do objeto de uma das reivindicações da patente, o Tribunal ad quem está desautorizado a apreciar tal questão, sob pena de supressão de instância, além encontrar óbice no princípio do non reformatio in pejus, tendo em vista que o reconhecimento de tal vício imporia ao apelante situação mais gravosa do que a decorrente da confirmação da sentença de primeiro grau que lhe negou o direito a extensão.

V – Além disso, levando-se em conta a data do deferimento do privilégio pelo INPI, a pretensão de invalidação da patente quanto a uma das reivindicações da patente encontra obstáculo no escoamento do prazo legal para invalidação do ato, tanto em sede administrativa, pois decorrido mais de seis meses do deferimento (artigo 51 da Lei n.º 9.279-96), como mediante o ajuizamento de ação com esse objetivo, pois passados mais de cinco anos da referida data (artigo 174 da Lei n.º 9.279-96).

Inicialmente, incumbe tecer algumas considerações sobre o instituto da patente por revalidação, ou como é mais conhecida, pipeline, instituída pelo art. 230 da Lei 9279-96.

A legislação anterior, de cunho notadamente, desenvolvimentista, restringia em muito os critérios objetivos de patenteabilidade. Diante do texto original da Lei 5772-71, firmou-se o entendimento de que uma série de inventos não seria passíveis de proteção intelectual, como por exemplo, processos químicos industriais e medicamentos.

Esse quadro recebe significativas modificações com a elaboração e adesão do Brasil ao do Acordo sobre os Aspectos da Propriedade Intelectual relativos ao Comércio (ADPIC), conhecido também como “TRIPS”, sua abreviatura no idioma inglês. O caráter desenvolvimentista é então substituído por uma visão liberal e multilateral da propriedade intelectual, com vistas ao incremento do comércio internacional. Todavia, em muitos países, como é o caso do Brasil, há um entrechoque entre os direitos constituídos pelos nacionais e essa nova ordem.

A Constituição da República estabelece que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.” (art. 5º, XXXVI). Logo, qualquer que seja a mudança de política relativa à propriedade intelectual em território nacional, deverá haver respeito ao preceito citado, que é cláusula pétrea no texto constitucional. A não patenteabilidade de uma série de inventos, como mencionado anteriormente, fez com que, em território brasileiro, essas invenções estivessem em domínio público. Não assombra essa situação, se lembrarmos que em relação aos inventos, o domínio público é a regra e a proteção, exceção, sempre condicionada a inúmeros fatores e por prazo sempre limitado.

Por conseguinte, aquilo que não é patenteável, e passa a sê-lo, em razão de tratado internacional que adentra o ordenamento nacional com força de lei ordinária (STF, RE 80.004, DJ 19-05-1978), só encontrará proteção que não se choque com o direito adquirido anteriormente consolidado. Os inventos estavam em domínio público, eram res communis omnium, podendo ser por todos utilizados sem o pagamento respectivo. Assim, o art. 230 do Código de Propriedade Industrial, ao retirar direitos dos nacionais, criando monopólio de uso onde havia domínio público, viola direito adquirido, e incide inconstitucionalmente.

A possível alegação de que é necessária a comprovação de utilização do invento não encontra melhor sorte. Define a Lei de Introdução ao Código Civil, no art. , § 2º, que “consideram-se adquiridos os direitos que o titular, ou alguém por ele, possa exercer.” Não exige a definição legal a utilização efetiva, bastando a utilização potencial.

Por fim, menciono como precedente a ADIn 493, julgada em 25.06.92. Nessa decisão, estabeleceu o Supremo Tribunal Federal que, quando a alteração legislativa vier a violar a “causa de um contrato”, haverá retroatividade, e incontitucionalidade. Trata-se da tão comentada utilização da teoria dos graus da retroatividade, da lavra de Matos Peixoto, e nesse caso teríamos uma retroatividade mínima. Admitida a tese da res communis omnium, haveria retroatividade máxima, ou seja, a requalificação jurídica do passado, admitindo-se que o direito adquirido não existe. Na retroatividade mínima, uma lei presente entra em vigor produzindo efeitos no presente, mas que violam uma vontade emitida no passado (no caso, não se teria contratado se não se soubesse que a invenção está em domínio público).

Por conseguinte, mesmo que a argumentação anterior não fosse suficiente, havendo por parte de particular a comprovação de que celebrou qualquer contrato que preveja a utilização do invento, e que seja anterior à revalidação, fará jus à proteção reconhecida pelo STF na ADIn 493, do que se desrecomenda, também por essa razão, a revalidação de patentes estrangeiras. De toda sorte, continuo sustentando que o argumento mais decisivo é a aquisição patrimonial do invento pela coletividade, como res communis omnium.

Demais disso, tenho para mim que uma interpretação sob o prisma do sistema jurídico em que se insere o citado dispositivo leva à conclusão de que o prazo da proteção da patente estrangeira revalidada no Brasil terá como termo a quo a data do primeiro depósito no país de origem e não a data do deposito no Brasil. O § 4.º do art. 230 da Lei n.º 9.279-96 assegura a revalidação da patente estrangeira pelo prazo remanescente da proteção no país em que há o primeiro requerimento de depósito. É a partir da data desse primeiro depósito que se computará o prazo restante da exclusividade deferida no exterior, tendo em vista que, fiel à razão da proteção da patente, é naquele momento que se dá a modificação do estado da técnica com a revelação ao mundo da solução tecnológica antes desconhecida (requisito da novidade). Irrelevante, assim, o fato de ter havido abandono ou desistência do requerimento de depósito.

O citado dispositivo, ao tratar do prazo de vigência da patente revalidada no Brasil, instituiu uma proteção apenas pelo prazo remanescente da proteção no país onde houve o primeiro depósito, observado o prazo máximo de 20 anos previsto no artigo 40 da mesma lei. Assim, o mencionado § 4.º se limitou a estabelecer o termo inicial de contagem do prazo residual da proteção deferida no país de origem e não atribuir à patente revalidada o mesmo prazo deferido no exterior, conseqüência que decorreria da interpretação de que o termo a quo seria a data do depósito no Brasil. A afastar tal exegese, convém atentar para obrigatoriedade da indicação da data do primeiro depósito do exterior, preceituada no § 1.º do mesmo dispositivo, que leva à clara conclusão de que é a partir daquela data que deve ser contado o prazo remanescente.

Entender de forma diversa seria endossar uma posição anti-isonômica daquele que requer revalidação de patente estrangeira em relação às patentes pleiteadas no Brasil, tendo em vista que essas últimas, conforme comando legal expresso (art. 40 da Lei n.º 9.276-96), vigoram a partir da data do depósito. Em consonância com o princípio da qualificação que informa o Direito Internacional Privado, a idéia conceitual do instituto da patente acolhida pela legislação brasileira, indissociável das noções de estado da técnica e da novidade, deve se impor ao que é disposto na lei estrangeira, de modo a afastar uma obrigatória correspondência biunívoca com o direito alienígena e se distanciar erroneamente do regime jurídico adotado no Brasil para o instituto antes mencionado.

Ainda dentro desse contexto, não se pode ignorar os termos do artigo 4º bis da Convenção União de Paris (CUP), a dispor que:

“(1) As patentes requeridas nos diferentes países da União por nacionais de países da União serão independentes das patentes obtidas para a mesma invenção nos outros países, membros ou não da União.

(2) esta disposição deve entender-se de modo absoluto, particularmente no sentido de que as patentes pedidas durante o prazo de prioridade são independentes, tanto do ponto de vista das causas de nulidades e de caducidade como do ponto de vista da duração normal”.

Desse modo, vigorando com relação as patentes o princípio da independência, inexiste qualquer obstáculo a que o prazo de vigência das patentes revalidadas no Brasil tenham data da expiração distinta da prevista para patente estrangeira originária. Isso não significa, contudo, qualquer impeditivo para que o termo final das patentes de revalidação condicionada seja fixado de acordo com a data em que o invento objeto do requerimento de privilégio foi divulgado e passou a fazer parte do estado da técnica, ou seja, a data do primeiro depósito realizado no exterior, pois a própria legislação pátria (§ 1.º do artigo 230 da Lei n.º 9.279-96) elegeu expressamente esse marco temporal como parâmetro.

Quanto ao caso concreto, convém remeter ao histórico da patente do procedimento administrativo que culminou no deferimento da patente PI 1101050-9, exposto pelo INPI na manifestação de fls. 693-702:

“Em 14 de maio de 1997, a empresa ECOGEN INC depositou no INPI o pedido de patente P11101126-2, com base no artigo 230 da Lei 9.279/96, indicando como primeiro depósito no exterior um pedido de patente americano US 5,073,632 concedido em 17 de dezembro de 1991, cujo primeiro depósito no exterior corresponde ao pedido US 039,542 depositado em 16 de abril de 1987. Nesta data, foi apresentada uma cópia do pedido original americano e uma declaração de autenticidade do conteúdo do pedido nacional em relação ao original americano. A declaração de não comercialização foi posteriormente apresentada em 21/12/2001.

Em 21 de dezembro de 1999 foi proferido um parecer técnico de folha 106, publicado na RPI nº 001511 onde foram feitas exigências para que a então requerente ECOGEN INC apresentasse uma cópia da concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido, bem como uma cópia da patente concedida. Através da petição nº 009178 de 17/03/2000 a então requerente solicitou a anulação da exigência e esclareceu que os documentos solicitados já haviam sido apresentados.

Na petição nº 041686 de 24 de outubro de 2000, por meio de um documento de cessão, a empresa ECOGEN INC cedeu a titularidade do pedido de patente para a empresa MONSANTO COMPANY.

Em parecer técnico publicado na RPI nº 1603 de 25/09/2001 as reivindicações correspondentes a patente US 5,073,632 foram rejeitadas com base no Art. 10 (IX).

Neste parecer a então requerente foi solicitada a apresentar a declaração de vigência da patente US 5,073,632 e uma declaração de não comercialização até a data de depósito do pipeline.

Em manifestação, através da petição nº 062343 de 21/12/2001 a empresa MONSANTO solicitou a substituição das reivindicações concedidas na patente US 5,073,632 pelas reivindicações concedidas na patente US 5,338,544, também derivada do pedido norte-americano US 039,542 depositado em 16/04/1987 que corresponde ao primeiro pedido depositado no país de origem. Nesta ocasião foi apresentada a declaração de não comercialização até a data depósito do pedido pipeline no Brasil da correspondente US 5,073,632 (folha 185).

Em 20 de março de 2002 foi proferido um parecer técnico de folha 187, publicado na RPI nº 001631 de 09/04/2002 onde a solicitação da então requerente foi atendida, tendo sido substituída a patente correspondente originalmente apresentada US 5,073,632 pela patente US 5,338,544. Nessa ocasião foi feita a exigência de que as reivindicações 1 e 2 da nova patente correspondente fossem retiradas do quadro reivindicatório por incidirem no Art. 10 (IX) da Lei 9.279/96.

Em manifestação, através da petição n º 036369 de 08/07/2002 a então requerente apresenta argumentos pleiteando a manutenção da reivindicação 1 da patente correspondente US 5,338,544, bem como das reivindicações 3 a 6 de tal documento. Nessa ocasião foi apresentada a declaração de não comercialização da patente US 5,338,544 e o prazo de vigência de 17 anos contados a partir da data de concessão da patente concedida no exterior (US 5,338,544 concedida em 16 de agosto de 1994) que expirará em 16 de agosto de 2011 (folha 197).

O pedido foi deferido (folha 199) e publicado na RPI nº 001655 de 24 de setembro de 2002. De acordo com o parecer de deferimento, compõem a carta patente, após correção, os seguintes documentos: relatório descritivo - folhas 153, 47 e 82; reivindicações - folha198; desenhos - folhas 88 a 103; e resumo - folha 155. A carta patente foi expedida em 14 de janeiro de 2003 estabelecendo o prazo de vigência da patente até 16 de abril de 2007 (folha 251)”.

(fls. 694-695)

E, no que diz respeito especificamente a extensão do prazo de validade da patente revalidada PI 1101050-9, não há qualquer impropriedade nas considerações tecidas pela autarquia federal no sentido de que:

“Pedidos de continuação-em-parte correspondem a uma particularidade da legislação patentária norte-americana e seus pressupostos não têm correspondência na legislação brasileira e nem nos tratados dos quais somos signatários. Portanto, não há previsão para esse tipo de depósito no ordenamento brasileiro e sua aplicação violaria o princípio da independência das patentes.

Pedidos de patente pipeline correspondem a uma proteção excepcional e transitória introduzida no ordenamento jurídico brasileiro pela Lei 9.279/96. Para permitir o patenteamento de matérias não privilegiáveis segundo a legislação anterior abriu-se uma exceção ao princípio da novidade criando-se uma situação excepcional ao dizer no caput do Art. 230 que ficava assegurada à data do primeiro depósito no exterior. Portanto, se a retroação ao primeiro depósito garante a concessão de patentes pipeline, para que não haja incoerência e evidente contradição na interpretação sistemática da norma legal, essa mesma data deve ser considerada para o cálculo do prazo de vigência de tais patentes.

Em relação à definição do depósito que deve servir como marco inicial para a contagem do prazo de validade da patente PI1101050-9 não há o que contestar, uma vez que a própria titular indicou como primeiro depósito no exterior a patente US 039.542 depositada em 16/04/1987. Portanto, o INPI corretamente limitou o prazo de validade até 16/04/2007 vinte anos contados a partir da data do primeiro depósito indicado pela titular.

Dessa forma, conclui-se que a incorporação do prazo de vigência obtido nos Estados Unidos, relativo à patente US 5,338,544, não poder ser considerado um parâmetro fundamental para a revisão da contagem do prazo já estabelecido legalmente para a dita patente pipeline PI1101050-9.

(fl. 700)

Muito embora a legislação patentetária dos Estados Unidos da América permita o requerimento de “continuação parcial” de patentes já requeridas e tal instituto não se confunde tecnicamente com o abandono ou desistência previstos na legislação européia, não se pode olvidar os reflexos que o depósito originário produz no estado técnica, mesmo que substituído parcialmente por novo requerimento segundo a sistemática do continuation in part estadunidense.

Desse modo, é inegável que o prazo de vigência da patente revalidada no Brasil sob o n.º PI 1101050-9 deve ser computado a partir da data depósito da patente estadunidense US 039,542, ou seja, 16.04.1987, e não da patente US 5,338,544, depositada em 26.02.1993 (fl. 96), que nada mais é que uma “continuação” (continuation) daquela patente originária (US 039,542). Correto, assim, o termo final da vigência da patente revalidada PI 1100464-9, fixado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI para 16.04.2007, e não para 16.08.2011, de forma a corresponder equivocadamente ao mesmo dies ad quem da mencionada patente US 5,338,544.

Corroborando a correção das considerações tecidas até o momento, veja-se, à guisa de paradigma, o seguinte julgado proferido por esta Egrégia Turma Especializada:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE PIPELINE. CONTINUATION-IN-PART. SISTEMA NORTE-AMERICANO. SISTEMA EUROPEU. SISTEMA BRASILEIRO. PREVISÃO NO TEXTO PROVISÓRIO DA LPI. COMPATIBILIZAÇÃO COM O TEXTO PERMANENTE.

1. A legislação norte-americana apresenta certas peculiaridades, que são típicas, aliás, de um país gerador de tecnologia, que sempre busca formas de dar proteção mais efetiva às patentes de seus inventores.

2. Enquanto no caso europeu a patente originária é abandonada, não podendo gerar qualquer efeito, no caso norte-americano pode haver efetivamente duas ou mais patentes decorrentes do mesmo pedido originário, todos eles gerando seus efeitos próprios, inclusive quanto ao prazo de validade.

3. Para o sistema europeu, o abandono tem o significado de renúncia ou desistência de um direito, antes mesmo de ser feita qualquer análise, na forma do art. 4º, alínea C, da Convenção União de Paris. Já no sistema norte-americano, ao contrário, não há propriamente um abandono, mas sim uma substituição, não do ponto de vista formal, mas do ponto de vista material, vez que a matéria inventiva da continuação decorre daquela contida no pedido originário, que a antecede e é substituída pela do pedido continuativo. Além disso, o pedido originário já foi submetido a um início de avaliação pelo órgão patentário tendo sido feita, por força de suas peculiaridades, a exigência de restrição do pedido, gerando a continuação.

4. As chamadas patentes pipelines são patentes extraordinárias e transitórias, concedidas na forma de patentes de revalidação (embora nem toda a doutrina concorde com essa afirmação), como meio de possibilitar aos titulares de patentes estrangeiras – relativas a invenções cuja patenteabilidade era proibida pela legislação brasileira anterior (produtos químicos, produtos e processos químico-farmacêuticos e alimentícios) – o direito de obter proteção no Brasil, ainda que tais matérias já tivessem sido divulgadas, não mais atendendo, portanto, ao requisito da novidade. As regras estão contidas no título VIII da LPI, relativo às disposições transitórias.

5. A preeminência do texto permanente de uma lei significa que o texto provisório há de ser interpretado na exata medida dos princípios e normas fixados no texto permanente, em verdadeira relação de complementaridade entre um e outro, até mesmo porque o texto provisório não é um regulamento completo das situações e fatos nele definidos, mas apenas um fixador de regras concretas, a serem complementadas pelas regras abstratas do texto permanente.

6. O sistema de continuações (continuation, divisional e continuation-in-part), previsto no direito norte-americano é, definitivamente, incompatível com o sistema brasileiro de patentes, não sendo, por conseguinte, possível aplicá-lo em nosso país.

7. A forma mais adequada para se resolver a questão é a antevista pelo INPI, que contou o prazo de vigência combinando o texto permanente da lei brasileira, quanto ao prazo de vigência de 20 anos, com o texto provisório, quanto ao dies a quo, contado do primeiro depósito no país de origem.

8. Apelação da ROCHE PALO ALTO LLC improvida e apelação do INPI e remessa necessária providas.

(TRF da 2ª Região – Segunda Turma Especializada – AC 409295 – Processo 2005.51.01.500668-9 – Relatora Desembargadora Liliane Roriz – Julgamento Unânime em 26.08.2008 – DJ de 29.08.2008)

Por fim, no que diz respeito à proibição da patenteabilidade do objeto da reivindicação 1 da PI 11010509, diante dos termos inciso IX do artigo 10 da Lei nº 9.279-96, não merece prosperar a invocação realizada pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI na manifestação de fls. 693-702. Segundo se depreende da compulsação dos autos, tal questão não foi discutida nem suscitada perante o juízo de primeiro grau, motivo porque está vedada a sua apreciação por esta Corte Regional, sob pena de supressão de instância, e muito menos está autorizada pelo § 1.º do artigo 515 do Código de Processo Civil, a dispor que serão “objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que a sentença não as tenha julgado por inteiro”.

Convém lembrar também que, mesmo que se vislumbrasse razão na invocação do INPI, o reconhecimento da proibição da patenteabilidade do objeto da reivindicação 1 da patente PI 1101050-9 violaria o princípio do non reformatio in pejus, tendo em vista que além de ser confirmada a sentença de primeiro grau que negou a extensão do prazo de validade do privilégio, seria declarada a invalidade do mencionado registro no que tange aquela reivindicação.

Acresça-se a tais observações a constatação de que, levando-se em conta a data do deferimento da patente PI 1101050-9, em 14.01.2003, houve o escoamento do prazo legal para que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI invalidasse tal ato, tanto em sede administrativa, pois decorrido mais de seis meses do deferimento (artigo 51 da Lei n.º 9.279-96), como mediante o ajuizamento de ação com esse objetivo, pois passados mais de cinco anos da referida data (artigo 174 da Lei n.º 9.279-96).

Isto posto, nego provimento à apelação da autora MONSANTO TECHNOLOGY LLC.

É como voto.

Em 17–02–2009.

ANDRÉ FONTES

Relator

EMENTA

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO INTERPOSTA DE SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE CORREÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DE PATENTE POR REVALIDAÇÃO CONDICIONADA, MAIS CONHECIDA PELA EXPRESSÃO ANGLÓFONA PIPELINE, DE MODO A CORRESPONDER AO MESMO PERÍODO DE PROTEÇÃO DEFERIDO À PATENTE ESTRANGEIRA ORIGINÁRIA.

I – Ao prever em seu artigo 230 a possibilidade da revalidação de patente estrangeira no Brasil (pipeline), a Lei n.º 9.279-96 atentou contra o princípio insculpido no inciso XXXVI do artigo 5.º da Constituição, já que uma série de inventos que, sob a égide da legislação revogada, encontravam-se em domínio público passaram a ser objeto de proteção intelectual, fato que representa violação ao direito adquirido dos nacionais anteriormente consolidado.

II – Por respeito à idéia conceitual do instituto da patente acolhida pela legislação brasileira, o prazo de vigência da revalidação de patente estrangeira no Brasil (pipeline) deve ser computado a partir da data do primeiro requerimento de depósito no país estrangeiro, independente do fato de ter havido abandono, desistência do requerimento da patente originaria ou ter ocorrido a substituição parcial do objeto desse privilégio pela sistemática da continuation.

III - A constatação de que a patente revalidada no Brasil foi objeto de requerimento de continuation, instituto próprio do direito patentário estadunidense e que consiste no requerimento de privilégio sobre as modificações imprimidas à invenção anteriormente depositada, não impede que a contagem da vigência da pipeline ainda tenha como termo a quo a data do depósito da invenção originária, e não da aperfeiçoada, já que foi aquela que de fato inovou o estado da técnica e que efetivamente ensejou o primeiro requerimento depositado e deferido, nos termos do § 4.º do artigo 230 da Lei n.º 9.279-96.

IV – Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados os presentes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Membros da Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante deste julgado. Votaram os Desembargadores André Fontes, Liliane Roriz e Messod Azulay Neto.

Rio de Janeiro, 31 de março de 2009. (data do julgamento)

ANDRÉ FONTES

Relator

Desembargador do TRF da 2ª Região.

Disponível em: https://trf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/4409184/apelacao-civel-ac-411585-rj-20075101803321-4/inteiro-teor-101638960