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17 de Setembro de 2019
2º Grau

Tribunal Regional Federal da 2ª Região TRF-2 - APELAÇÃO CIVEL : AC 411585 RJ 2007.51.01.803321-4 - Inteiro Teor

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Inteiro Teor

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IV - APELACAO CIVEL 2007.51.01.803321-4

1

RELATOR

:

ANDRÉ FONTES

APELANTE

:

MONSANTO TECHNOLOGY LLC

ADVOGADO

:

JOAQUIM EUGENIO GOULART E OUTROS

APELADO

:

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

PROCURADOR

:

EDSON DA COSTA LOBO

ORIGEM

:

TRIGÉSIMA SÉTIMA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (200751018033214)

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela autora MONSANTO TECHNOLOGY LLC de sentença proferida pela MM.ª Juíza da 37.ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Dr.ª Márcia Maria Nunes de Barros, que julgou improcedente o pedido de correção do “prazo de proteção da patente pipeline brasileira PI1101050-9 para 16.08.2011, tal como a proteção obtida no país onde foi depositado o primeiro pedido” (fl. 22).

Em suas razões de fls. 557-571, recorrente sustenta, em breve resumo, que: a) conforme dispõe o “parágrafo 4.º, do artigo 230 da Lei 9.279/96, se afigura inegável que o que pretende o legislador é que o prazo de vigência pipeline brasileira caia em domínio público no mesmo dia do prazo de proteção da patente correspondente, no caso, a patente norte americana” (fl. 559); b) o fato de ter ocorrido o abandono do primeiro requerimento de registro da patente no exterior não afasta o seu direito à correção do prazo de vigência do privilégio no Brasil, já que “o § 4.º do art. 230 da LPI expressamente menciona que o prazo da patente pipeline não pode exceder 20 anos da data de seu depósito no Brasil e não da data do primeiro depósito no exterior, sendo abandonado ou não” (fl. 565).

Embora intimado para tanto, o apelado INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI não ofereceu contra-razões.

Em parecer emitido à fl. 615, o Ilustre Procurador Regional da República, Dr. Roberto dos Santos Ferreira, abstém-se de opinar por não vislumbrar interesse público no feito.

Às fls. 623-624, a apelante MONSANTO TECHNOLOGY LLC requereu a juntada parecer técnico elaborado pelo Professor F. Scott Kieff (original e tradução juramentada, respectivamente às fls. 668-684 e 625-667), especialista em patentes dos Estados Unidos, com intuito de prestar alguns esclarecimentos quanto ao instituto da continuação (continuation), previsto na sistemática de deferimento de patentes estadunidenses.

Determinado que o apelado INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI tivesse vista do documento novo apresentado pelo recorrente, esse veio a se manifestar às fls. 693-702, salientando que, não obstante os “esclarecimentos prestados pelo especialista em patentes sobre questões de direito e prática relativa a pedidos de patentes nos EUA, e em favor da ampliação da vigência da patente PI1101050-9, tais práticas não merecem aplicação em nosso ordenamento jurídico, seja por falta de previsão legal, seja pelo que determinam os Arts. 230 e 40 da Lei 9.279/96” e, assim, “o prazo de validade da patente PI1101050-9 até 16/04/2007, contado a partir do depósito inicial no país de origem, corretamente estabelecido por esta INPI” (fl. 702). Em acréscimo, observa que, “apesar de não ser o objeto da discussão, reexaminando, nesta oportunidade, a matéria da patente pipeline à luz do Art. 230 das disposições transitórias da Lei nº 9.279/96, constatou-se que a matéria da reivindicação 1 incide frontalmente com o que determina o Art. 10, inciso IX, da Lei 9.279/96, conforme pode ser verificado no item i deste parecer técnico” (fl. 702).

A respeito desse pronunciamento do INPI, a apelante MONSANTO TECHNOLOGY LLC se manifesta às fls. 709-425, ressaltando que: a) a simples leitura do § 4º do artigo 230 da Lei nº 9.279-96 não deixa qualquer dúvida que a intenção do legislador é a de que, no caso de patente estrangeira revalidada no Brasil, o prazo de validade deve ser contado a partir do depósito efetuado no Brasil e não do primeiro depósito realizado no exterior e também que “o prazo da patente pipeline caia em domínio público no mesmo dia do prazo da patente correspondente” (fl. 711); b) “as regras ordinárias previstas na LPI para exame de pedidos de patente não são aplicadas à patentes pipeline” (fl. 713), pois “tendo o legislador brasileiro optado, no sistema pipeline, por aceitar o exame dos requisitos de patenteabilidade feito no país de origem, de modo a determinar que a publicação da sua concessão ocorrerá sem tal exame pelo INPI, emerge a estrita vinculação com a patente estrangeira no que respeita à presença de tais requisitos” (fl. 714); c) a tese, sustentada pelo INPI, quanto à independência da patente revalidada no Brasil com relação a patente estrangeira originária não tem qualquer fundamento, pois “se as patentes pipeline são patentes excepcionais e cada uma delas deve ser concedida no país de origem (artigo 230 § 3º LPI), essas patentes são dependentes” (fl. 713) e “é exatamente essa dependência que permite, em caráter excepcional, ultrapassar, para a patente, o óbice da novidade” (fl. 713); d) “o sistema continuation é um sistema peculiar dos EUA e, por isso, não pode influenciar na concessão do prazo da patente pipeline em questão”, mas “lei brasileira não cria qualquer restrição ou prevê a análise do sistema de concessão de patente norte-americano para, então, verificar como será contado o prazo da patente pipeline” (fl. 716); e) não merece prosperar o argumento invocado pelo INPI quanto à proibição da patenteabilidade do objeto da reivindicação 1 da PI 11010509, diante dos termos inciso IX do artigo 10 da Lei nº 9.279-96 (“Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: (...) IX – o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais”), pois “como o INPI bem lembrou às fls. 702, trata-se a presente de uma ação ajuizada pela Apelante visando apenas a correção do prazo da sua patente pipeline. Caso o INPI entenda que a patente pipeline da Apelante violaria o disposto no artigo 10 da LPI, a lei Propriedade Industrial no seu artigo 173 prevê a possibilidade do INPI ou qualquer pessoa com legítimo interesse ajuizar ação de nulidade” (fl. 718); f) além disso, à época da tramitação do procedimento administrativo que culminou no deferimento da patente PI 1101050-9, “toda matéria que incidia nas proibições do referido artigo 10 foi retirada através do cancelamento da reivindicação 2 original” e, portanto, “a ora apelante já atendeu a todos os requisitos para a concessão da patente ‘pipeline’ ainda na fase do processamento administrativo, motivo pelo o qual o examinador do INPI corretamente deferiu o então pedido de patente” (fl. 719); g) “eventual alegação de que um produto patenteado possua uma liberdade em relação a preços é contrária da política nacional de regulação de preços aplicada no Brasil, que, como amplamente demonstrado é bastante rígida e controlada de perto pelo Governo, que tem efetivamente através do arsenal legal à disposição, condições efetivas de impedir todo e qualquer tipo de abuso de preço, inclusive por meio de aplicação de severas penalidades” e, assim, “a aplicação do artigo 230 § 4º está sendo esquecida, para dar espaço a análise de aspectos políticos que, como anteriormente demonstrado, não condizem com a realidade do sistema de patentes no Brasil, pois (i) não há que se falar em abuso de preço dos medicamentos e (ii) se não tem inovação, conseqüentemente, não tem genérico. Em suma, estão sendo criados, renovada vênia, injustos e falsos obstáculos à correção do prazo das patentes pipeline no Brasil” (fls. 723-724).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 43, IX do Regimento Interno.

Em 17–02–2009.

ANDRÉ FONTES

Relator

VOTO

I – Ao prever em seu artigo 230 a possibilidade da revalidação de patente estrangeira no Brasil (pipeline), a Lei n.º 9.279-96 atentou contra o princípio insculpido no inciso XXXVI do artigo 5.º da Constituição, já que uma série de inventos que, sob a égide da legislação revogada, encontravam-se em domínio público passaram a ser objeto de proteção intelectual, fato que representa violação ao direito adquirido dos nacionais anteriormente consolidado.

II – Por respeito à idéia conceitual do instituto da patente acolhida pela legislação brasileira, o prazo de vigência da revalidação de patente estrangeira no Brasil (pipeline) deve ser computado a partir da data do primeiro requerimento de depósito no país estrangeiro, independente do fato de ter havido abandono, desistência do requerimento da patente originaria ou ter ocorrido aa substituição parcial do objeto desse privilégio pela sistemática da continuation.

III - A constatação de que a patente revalidada no Brasil foi objeto de requerimento de continuation, instituto próprio do direito patentário estadunidense e que consiste no requerimento de privilégio sobre as modificações imprimidas à invenção anteriormente depositada, não impede que a contagem da vigência da pipeline ainda tenha como termo a quo a data do depósito da invenção originária, e não da aperfeiçoada, já que foi aquela que de fato inovou o estado da técnica e que efetivamente ensejou o primeiro requerimento depositado e deferido, nos termos do § 4.º do artigo 230 da Lei n.º 9.279-96.

IV – Se, nos autos que objetiva unicamente a extensão do prazo de validade de patente revalidada no Brasil, é levantada, apenas em sede de recurso, questão referente à proibição da patenteabilidade do objeto de uma das reivindicações da patente, o Tribunal ad quem está desautorizado a apreciar tal questão, sob pena de supressão de instância, além encontrar óbice no princípio do non reformatio in pejus, tendo em vista que o reconhecimento de tal vício imporia ao apelante situação mais gravosa do que a decorrente da confirmação da sentença de primeiro grau que lhe negou o direito a extensão.

V – Além disso, levando-se em conta a data do deferimento do privilégio pelo INPI, a pretensão de invalidação da patente quanto a uma das reivindicações da patente encontra obstáculo no escoamento do prazo legal para invalidação do ato, tanto em sede administrativa, pois decorrido mais de seis meses do deferimento (artigo 51 da Lei n.º 9.279-96), como mediante o ajuizamento de ação com esse objetivo, pois passados mais de cinco anos da referida data (artigo 174 da Lei n.º 9.279-96).

Inicialmente, incumbe tecer algumas considerações sobre o instituto da patente por revalidação, ou como é mais conhecida, pipeline, instituída pelo art. 230 da Lei 9279-96.

A legislação anterior, de cunho notadamente, desenvolvimentista, restringia em muito os critérios objetivos de patenteabilidade. Diante do texto original da Lei 5772-71, firmou-se o entendimento de que uma série de inventos não seria passíveis de proteção intelectual, como por exemplo, processos químicos industriais e medicamentos.

Esse quadro recebe significativas modificações com a elaboração e adesão do Brasil ao do Acordo sobre os Aspectos da Propriedade Intelectual relativos ao Comércio (ADPIC), conhecido também como “TRIPS”, sua abreviatura no idioma inglês. O caráter desenvolvimentista é então substituído por uma visão liberal e multilateral da propriedade intelectual, com vistas ao incremento do comércio internacional. Todavia, em muitos países, como é o caso do Brasil, há um entrechoque entre os direitos constituídos pelos nacionais e essa nova ordem.

A Constituição da República estabelece que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.” (art. 5º, XXXVI). Logo, qualquer que seja a mudança de política relativa à propriedade intelectual em território nacional, deverá haver respeito ao preceito citado, que é cláusula pétrea no texto constitucional. A não patenteabilidade de uma série de inventos, como mencionado anteriormente, fez com que, em território brasileiro, essas invenções estivessem em domínio público. Não assombra essa situação, se lembrarmos que em relação aos inventos, o domínio público é a regra e a proteção, exceção, sempre condicionada a inúmeros fatores e por prazo sempre limitado.

Por conseguinte, aquilo que não é patenteável, e passa a sê-lo, em razão de tratado internacional que adentra o ordenamento nacional com força de lei ordinária (STF, RE 80.004, DJ 19-05-1978), só encontrará proteção que não se choque com o direito adquirido anteriormente consolidado. Os inventos estavam em domínio público, eram res communis omnium, podendo ser por todos utilizados sem o pagamento respectivo. Assim, o art. 230 do Código de Propriedade Industrial, ao retirar direitos dos nacionais, criando monopólio de uso onde havia domínio público, viola direito adquirido, e incide inconstitucionalmente.

A possível alegação de que é necessária a comprovação de utilização do invento não encontra melhor sorte. Define a Lei de Introdução ao Código Civil, no art. , § 2º, que “consideram-se adquiridos os direitos que o titular, ou alguém por ele, possa exercer.” Não exige a definição legal a utilização efetiva, bastando a utilização potencial.

Por fim, menciono como precedente a ADIn 493, julgada em 25.06.92. Nessa decisão, estabeleceu o Supremo Tribunal Federal que, quando a alteração legislativa vier a violar a “causa de um contrato”, haverá retroatividade, e incontitucionalidade. Trata-se da tão comentada utilização da teoria dos graus da retroatividade, da lavra de Matos Peixoto, e nesse caso teríamos uma retroatividade mínima. Admitida a tese da res communis omnium, haveria retroatividade máxima, ou seja, a requalificação jurídica do passado, admitindo-se que o direito adquirido não existe. Na retroatividade mínima, uma lei presente entra em vigor produzindo efeitos no presente, mas que violam uma vontade emitida no passado (no caso, não se teria contratado se não se soubesse que a invenção está em domínio público).

Por conseguinte, mesmo que a argumentação anterior não fosse suficiente, havendo por parte de particular a comprovação de que celebrou qualquer contrato que preveja a utilização do invento, e que seja anterior à revalidação, fará jus à proteção reconhecida pelo STF na ADIn 493, do que se desrecomenda, também por essa razão, a revalidação de patentes estrangeiras. De toda sorte, continuo sustentando que o argumento mais decisivo é a aquisição patrimonial do invento pela coletividade, como res communis omnium.

Demais disso, tenho para mim que uma interpretação sob o prisma do sistema jurídico em que se insere o citado dispositivo leva à conclusão de que o prazo da proteção da patente estrangeira revalidada no Brasil terá como termo a quo a data do primeiro depósito no país de origem e não a data do deposito no Brasil. O § 4.º do art. 230 da Lei n.º 9.279-96 assegura a revalidação da patente estrangeira pelo prazo remanescente da proteção no país em que há o primeiro requerimento de depósito. É a partir da data desse primeiro depósito que se computará o prazo restante da exclusividade deferida no exterior, tendo em vista que, fiel à razão da proteção da patente, é naquele momento que se dá a modificação do estado da técnica com a revelação ao mundo da solução tecnológica antes desconhecida (requisito da novidade). Irrelevante, assim, o fato de ter havido abandono ou desistência do requerimento de depósito.

O citado dispositivo, ao tratar do prazo de vigência da patente revalidada no Brasil, instituiu uma proteção apenas pelo prazo remanescente da proteção no país onde houve o primeiro depósito, observado o prazo máximo de 20 anos previsto no artigo 40 da mesma lei. Assim, o mencionado § 4.º se limitou a estabelecer o termo inicial de contagem do prazo residual da proteção deferida no país de origem e não atribuir à patente revalidada o mesmo prazo deferido no exterior, conseqüência que decorreria da interpretação de que o termo a quo seria a data do depósito no Brasil. A afastar tal exegese, convém atentar para obrigatoriedade da indicação da data do primeiro depósito do exterior, preceituada no § 1.º do mesmo dispositivo, que leva à clara conclusão de que é a partir daquela data que deve ser contado o prazo remanescente.

Entender de forma diversa seria endossar uma posição anti-isonômica daquele que requer revalidação de patente estrangeira em relação às patentes pleiteadas no Brasil, tendo em vista que essas últimas, conforme comando legal expresso (art. 40 da Lei n.º 9.276-96), vigoram a partir da data do depósito. Em consonância com o princípio da qualificação que informa o Direito Internacional Privado, a i...