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17 de Setembro de 2019
2º Grau

Tribunal Regional Federal da 2ª Região TRF-2 - AC - APELAÇÃO CIVEL : AC 200951018083895 - Inteiro Teor

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Inteiro Teor

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IV - APELACAO CIVEL 2009.51.01.808389-5

1

Nº CNJ

:

0808389-54.2009.4.02.5101

RELATOR

:

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO IVAN ATHIÉ

APELANTE

:

AABOTT LABORATORIES

ADVOGADO

:

GUSTAVO DE FREITAS MORAIS E OUTROS

APELADO

:

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

PROCURADOR

:

MARISTELLA RAMOS VITORINO DE ASSIS

APELADO

:

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

ADVOGADO

:

SERGIO DE REGINA E OUTROS

APELADO

:

AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - ANVISA

PROCURADOR

:

MARCELA LAMONICA REGO

AMICUS CURIAE

:

ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS INDUSTRIAS DE QUIMICA FINA, BIOTECNOLOGIA E SUAS ESPECIALIDADES - ABIFINA

ADVOGADO

:

PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA E OUTROS

AMICUS CURIAE

:

INTERFARMA - ASSOCIACAO DA INDUSTRIA FARMACEUTICA DE PESQUISA

ADVOGADO

:

SERGIO BERMUDES E OUTROS

ORIGEM

:

NONA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (200951018083895)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ABBOTT LABORATORIES INC., contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Federal desta Capital, nos autos da ação de rito ordinário, com pedido de antecipação de tutela, proposta por CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, em face do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, da AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, e do ora apelante, objetivando a declaração de nulidade da patente de invenção PI 1100397-9, de titularidade da empresa ré, referente ao medicamento "Lopinavir", um dos compostos utilizados como inibidor de infecções por HIV.

Alega a autora, na petição inicial, que a referida patente impede que laboratórios brasileiros fabriquem medicamento similar ao "Kaletra", um dos mais importantes usados no combate à AIDS, o qual é composto por dois medicamentos, o Ritonavir e o Lopinavir, encontrando-se o primeiro em domínio público, podendo ser fabricado por empresas brasileiras, enquanto o segundo é protegido pela patente anulanda.

Sustenta que a ré não pretende deixar de monopolizar o mercado brasileiro, na medida que já depositou outros pedidos de patentes objetivando a proteção de antirretroviral também composto pela combinação de Ritonavir e Lopinavir, comercializado sob a marca "Meltrex".

Aponta que a patente PI 1100397-9 padece de nulidade, por lhe faltar o requisito da novidade, e que a mesma foi concedida sem que o INPI e a ANVISA a examinassem, acrescentando que os danos causados pela concessão da patente nula são graves e de diversas naturezas, infligindo grandes prejuízos aos agentes econômicos, ao Erário Público e à sociedade.

Por fim, assevera que o mecanismo previsto pelo art. 230 da Lei nº 9.279/96, que concebeu a chamada "patente de revalidação", mais conhecida por "patente pipeline", através do qual a patente PI 1100397-9 foi concedida, afronta os princípios constitucionais do direito adquirido e da inderrogabilidade do domínio público, ínsitos nos incisos XXIX e XXXVI, do art. , da Constituição Federal.

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença de fls. 2.910/2.927, que julgou procedente o pedido, reconhecendo “incidenter tantum” a inconstitucionalidade do art. 230, da Lei nº 9.279/96, decretando a nulidade da patente de invenção PI 1100397-9, e condenando a empresa ré a ressarcir as custas processuais, bem como a pagar honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Outrossim, concedeu a tutela específica do art. 461 do CPC, determinando que o INPI efetue imediatamente a suspensão dos efeitos da citada patente em relação à autora, até o trânsito em julgado da sentença.

Em suas razões recursais, de fls. 2.949/3.007, a empresa ré reitera os mesmos argumentos trazidos na sua contestação, sustentando que a concessão das chamadas patentes pipeline não violam as disposições do art. , incisos XXIX, XXXVI e LIV, da Constituição Federal, por não ser a novidade, um dos requisitos de patenteabilidade, um preceito constitucional; por tratar-se o sistema pipel i ne de exceção à regra geral de patenteabilidade, já que seus requisitos são aferidos quando da concessão da patente base no país de origem; como também por não ter a referida patente violado direito adquirido da população brasileira, ou retirado o Lopinavir do domínio público, pois inexistem dúvidas que ninguém poderia ser titular do direito individual de exploração da aludida substância no Brasil pelo simples fato de sua fórmula ter sido divulgada no exterior.

Alega que as manifestações apresentadas na ADIn 4.234, favoráveis à tese da apelada, não poderiam contribuir para a solução da demanda, porquanto há naquela ADIn várias manifestações de entidades que se posicionaram a favor da constitucionalidade do art. 230, da Lei nº 9.279/96, que introduziu o mecanismo das patentes pipeline no Brasil.

Assevera que tem direito adquirido de obter a patente sem a anuência prévia da ANVISA, tendo em vista que o deferimento do pedido pelo INPI foi anterior à vigência da MP 2006/99, que incluiu a exigência do art. 229-C no texto da Lei nº 9.279/96.

Cita, outrossim, que a patente PI 1100397-9 não deveria ser anulada, mas sim convalidada, na medida em que foi concedido pela ANVISA o registro sanitário para o medicamento KALETRA, cujo um de seus ingredientes ativos é o Lopinavir, relembrando que o registro sanitário, de acordo com a sua definição legal, é o ato pelo qual a Administração Pública atesta a eficácia, segurança e qualidade dos produtos sujeitos à vigilância sanitária.

Anota, ainda, que a patente sob exame não é prejudicial ao interesse público, bem como acrescenta que o laboratório réu vem colaborando sistematicamente com o programa de combate à AIDS instituído pelo Governo Brasileiro.

Por fim, argumenta que, além de declarar nula a patente PI 11000397-9, a sentença determinou a suspensão imediata dos seus efeitos em relação à apelada, não obstante a ausência do periculum in mora, tendo em vista o longo tempo decorrido entre a concessão da referida patente e o ajuizamento da presente ação de nulidade.

Assim, requer, preliminarmente, seja a apelação recebida no efeito suspensivo, de modo que os efeitos da sentença sejam sobrestados até o julgamento da ADIn 4.234 pelo STF, ou se assim não entender este Tribunal, que os efeitos da sentença sejam suspensos até o julgamento desta apelação pela Turma, bem como que o julgamento desta apelação se dê após o julgamento da ADIn 4.234 pelo STF, nos termos do art. 265, IV, a, do CPC. Finalmente, pugna pelo provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, mantendo-se hígida a patente PI 11000397-9, e invertendo-se os ônus da sucumbência.

Às fls. 3.015/3.043, a ABIFINA requereu a sua admissão nos autos para manifestar-se como amicus curiae, o que foi deferido à fl. 3.182.

O INPI, às fls. 3.076, e a ANVISA, à fl. 3.128, informam que não pretendem interpor recurso em face da sentença.

Recebido o recurso nos em seus regulares efeitos, e com contrarrazões da ré Cristália e da ANVISA, às fls. 3.240/3.281 e 3.389/3.394, respectivamente, foram os autos remetidos para este Tribunal, com vista à Procuradoria Regional da República, que se manifestou às fls. 3.439/3.444v., opinando pela reforma da sentença, "conservando-se válida, e ressalvada a possibilidade futura de revisão a d ministrativa, nos termos da Súmula 473 do STF, da legalidade do processo adm i nistrativo da PI 1100397-9".

Instada a exibir prova do recolhimento tempestivo do preparo (fl. 3.447), a apelante se manifestou às fls. 3.501/3.507, informando que as custas foram integralmente recolhidas quando da propositura da ação.

Às fls. 3.494/3.495, a ré Cristália requereu a revogação da tutela antecipada, tendo sido o pedido recebido como desistência da execução da tutela antecipada deferida na sentença recorrida.

Determinado o sobrestamento do feito à fl. 3.513, a ré Cristália requereu a reconsideração da aludida decisão, alegando que a paralisação do feito não pode ultrapassar 1 (um) ano, e que "o sobrestamento do processo por prejudicialidade externa só tem lugar quando o julgamento do processo suspenso depender do julgamento do processo pendente", nos termos do art. 265, IV, do CPC.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2013.

ANTONIO IVAN ATHIÉ

Desembargador Federal – Relator

VOTO VISTA

O Exmo. Desembargador Federal ABEL GOMES: Conforme já relatado, trata-se de apelação cível interposta às fls. 2947/3007 pela empresa ABBOTT LABORATORIES contra a sentença de fls. 2910/2927, proferida pela MM. Juíza da 9ª Vara Federal/RJ, Daniela Pereira Madeira, nos autos da ação, ajuizada pela empresa CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. em face da apelante, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

A ação foi ajuizada objetivando a suspensão dos efeitos da patente PI 1100397-9, de titularidade da ré, ABBOTT LABORATORIES, com a publicação na RPI e com pedido de antecipação da tutela. Postulou, ainda, a autora, em caráter eventual, que seja a autora CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA., autorizada a produzir e comercializar o medicamento Lopinavir e sua combinação com o Ritonavir, mediante o depósito de royalties arbitrados pelo Juízo, equivalentes aos pagos pela ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA à ABBOTT LABORATORIES, pelo medicamento Kaletra (fl. 36).

Ao final, postulou a nulidade da patente PI 1100397-9.

Para tanto, alegou a autora, o seguinte:

1) Que um dos mais importantes medicamentos utilizados no tratamento da AIDS (Kaletra) encontra-se, irregularmente, protegido por meio da patente da ré. Ressalta que o Kaletra (fls. 606/644- DOC 03) é formado por dois medicamentos que funcionam como ingredientes ativos (Ritonavir e Lopinavir). O Ritonavir encontra-se em domínio público, podendo ser comercializado por laboratórios brasileiros, um dos quais o CRISTÁLIA. Já o Lopinavir é um medicamento protegido no Brasil pela patente PI 1100397-9, de titularidade da ABBOTT, razão pela qual os laboratórios brasileiros encontram-se impedidos de produzir o Lopinavir e, consequentemente, um medicamento similar ao Kaletra;

2) Que a patente PI 1100397-9 padece de nulidade, pois foi concedida sem que o INPI examinasse os requisitos gerais de patenteabilidade previstos no art. da Lei n. 9.279/96 (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - fl. 586 - DOC. 02) e sem que a ANVISA examinasse o pedido para fins de concessão da anuência prévia (fl. 1020 - DOC. 14), nos termos do art. 229-C da Lei n. 9.279, cuja vigência se iniciou a partir de 28/12/1999 e com aplicação imediata aos pedido de patente em curso no INPI como no caso da patente pipeline PI 1100397-9 da ré;

3) Que os pareceres que acompanharam a inicial de fls. 656/810 (DOC. 04 a 06), atestam a nulidade da patente PI 1100397-9 da ré, apontando os danos econômicos que decorreram da concessão da referida patente, na medida em que os agentes públicos encontram-se impedidos de concorrer em razão de um monopólio ilegal;

4) Que o CRISTÁLIA tem capacidade para produzir o Lopinavir, conforme o Relatório Descritivo de Capacitação Tecnológica Farmacêutica de fls. 1024/1046 (DOC. 15);

5) Que o Ministério Público Federal ajuizou a Ação Civil Pública para questionar a celebração de um contrato (sem licitação) entre a ABBOTT e a União Federal para o fornecimento do medicamento Kaletra, e ainda requerer o licenciamento compulsório das patentes do Kaletra, dentre as quais a patente do Lopinavir;

6) Que a patente pipeline PI 1100397-9 padece de nulidade, uma vez que, ao ser concedida segundo o disposto no art. 230 da Lei n. 9.279/96, afrontou os incisos XXIX e XXXVI do art. da Constituição Federal, suportes constitucionais do direito adquirido e da inderrogabilidade do domínio público;

7) Que quando a patente pipeline PI 1100397-9 foi depositada no INPI, em 30/4/1997, ainda estava em vigor o art. , alíneas b e c do antigo Código de Propriedade Industrial que vedava o patenteamento de medicamentos e de produtos farmacêuticos. Destaca que a ABBOTT indicou como matriz da patente PI 1100397-9 a patente norte-americana 5.914.332, depositada nos EUA em 21/11/1996 (fls. 57 e 599 - DOC. 02), período em que o Brasil vedava as patentes de produtos farmacêuticos, restando claro que o Lopinavir encontrava-se em domínio público;

Decisão às fls. 1213/1214 indeferindo o pedido de antecipação da tutela.

Sentença proferida às fls. 2910/2927 julgando procedente o pedido para decretar a nulidade da patente PI 1100397-9, concedendo, ainda, a tutela específica prevista no art. 461 do CPC para determinar que o INPI suspenda os efeitos da patente da ré em relação à autora, até o trânsito em julgado da presente ação.

Inicialmente, a magistrada acolheu o pedido da ANVISA para integrar a lide na qualidade de assistente simples. Quanto ao mérito, afastou a alegação da autora de nulidade da patente da ré, sob o fundamento da ausência de anuência prévia da ANVISA. Entendeu a magistrada, em síntese, que a patente PI 1100397-9, de titularidade da ré foi depositada em 30/4/1997, tendo sido publicado o deferimento do pedido em 23/11/1999, ou seja, em data anterior à publicação da Medida Provisória nº 2006 que instituiu o art. 229-C (14/12/1999). Ressaltou que até a edição da MP 2006/99, a Lei da Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/96) não possuía qualquer regra que determinasse a intervenção da ANVISA na análise e deferimento de pedidos de patentes, sendo a expedição da carta-patente mera consequência do deferimento do pedido.

O Juízo a quo reconheceu, entretanto, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do art. 230 da Lei n. 9.279/96 e, consequentemente, a nulidade da patente PI 1100397-9. Entendeu que as patentes pipelines são inconstitucionais por permitirem o monopólio de produtos e medicamentos que já se encontram em domínio público, estando ausente, portanto, o requisito da novidade.

Apelação da ABBOTT LABORATORIES às fls. 2947/3007 sustentando, em resumo, o seguinte:

1) Que é indiscutível que os artigos, 230 e 231 da Lei n. 9.279/96 mantêm-se nos limites do inciso XXIX do art. da Constituição Federal quanto ao fato de que a patente é assegurada apenas aos legítimos autores dos respectivos inventos, na medida em que a divulgação prévia desses inventos não desqualifica os autores perante a nossa Lei Maior. Destaca que a novidade não é um conceito absoluto, havendo exceções legais à denominada novidade absoluta (que são o direito de prioridade e o período de graça), previstas pelo legislador para resguardar situações específicas e, em última análise, garantir o interesse social e o desenvolvimento tecnológico do país, enquadrando-se as patentes pipeline na categoria de novidade relativa, tal qual o direito de prioridade e o período de graça;

2) Que os requisitos gerais para a concessão das patentes pipelines são aferidos quando da concessão da patente base no país de origem. Assim, no sistema pipeline, o Brasil, em uma primeira análise, parte da premissa de que o Estado que concedeu a patente originária, e com o qual o país possui tratado em vigor, atestou os requisitos de patenteabilidade, para, em uma segunda análise, verificar o cumprimento dos requisitos previstos no art. 230 da Lei n. 9.279/96 para revalidação da patente estrangeira, com a abertura de prazo, inclusive para que terceiros se manifestem acerca do pedido de patente, nos termos do art. 230, § 2º da LPI;

3) Que o direito adquirido tem natureza eminentemente individual, protegendo direitos subjetivos definitivamente incorporados ao patrimônio de pessoas físicas ou jurídicas, sendo que o sistema pipeline resguardou o direito adquirido daquelas pessoas que, à época do depósito das patentes de revalidação, já exploravam ou envidavam esforços para a exploração do objeto sobre o qual se pretendia obter a patente pipeline no Brasil, impedindo a concessão da referida patente. Assim, não há que se falar que a patente PI 1100397-9 violou direito adquirido da população brasileira ou que retirou o Lopinavir do domínio público, não existindo, portanto, qualquer violação aos dispositivos constitucionais;

4) Que a INTERFARMA (Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa), a ABPI (Associação Brasileira de Propriedade Industrial), a BRASEM (Associação Brasileira de Sementes e Mudas), a ANDEF (Associação Nacional de Defesa Vegetal), além do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Advogado Geral da União, cujas manifestações podem ser conferidas no próprio sítio eletrônico do E. STF, manifestaram-se pela constitucionalidade das patentes pipelines;

5) Que a patente PI 1100397-9 foi depositada no INPI em 30/4/1997, tendo sido deferido o pedido em 23/11/1999 e expedida a carta patente em 11/4/2000. Ressalta que em 15/12/1999 foi publicada e passou a vigorar a Medida Provisória 2006/99, posteriormente revalidada pela edição da Medida Provisória 2.014, de 30/12/1999, seguidamente reeditada até a sua conversão na Lei nº 10.196/01, que alterou o art. 229 da Lei de Propriedade Industrial, incluindo o item C. Salienta que até a edição da MP 2006/99 a LPI não possuía qualquer regra que determinasse a anuência da ANVISA, razão pela qual não havia a necessidade da intervenção da mesma na análise e deferimento de pedidos de patente ocorridos antes de 15/12/1999, como no caso da patente PI 1100397-9. Afirma que o deferimento do pedido da patente PI 1100397-9 se deu em 23/11/1999, ou seja, antes da vigência da MP 2006/99, gerando à apelante o direito de obter sua patente correspondente;

6) Que somente em 17/5/2001 é que foi publicada a Portaria n. 239, tendo a ANVISA se estruturado para passar a analisar os pedidos de patente, criando a Coordenação de Propriedade Intelectual (fl. 2056/2067);

7) Que ao conceder o registro sanitário nº 10553024 para o medicamento Kaletra (lopinavir/ritonavir), que possui em sua formulação o Lopinavir, objeto da patente PI 1100397-9, como princípio ativo, a ANVISA reconheceu que o Lopinavir é seguro e eficaz, ou seja, que o objeto da patente PI 1100397-9 não possui qualquer potencial lesivo à saúde pública, não havendo que se falar em falta de anuência prévia da ANVISA;

8) Que no caso de se entender que a anuência expressa da ANVISA é essencial à validade da patente PI 1100397-9, deverá a referida Autarquia se manifestar dentro dos limites de atuação da Agência, avaliando-se apenas a existência de riscos à saúde, com a consequente convalidação do ato de concessão da patente em questão;

9) Que o preço praticado para o Governo Brasileiro pela apelante na venda do medicamento Kaletra é extremamente vantajoso, situando-se em patamares inferiores aos preços praticados em diversos países do mesmo porte econômico do Brasil.

Petição da ABIFINA - Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades, às fls. 3015/3043, postulando o seu ingresso nos autos na qualidade de amicus curiae.

Decisão à fl. 3182 admitindo o ingresso da ABIFINA como amicus curiae.

Petição da INTERFARMA - Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, de 28 de maio de 2012, às fls. 3184/3199 postulando o seu ingresso nos autos na qualidade de assistente da apelante, nos termos do art. 50 do CPC, ou, alternativamente, na qualidade de amicus curiae.

Contrarrazões da CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICO-FARMACÊUTICOS LTDA. às fls. 3240/3280 (observando-se que a última folha da petição não foi numerada pela Secretaria do Juízo), postulando, inicialmente, o não conhecimento do recurso ante a ausência do preparo recursal, situação que acarreta deserção. No mérito, reiterou os argumentos constantes da inicial.

Às fls. 3389/3394 a Aência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA apresentou contrarrazões no sentido de que a sentença deve ser mantida, ressaltando que o art. 229-C, em se tratando de norma procedimental, teve aplicação imediata e geral a todos os processos administrativos de pedidos de patente de produtos farmacêuticos como no caso da patente da apelante, razão pela qual a patente PI 1100397-9 foi concedida ao arrepio da Lei, incidindo o art. 46 da Lei 9.279/96.

Decisão do Juízo a quo à fl. 3425 admitindo o ingresso nos autos da INTERFARMA - Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, na qualidade de amicus curiae.

Manifestação do Ministério Público Federal às fls. 3439/3444 opinando, em síntese: a) que a ausência de preparo só deve acarretar deserção, nos termos do art. 14 II da Lei n. 9.289, após prévia intimação da parte para fazê-lo; b) que a discussão sobre os requisitos da patenteabilidade, mormente a novidade, está posta nos autos sob o prisma meramente jurídico, naquilo em que o art. 230 da LPI permitiria o registro da patente que já teria atingido o domínio público em outro país, sendo certo que, na visão do MPF, o conceito de domínio público é controvertido e depende sempre de lei, não lhe parecendo correta a afirmação de que "a proibição de patenteamento de medicamentos no Brasil vigente na época do registro do invento no exterior colocou seu conhecimento automaticamente em domínio público"; c) que não cabe falar em violação a direito adquirido na amplitude que pretende a autora, pois não há direito adquirido a regime jurídico de acesso mais restrito a nenhum bem de forma abstrata, sendo certo que "a proteção da estabilidade das relações jurídicas está assim atrelada à existência de relações ou circunstâncias mais concretas com o objeto da patente pipeline e não a uma interpretação ampla de domínio público; d) que quanto à manifestação da ANVISA, se tratando de norma procedimental, enquanto não terminado o processo de registro e concessão da patente, caberia a incidência da norma que tornou obrigatória a efetiva manifestação daquela Agência, e se a ré não teve culpa na eventual não manifestação efetiva, também não está excluída a hipótese de a Administração Pública, revendo o ato, adotar a medidas para saná-lo nos termos da Súmula n. 473 do STF.

Despacho à fl. 3447 determinando que a apelante exiba, no prazo de 05 (cinco) dias, prova de ter recolhido, tempestivamente, o preparo.

Manifestação da apelante às fls. 3501/3507 no sentido de que as custas judiciais foram integralmente recolhidas pela autora, ora apelada. Não obstante, junta aos autos comprovante de recolhimento das custas processuais referentes ao recurso de apelação no montante de 1% do valor atualizado da causa (fl.3511).

Decisão à fl. 3513 sobrestando o feito, ante a tramitação da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.234 ainda pendente de julgamento no STF.

Às fls. 3591/3595 a apelada, CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA., requer a reconsideração da decisão que determinou o sobrestamento dos autos, de fl. 3513.

Na sessão do dia 29/10/2013 foi decidido o seguinte:

1) O Exmo. Sr. Relator, Desembargador Federal Ivan Athié, primeiramente, reconsiderou a decisão de fl. 3513 que havia sobrestado o feito;

2) A Turma, por maioria:

- Rejeitou a preliminar de deserção do recurso;

- Rejeitou a questão de ordem que suscitava a nulidade da sentença;

- Deu por interposta a remessa necessária.

3) Quanto ao mérito:

- O Exmo. Relator, Desembargador Federal Ivan Athié, negou provimento ao recurso e à remessa necessária;

- O Exmo. Desembargador Federal Paulo Espírito Santo deu provimento ao recurso e à remessa necessária.

Nos termos das notas taquigráficas que ora determino a juntada, na própria sessão do dia 29/10/2013 pedi vista dos autos, razão pela qual trago hoje o processo a julgamento.

É o breve relato que me senti necessitado de fazer.

PASSO A VOTAR:

I - DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO:

Inicialmente, no que se refere à questão do recolhimento do preparo recursal, assim dispõe o art. 14 da Lei n. 9.289/96:

"Art. 14. O pagamento das custas e contribuições devidas nos feitos e nos recursos que se processam nos próprios autos efetua-se da forma seguinte:

I - o autor ou requerente pagará metade das custas e contribuições tabeladas, por ocasião da distribuição do feito, ou, não havendo distribuição, logo após o despacho da inicial;

II - aquele que recorrer da sentença pagará a outra metade das custas, dentro do prazo de cinco dias, sob pena de deserção;

(...)"

No presente caso, consoante se constata à fl. 39, houve o recolhimento das custas judiciais quando do ajuizamento da ação num valor superior ao que seria efetivamente devido, ultrapassando, inclusive, o valor integral (1% sobre o valor da causa - Portaria n. 001/2000 do Conselho da Justiça Federal - em vigência à época do ajuizamento).

Volvendo à teoria geral dos recursos, bem leciona AMARAL SANTOS Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 3º Volume. Ed. Saraiva, 8ª ed., p. 89. , que:

"Preparo do recurso significa o pagamento prévio das despesas com o seu processamento. Não se trata, propriamente, de um pressuposto de admissibilidade do recurso, pois este poderá até mesmo ter sido recebido; mas, se não for preparado no prazo estabelecido pela lei, será declarada a sua deserção, classificada como pena ao recorrente desidioso, ou seja, declarada a inadmissibilidade do seu processamento."

Assim, o pagamento antecipado das despesas de processamento, que no caso implicou no recolhimento a maior de custas pela própria autora, que não foi a sucumbente, e não recorreu, também não pode ser desconsiderado e incapaz de fazer frente à mens legis, que por sua vez é a de garantir que as despesas do processamento em segundo grau estejam garantidas previamente. Sobretudo porque será na hora do estabelecimento da sucumbência final que aquele que nela restar condenado acabará arcando com os valores, o que leva à conclusão de que o pagamento a maior por parte do autor da ação, capaz de fazer frente ao processamento em ambos os graus de jurisdição, se for ele o vencedor, será restituído pela outra parte.

Por isso, é ainda o próprio AMARAL SANTOS Ob. Cit., p. 90. que complementa:

" A deserção do recurso, por falta de preparo no prazo, poderá ser relevada, em hipóteses muito especiais, por provocação do recorrente, provando que o mesmo se não efetuou por motivo de justo impedimento ".

Intimada a respeito do não recolhimento do preparo, a apelante aduziu às fls. 3501/3507, razões que são bastante plausíveis para justificar a ausência de preparo, já que a autora teria recolhido custas em valor cinco vezes superior ao necessário quando da propositura da ação, sendo certo que não se pode desvincular o preparo de sua natureza de pagamento antecipado da despesa de processamento do recurso, o que fora atingido pelo recolhimento da autora, sendo certo que, ao final, a sucumbência é que irá solucionar o ônus em desfavor de quem restar vencido.

E, não obstante a justificativa, a apelante ainda efetuou novo recolhimento, comprovado à fl. 3509.

Destarte, a questão do preparo encontra a solução que se amolda ao conceito do instituto do preparo, sua finalidade, e à inteligência de toda a jurisprudência sobre o tema, posta nesse sentido nos seguintes julgados, mutatis mutandis:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUSTAS. RECOLHIMENTO INTEGRAL QUANDO DO AJUIZAMENTO DA INICIAL. ART. 14, II, DA LEI 9.289 /1996. DESERÇÃO AFASTADA.

1. O recolhimento das custas a maior, por ocasião do ajuizamento da ação, com vistas a satisfazer eventual necessidade de preparo da Apelação, não caracteriza descumprimento da regra prevista no art. 14 da Lei 9.289 /1996, nem acarreta prejuízo à parte contrária, razão pela qual não há falar em deserção. Precedentes do STJ.

2. A negativa de aproveitamento da parte excedente para satisfação do preparo implica enriquecimento sem causa pela Administração da Justiça.

3. Agravo Regimental não provido

(STJ - Segunda Turma - AgRg no REsp 892871 - SP - 2006/0219658-5 - DJE: 06/5/2009 - Relator: Min. Herman Benjamin)

PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS. RECOLHIMENTO INTEGRAL QUANDO DO AJUIZAMENTO DA INICIAL. DESERÇÃO AFASTADA.

1. Do exame do disposto no art. 14 da Lei 9.289/96, infere-se que, em princípio, metade do valor das custas deve ser recolhida quando do ajuizamento da inicial e a outra metade quando da interposição de eventual recurso. Contudo, ainda que não haja recurso, a segunda metade é sempre devida pelo vencido, que deverá ressarcir as custas eventualmente antecipadas pelo vencedor. Nesse contexto, é conclusão lógica que a antecipação do valor integral das custas, quando do ajuizamento da inicial, não gera nenhuma espécie de prejuízo, razão pela qual não implica inobservância da regra prevista no artigo referido, mesmo porque não há óbice legal para que assim se proceda. Nesse sentido: REsp 869.278/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 1º.12.2006; REsp 858.315/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 28.9.2006.

2. Na hipótese, foi certificado nos autos que" as custas foram recolhidas integralmente na propositura da ação "(fl. 149), razão pela qual a apelação foi recebida pelo juízo singular (fl. 151). Desse modo, efetuado o recolhimento integral do valor relativo às custas, não há falar em deserção da apelação.

3.Recurso especial provido. (STJ - Primeira Turma - RESP 200602057426 - DJ: 10/12/2007 - Relator: Min. Denise Arruda)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO RETIDO, NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO DESERTA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LEGITIMIDADE ATIVA. COMPLEME NTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PROCURAÇÃO. ART. 114 DA LEI Nº 8.213/91.

1 - Não se conhece de agravo retido em que não se requer sua apreciação nas razões de apelo (art. 523, § 1º, do CPC).

2 - Improcede a argumentação do INSS de deserção do recurso de apelo, tendo em vista a certidão de fls. 63 verso, em que certifica que não há preparo para o recurso, porquanto houve recolhimento integral das custas.

3 - É de se entender que a prejudicada com possíveis diferenças de proventos, causadas pelo não reajustamento do benefício previdenciário pelo INSS, foi a Previ-Banerj que pagou ao segurado a parte, então, devida pelo INSS. Ressalta-se que não há pretensão do segurado de receber duplamente valores da aposentadoria que lhe foram adiantadas pela entidade de previdência privada, senão garantir a esta o ressarcimento dos valores que seriam devidos pelo INSS. Desse modo, é evidente a legitimidade da PREVI-BANERJ para figurar no pólo ativo da relação processual.

4 - Não incide em violência ao art. 114 da Lei nº 8.213/91 o registro, em procuração, de que o produto da condenação reverterá - SE FOR O CASO - em favor da entidade que suplementa os proventos da aposentadoria do segurado.

5- Apelação provida e agravo retido dos autores não conhecido. (TRF/2ª Região - Quarta Turma - AC 2000.02.01.004306-4 - DJU: 14/11/2000 - Relator: Des. Fed. Rogério Carvalho)

Portanto, ratifico o entendimento consagrado na sessão do dia 29/10/2013, no sentido de que não há que se falar na pena de deserção, com o não processamento do recurso.

II - DO REEXAME NECESSÁRIO:

Quanto à remessa necessária ou duplo grau de jurisdição obrigatório, assinale-se que em que pese a crítica doutrinária vertida por CÂNDIDO DINAMARCO RANGEL A Reforma da Reforma. Malheiros Editores, 5ª ed., p. 126. sobre a obsessiva proteção autoritária ao Estado, mantida pela Lei n. 10.352/2001 no art. 475 do CPC, o fato é que nem mesmo a reforma do CPC acabou por retirá-la, fazendo com que ainda se mantenha a idéia tradicional de que por razões subjetivas é preciso evitar que apenas um só juiz ou corpo julgador profira sentença contra União, Estados, Distrito Federal e Municípios, e respectivas autarquias.

Trata-se, sem sombra de dúvida, da compreensão legislativa de que as causas em que são partes esses entes federativos e respectivas autarquias, trazem em seu bojo interesses de tal ordem que devem por isso merecer a apreciação em duplo grau de jurisdição.

Por essa razão, não há que se confundir a autarquia em si, INPI, com as suas finalidades legais (Lei n. 5.648/70) de executar em âmbito nacional as normas que regulam a propriedade industrial tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, desempenhando os atos administrativos para levar a cabo tais atribuições, com o corpo técnico que representa a autarquia em juízo, posicionando-se juridicamente eventualmente até mesmo para corroborar o pedido de uma das partes em contrário àquilo que foi decidido anteriormente por seu corpo técnico.

Aliás, essas incongruências verificadas ultimamente com frequência no INPI, bem demonstram que a regra do art. 475, I do CPC não está tão desprovida assim de razão, pois permite que questões nas quais a autarquia venha se demonstrando titubeante, ora num sentido, ora em outro, às vezes num mesmo caso, possam ter a oportunidade de maior apreciação jurídica quando submetidas ao Poder Judiciário.

Com efeito, observa-se que o INPI em sua contestação de fls. 1810/1814, manifestou-se no sentido de que a patente PI 1100397-9 não deveria ter sido concedida sem a anuência prévia da ANVISA, havendo necessidade de que a Agência se manifeste efetivamente para que haja convalidação ou não do ato no que tange à anuência prévia. Asseverou, ainda, que não há que se falar em inconstitucionalidade do art. 230 e do art. 231 da Lei n. 9.279/96, ressaltando que, no caso de ser constatada a ausência de um dos requisitos inerentes às patentes de invenção (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial), não poderá ser mantida a patente da apelante.

Se o fato de o INPI se posicionar favoravelmente no sentido da sentença tivesse o condão de sepultar a questão, afora a própria redação do art. 475, I do CPC, ainda restaria violado o comando fundamental da Constituição de que a lei não poderá excluir da apreciação do poder judiciário, lesão ou ameaça a direito (art. XXXV da CF).

Assim, a manifestação do INPI nos autos não afasta o interesse público que justifica o reexame obrigatório da sentença, nos termos do art. 475 do CPC, razão pela qual não há que se falar em preclusão lógica no caso concreto, uma vez que a remessa necessária não se confunde com a interposição de recurso voluntário, por isso é independente da posição da representação jurídica da autarquia, ao menos para fim de reconhecimento e admissibilidade da remessa.

Releve-, ainda, a função revisional do Judiciário em relação aos atos administrativos que podem ser julgados legais ou ilegais conforme a livre convicção do julgador.

Assim, ratifico o entendimento exposto no julgado no sentido de considerar como interposta a remessa necessária.

III - DA NULIDA DE DA SENTENÇA:

Deixo de me reportar, entretanto, à questão por mim levantada na sessão de julgamento a respeito da anulação da sentença, porque sobejamente superada pelos demais julgadores, para me restringir, como, aliás, fiz em relação às preliminares, àquela questão de mérito que restou também divergente entre o Desembargador Federal Ivan Athié e o Desembargador Federal Paulo Espírito Santo.

IV - DO MÉRITO:

IV - 1. DA PROIBIÇÃO DE PATENTEAMENTO DE FÁRMACOS À LUZ DA LEI N. 5.772, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1971

Não procede, o argumento da autora, ora apelada, de que quando a patente pipeline PI 1100397-9 foi depositada no INPI, em 30/4/1997, ainda estava em vigor o art. , alíneas b e c do antigo Código de Propriedade Industrial (Lei n. 5.772/71) que vedava o patenteamento de medicamentos e de produtos farmacêuticos.

É que nos termos do art. 243 da Lei n. 9.279/96, os artigos. 230, 231, 232 e 239 passaram a ter vigência imediata com a publicação da referida Lei 9.279/96, ocorrida em 15/5/1996.

Assim, nem mesmo o fato de a matriz da patente PI 1100397-9, que é a patente norte-americana 5.914.332, ter sido depositada nos EUA em 21/11/1996 (fls. 57 e 599 - DOC. 02), época em que o Brasil vedava patentes de produtos farmacêuticos em território nacional, tem o condão de interferir na aplicação do art. 230, que para os fins de funcionar como regra transitória, passou a permitir, na data de publicação da própria LPI, o depósito das denominadas patentes pipelines.

2. DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 230 DA LEI 9.279/96:

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido ao fundamento único de que a patente em questão foi concedida com base no art. 230 da Lei n. 9.279/96, que padece de inconstitucionalidade. E por via de exceção poderia fazê-lo sem problema algum, coisa que não é dada a esta Turma Julgadora confirmar, sem observar o que dispõe o art. 97 da CRFB; artigos, 480 e 481 do CPC e 167 do RI do TRF da 2ª Região.

Ademais, a própria Corte Constitucional editou a Súmula Vinculante n. 10, que determina: "Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte".

De modo que sequer se pode lançar mão, em órgão colegiado desta Corte, do subterfúgio de, a pretexto de" afastar a aplicação de uma disposição legal "se proceder a verdadeiro juízo a respeito de sua inconstitucionalidade, neste órgão fracionário, para confirmar de imediato a sentença com aquele único fundamento.

Assim, caso se vislumbrasse a inconstitucionalidade a ser declarada em controle difuso, esta Turma não poderia simplesmente confirmar a sentença, mas deveria remeter o presente feito ao Pleno para que se cumprissem os ditames legais e sumular vinculante.

Por isso me limitarei apenas a um juízo de admissibilidade ou não da remessa ao Pleno, para analisar o tema da inconstitucionalidade sob o prisma daquilo que poderia ou não me parecer de tal evidência, capaz de indicar o encaminhamento da questão para o órgão máximo desta Corte, inclusive superando o fato de que pende na Corte Constitucional a ADI 4234/DF, tendo como relatora a Ministra Cármen Lúcia, que não deferiu liminar naquele feito, o que por si mesmo já poderia suscitar a inteligência do disposto no parágrafo único do art. 481 do CPC.

Sendo assim, não me parece tão evidente a inconstitucionalidade das disposições legais atacadas, a ponto de levá-la à apreciação do Pleno e superar a sua colocação perante a jurisdição da Corte Constitucional para exame de inconstitucionalidade por via de ação direta, resultado ao qual o Poder Judiciário ainda haverá de se curvar, seja qual for o desfecho.

Segundo a sentença, em linhas gerais, a saúde pública é um direito social que deve ser assegurado fundamentalmente pelo Estado brasileiro, o que vem exposto nos artigos, e 196 da CRFB, e a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial deve levar em conta o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, como dispõe o art. da LPI.

Nesse diapasão, a proteção às patentes pipeline pelo art. 230 da Lei n. 9.279/96 já afrontaria tais disposições constitucionais, na medida em que ele permitiria um privilégio, no caso da patente em questão, que impediria a população nacional o acesso mais fácil ao medicamento.

Ademais, o art. 230 ainda configuraria uma indevida exceção ao princípio da novidade absoluta, a qual é na verdade um requisito essencial para a concessão de patentes (fl. 2921), tudo de acordo como uma leitura que deve ser feita à luz do art. 27 n. 1 do TRIPS e do art. XXIX da CRFB. Não cabendo falar, no caso, da aplicação da novidade mercadológica ou econômica, e sim da intelectiva ou cognoscitiva.

Também haveria, segundo a sentença, afronta ao princípio constitucional da livre concorrência (art. 170 IV da CRFB).

E a conclusão taxativa da sentença, é de que: " Diante do exposto, verifica-se que as patentes pipeline são inconstitucionais por permitirem o monopólio de produtos e medicamentos que já estavam em domínio público, sem que se apresentassem, assim, o requisito da novidade "(fl. 2927).

Por essa razão, prossegue o julgado, se não há novidade, não há razão justificável para o monopólio. E culmina por decretar: "Sendo assim, reconheço incidenter tantum a inconstitucionalidade do artigo 230 da Lei 9.296/96, e conseqüentemente a nulidade da patente 1100397-9" (fl. 2927).

Contudo, a inconstitucionalidade do art. 230 da LPI não nos parece assim tão evidente, sem comportar mais profundas discussões, com argumentos também ponderáveis em sentido contrário. Ele não está em desacordo, a meu ver, com o disposto no art. 196 da CRFB, porquanto o que ali está escrito, é que: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Ou seja, trata-se de um direito assegurado a todos mediante políticas sociais e econômicas que incluem uma série de programas, dentre eles iniciativas no âmbito dos tratados internacionais e da legislação interna, como foi exatamente o caso do acordo TRIPS e da Lei n. 9.279/96, as quais, num primeiro momento, não impedem, a meu sentir, de forma absoluta, a visualização de diretrizes para reduzir o risco de doenças, como a própria AIDS, ou o acesso universal e igualitário a ações no campo da saúde pública em geral.

Já o art. 230 da LPI, no que toca às patentes farmacêuticas, antes não protegidas pela legislação antecedente (o CPI de 1971), foi ele resultante de uma iniciativa do legislador nacional para operar com uma forma de compensação pelo resultado do regime anterior, que permitia, aí sim, a utilização em território nacional de cópias de produtos dessa área, de alguma forma incidindo contra o direito de propriedade intelectual dos inventores.

Dispõe, então, o art. 230 da LPI:

“Art. 230. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, por quem tenha proteção garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil, ficando assegurada a data do primeiro depósito no exterior, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente.”

O referido art. 230 da LPI está, desde logo, de acordo com o art. XXIX da CRFB, porquanto ele propõe que se estabeleça privilégio temporário aos autores de inventos com vistas ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Nessa linha, exatamente, é que foi firmado pelo Brasil o Acordo TRIPS, que visa a reduzir distorções e obstáculos ao comércio internacional e a necessidade de proteção eficaz à propriedade intelectual.

Ademais, ainda conta com ressalva expressa aos casos em que o objeto da patente já tenha sido colocado em qualquer mercado por iniciativa do próprio titular ou por terceiro por ele autorizado, e aos casos de realização anterior no País de sérios e efetivos preparativos para exploração do objeto do pedido de patente.

Ademais, o artigo 1 do Acordo TRIPS dispõe:

“Artigo 1. Os Membros colocarão em vigor o disposto neste Acordo. Os Membros poderão, mas não estarão obrigados a prover, em sua legislação, proteção mais ampla que a exigida neste Acordo, desde que tal proteção não contrarie as disposições deste Acordo. Os Membros determinarão livremente a forma apropriada de implementar as disposições deste acordo no âmbito de seus respectivos sistema e práticas jurídica.”

Ou seja, no plano formal, num primeiro instante, o art. 230 da LPI não apresenta qualquer problema.

Não obstante, como alegam, ainda, NUNES, MARQUES, ABREU e CUNHA ANTÔNIO JOSÉ AVELÃS NUNES; JOÃO PAULO F. REMÉDIO MARQUES; JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU e LUÍS PEDRO CUNHA. A Inconstitucionalidade das Patentes “Pipeline” Brasileiras. (Artigos 230 e 231 do Código de Propriedade Industrial de 1996). Revista Eletrônica do IBPI. Edição Especial. Novembro de 2009, p. 27 e seguintes., o legislador nacional teria excedido o que o Acordo TRIPS obrigaria, quando adotou a proteção dita excessiva às patentes pipeline, indo muito além da previsão do sistema temporário denominado “patente suíça”, incidindo em excesso a ser expurgado. Contudo, há que se observar que em termos de conflito aparente entre a lei ordinária nacional e as normas introduzidas por acordos internacionais, trata-se de regras da mesma hierarquia, não cabendo falar aqui em submissão da lei ordinária ao texto do tratado internacional.

No caso em exame, o que o legislador ordinário pátrio não poderia, a meu ver, era adotar regras que ficassem aquém daquilo que restou como obrigação do Estado brasileiro contraída por ocasião da assinatura do TRIPS. Menos ainda editar lei totalmente contrária a ele. Mas em se situando no âmbito das regras de proteção à propriedade intelectual, previstas pelo Acordo TRIPS, poderia, em tese, o legislador nacional, adotar regras de proteção mais extensas, ainda que até viesse a ser cobrado politicamente por isso nas urnas.

Mesmo quanto ao art. 27 n. 2 do TRIPS, note-se que ele consiste numa ressalva ao direito de patenteamento no território nacional, de invenções cuja exploração se deve impedir porque capazes de afetar a saúde humana, que é o exemplo que nos interessa de perto, e é nesse limite que ele deve operar. Jamais possuindo o alcance de se levar a sua interpretação isolada a uma exclusão frontal ao que dispõe o art. 230 da LPI, que com o art. 27 n. 2 do TRIPS não é incompatível.

O que restaria, então, é verificar se essa extensão foi capaz de afrontar o texto constitucional, este sim, um limite inexorável.

Ademais, não me parece que haja no ordenamento jurídico em geral uma cristalizada concepção apenas absoluta da novidade, o que sequer está expresso no texto constitucional, porquanto esse requisito tem relação com o instituto do estado da técnica, o qual, como bem ressaltou o MPF em seu parecer, ainda está atrelado às diversas considerações legais e doutrinárias, que ainda levam em conta aspectos relativos quais sejam o da novidade comercial e o da econômica.

E é aqui que, como bem ressaltam CANOTILHO, MACHADO e RAPOSO J. J. GOMES CANOTILHO; JÓNATAS MACHADO e VERA LÚCIA RAPOSO. A questão da Constitucionalidade das Patentes “Pipeline” à luz da Constituição Federal Brasileira de 1988. Ed. Almedina, 2008, p. 100., “a afirmação categórica da inconstitucionalidade das patentes ‘pipeline’ por violação do requisito da novidade”, afigura-se extremamente problemática quanto à sua procedência. E culminam os referidos autores por considerarem que o sob o prisma legal e técnico-jurídico, essas patentes estariam dentro da conformação da novidade técnica relativa quanto ao tempo, respeitando o princípio da novidade comercial quanto ao espaço e o tempo Ob. Cit., p. 101..

Já no que concerne à livre concorrência, com efeito, ela é um dos princípios constitucionais contidos na Carta Magna nacional, mas não enxergo na proteção, mesmo que ampliada, do art. 230 da LPI, uma verdadeira exclusão desse princípio, porquanto se trata, na verdade, de situação temporária e condizente com o âmbito de proteção que se dá a nível também constitucional, aos autores de inventos, já aqui acoplada à ideia da novidade relativa da patente pipeline e ao espírito de superação de distorções que orientou o Acordo TRIPS, à luz ainda do ambiente em que operava o CPI de 1971 no que tange às patentes farmacêuticas, que, como se viu se procurou compensar. A própria ideia do monopólio temporário dado aos inventos é ínsita à estrutura de amparo, incentivo e compensação à livre iniciativa e à livre concorrência.

E sendo assim, também resta bastante flácida a questão da alegada violação a direitos adquiridos em caráter difuso, porquanto alguns seriam os óbices ao reconhecimento dessa lesão. O maior deles, o fato de que, realmente, não se pode afirmar, no caso, que quando da edição do art. 230, com a Lei n. 9.279/96, já se estivesse na presença de algum direito já integralizado no patrimônio de alguém, até mesmo de um grupo determinado de pessoas, que naquele exato instante apenas possuíam a meu ver uma expectativa de que o legislador brasileiro fosse seguir por uma das linhas de regime jurídico que não contemplasse tamanha extensão para a proteção temporária e compensatória das patentes farmacêuticas.

E, por fim, também não cabe considerar a aplicação do princípio da proteção da expectativa legítima, na medida em que observados os pressupostos legais para que se possa dar vazão à sua adoção precisa e justa, não se conclui que possa haver uma legítima expectativa a uma determinada disposição legal ou a um regime jurídico específico, em situações que são na verdade objeto de programas normativos que podem variar conforme o contexto em que opera o processo legislativo.

Não quero dizer com tudo isso, que deixo de reconhecer que talvez algum equívoco político possa ter havido na adoção dos princípios do TRIPS pelo legislador nacional, ao elaborar alguma disposição legal da Lei n. 9.279/96, como é o caso do art. 230, já que o processo político legislativo de então ainda se fazia em curso mediante uma notória predominância do ideário liberal ainda em seu pleno vigor, passível de algumas críticas quanto ao cotejo de interesses sociais.

Entretanto, o que parece me caber aqui é uma apreciação jurídica da questão, a título de verificar a flagrante e evidente presença de inconstitucionalidade formal e material da regra do art. 230 da Lei n. 9.279/96, ressalvada, mais uma vez, a discussão que, penso, está agora mais bem posta no âmbito da Suprema Corte que ainda pode vir a compreender que seja possível superar equívocos de cunho político de um contexto legislativo com a declaração de inconstitucionalidade.

É questão de aguardar e ver. Até porque, basta que se afira a quantidade de argumentos levados ao bojo da ADI n. n. 4.234, pela ABIFINA; Pró-genéricos; Conectas e GAPA/SP; ABIA, MSF, FENAFAR, IDEC, GIV e GAPA/RS; ANVISA; INTERFARMA; ABRASEM; e ABPI Cf. LIA HASENCLEVER; RODRIGO LOPES; GABRIELA COSTA CHAVES; RENATA REIS e MARCELA FOGAÇA VIEIRA. O Instituto de Patentes Pipeline e o Acesso a Medicamentos: Aspectos Econômicos e Jurídicos Deletérios à Economia da Saúde. In Revista de Direito Sanitário. V. 11, n. 2, p. 164/188, Jul./Out. 2010. , sem contar as razões contidas na inicial do Procurador Geral da República e das que certamente virão pela AGU, para aquilatar o quanto de aspectos políticos comporta a questão, aspectos esses que melhor foro encontram no julgamento direto pela Corte Constitucional.

Por ora, não vejo como perceber a evidência da inconstitucionalidade conforme declarada incidentalmente na sentença, de modo que não há porque levar a questão ao Pleno. E a sentença merece reforma nesse ponto.

3. DA AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA PRÉVIA DA ANVISA:

3.1. Do trâmite conturbado da PI 1100397-9

Destaque-se, de plano, que a patente em questão teve seu trâmite desenvolvido num espaço de tempo que começou com o depósito, em 30/04/97, quando ainda não existente o art. 229-C na Lei n. 9.279/96, que passou a exigir a anuência prévia da ANVISA, mas sua concessão ocorreu quando já vigente o referido dispositivo legal (em 11/04/2000), o que incluiu uma série de idas e vindas do processo administrativo de concessão da patente, acarretando vários contratempos aos interessados no que concerne à correta aplicação da legislação pertinente.

Do que se colhe do exame aprofundado destes autos, sobre este tópico específico, é que a ANVISA sustenta que não deu sua anuência efetiva porque os autos não foram remetidos para a Agência, não constando realmente na cópia autenticada do processo administrativo, de fls.1219/1771 remessa à ANVISA.

Por sua vez, o INPI expõe os seus motivos, às fls. 1810/1890 (contestação e documentos), fazendo uma cronologia, na qual descreve a sequência de atos normativos relativos à questão da anuência prévia da ANVISA em processos administrativos de registros de patentes de produtos farmacêuticos em geral, expondo que a interpretação do art. 229-C se revela controvertida em seu próprio seio.

Assim, alegou que o pedido de patente PI 1100397-9, ora em julgamento, teve seu deferimento publicado em 23/11/1999, ou seja, antes da instituição do novo dispositivo legal relacionado à anuência prévia da ANVISA, e a carta-patente foi expedida em 11/4/2000, alguns meses após a publicação da MP 2006, em 14/12/1999, como acima se registrou.

Portanto, quando do advento do art. 229-C foi expedido o Parecer Jurídico de 23/2/2000 (Parecer INPI/PROC n. 003/00), no qual concluiu que não haveria necessidade de remessa dos processos administrativos de registro de patentes pipeline em andamento à ANVISA para anuência, razão pela qual a patente da apelante foi concedida pelo INPI, sem a respectiva anuência prévia da Agência.

Posteriormente, ainda segundo o INPI, após reunião com a Advocacia Geral da União, realizada em 04/07/2002, a patente PI 1100397-9 foi encaminhada à ANVISA, juntamente com outras patentes concedidas entre 14/12/1999 e 08/09/2000 sem anuência prévia, para a observância dos procedimentos relacionados ao art. 229-C. Todavia, a referida patente foi devolvida ao INPI em 07/05/2003, sem que tivesse sido realizada qualquer análise técnica por parte da ANVISA.

A seu turno, a ANVISA explicara que a recepção da patente PI 1100397-9 se dera em caráter provisório, devido a acordo firmado entre sua Diretoria e o então Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, feito no intuito de dar experiência, ainda que informal, à análise de que trata aquele dispositivo legal, tendo em vista iminente publicação de um Decreto presidencial outorgando a devida autoridade à Agência, para que fosse consumado tal ato administrativo, ainda que ex post facto. Não havendo a publicação da autorização presidencial, a ANVISA decidiu não realizar a análise relacionada ao art. 229-C e reenviar a patente em questão para o INPI.

Finalmente, em 19/7/2006, a Consultoria Geral da União emitiu parecer em resposta ao questionamento do Ministro da Saúde relacionado à divergência de opiniões do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e Ministério da Saúde. Segundo o entendimento da Consultoria, diante da divergência de interpretação desse dispositivo legal, concluiu que todos os pedidos de patente, inclusive os pedidos de patentes pipeline, que envolvam produtos e processos farmacêuticos, deveriam ser submetidos à anuência da ANVISA, antes da concessão da patente. E as patentes pipeline já concedidas sem anuência prévia deveriam ser encaminhadas à ANVISA para análise. E, em caso de vício na concessão, desde que não meramente formal, o ato deveria ser desconstituído judicialmente.

Ainda segundo o INPI, apesar do referido parecer ter sido aprovado pelo então Consultor-Geral da União e pela AGU, até o ano de 2008 os interessados ainda não haviam sido oficialmente cientificados da interpretação fixada no âmbito do Executivo, o que culminou em outra consulta à AGU e, em 28/10/2008, um novo parecer foi elaborado pela AGU ratificando a interpretação já anteriormente adotada.

Quando do conflito positivo de atribuições entre o INPI e a ANVISA, houve necessidade de outro parecer da PGF, em 16/10/2009, por meio do qual foi dada uma interpretação sobre o limite de atribuição da ANVISA no que concerne à anuência prévia.

E mais, da análise do processo administrativo de registro da patente PI 1100397-9 (fls. 57 e seguintes), conclui-se que não ocorreu a remessa do processo administrativo à ANVISA, consoante a seguir especificado, verificando-se que às fls. 58/313 consta o relatório descritivo; há o início da manifestação do INPI no processo administrativo às fls. 315/325; a ABBOTT cumpre as exigências feitas pelo INPI, tais como: declaração de não comercialização do produto, modificações no relatório descritivo, resumo, reivindicações, etc. (fls. 327/585), e com base nos pareceres técnicos de fls. 586/587 o INPI concedeu a patente PI 1100397-9: fl. 596 e 599 (carta patente).

Ademais, avaliando as manifestações da ANVISA nos presentes autos, o que se constata é que há um parecer de fls. 1017/1023 (DOC. 14 da inicial - que é um ofício datado de nov./2008 dirigido ao Procurador da República no DF-MPF- instruindo os autos da representação nº 1.16.000.003253/2008-85). Nesse ofício, a ANVISA afirma que tem a função de examinar os requisitos de patenteabilidade e demais critérios estabelecidos na legislação vigente, ou seja, Lei n. 9.279/96, RDC 45/2008 (Resolução da ANVISA), Lei n. 9.782/99 e Decreto n. 3.029/99 (esses dois últimos relacionados a produtos e processos farmacêuticos).

A ANVISA presta esclarecimentos, à fl. 1020, sobre a patente PI 1100397-9, informando que a concessão se deu com base em um entendimento errôneo inicial do INPI sobre o exame da prévia anuência. Consta também que tem um processo administrativo que decidirá a conduta a ser tomada pelo INPI e pela ANVISA em face das patentes listadas no ofício (no qual existem outras além da patente da ABBOTT, em situações diversas).

Já na contestação de fls. 1790/1800, de novembro de 2009, a ANVISA faz um histórico sobre as patentes de produtos farmacêuticos e no final assevera que a patente PI 1100397-9 deveria ter sido remetida a Agência para fins de anuência (fato que não ocorreu), razão pela qual a patente da apelante foi concedida ao arrepio dos artigos, 229-C e 46 da LPI. E termina por postular a nulidade da patente, uma vez que a mesma deveria ter sido remetida à ANVISA após a análise feita pelo INPI. Quanto aos requisitos do art. da LPI, a ANVISA afirma que não há como se manifestar, pois exige uma análise criteriosa do processo administrativo de registro.

Também na petição de fls. 2387/2388 (manifestação na fase de produção de provas), a ANVISA reitera os argumentos constantes da sua contestação e aduz que tendo sido a patente concedida em 11/04/2000 e, uma vez que o artigo 229-C foi introduzido na LPI em dezembro/1999, não restam dúvidas de que o pedido de patente PI 1100397-9 deveria ter sido submetido ao crivo da Agência antes da sua concessão.

3.2. Da natureza do ato administrativo de concessão de patentes farmacêuticas

Todo esse imbróglio tem relação com a atual natureza do ato de concessão de patentes, que é, sem dúvida, ato administrativo, que reconhece o direito do titular mediante o cumprimento de certos requisitos e ao mesmo tempo lhe atribui a condição de titular para exploração exclusiva, temporariamente, sendo necessário o requerimento da patente e o seu trâmite junto à Administração Pública.

Com o advento da norma impositiva do art. 229-C da Lei n. 9.279/96, que prevê anuência da prévia da ANVISA para concessão de patentes de produtos farmacêuticos, essa concessão passou a configurar, a meu ver, um ato administrativo composto, haja vista que sobre a patenteabilidade pretendida, cabe ao INPI a produção da concessão da patente mediante vontade única dessa autarquia, cabendo à ANVISA, entretanto, a partir da MP n. 2006, de 14/12/1999, convertida na Lei n. 10.196, de 14 de fevereiro de 2001, emitir um ato de controle consistente na anuência prévia:

" Art. 229-C. A concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos dependerá da prévia anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA ".

Com efeito, a concessão de patentes prossegue sob a atribuição exclusiva do INPI naquilo em que é próprio de sua finalidade e atribuição legal, cabendo, entretanto, à ANVISA, posteriormente a 1999, a verificação, na lição de MEIRELLES HELY LOPES MEIRELLES. Direito Administrativo. 28ª edição, Ed. Malheiros, p. 168., ou o controle prévio, na lição de GASPARINI DIOGENES GASPARINI. Direito Administrativo. 3ª edição, Ed. Saraiva, p. 81., do ato, em qualquer dos casos com incidência necessária para que ele produza seus efeitos, mas não foi dada à Agência, para ficarmos nos limites da lei, a atribuição de emitir uma segunda vontade no que concerne aos requisitos de patenteabilidade.

A Lei n. 9.782/99 definiu o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária; criou a ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária; e deu outras providências.

É da matéria trazida pela referida Lei n. 9.782/99 que bem se extrai o limite da ANVISA no que concerne à verificação e controle prévio sobre os medicamentos patenteáveis, ali não se verificando nenhuma ingerência no que concerne à concessão de patentes com base em requisitos de patenteabilidade, ou ainda à luz de políticas que envolvam o cotejo da aplicação do TRIPS com estratégias de fornecimento maciço de remédios, sua exploração mediante licenças compulsórias, repercussão em preços, aquisição de produtos pelo Poder Público etc. Senão vejamos:

“Art. 6º A Agência terá por finalidade institucional promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos e de fronteiras.”

"Art. 8 º Incumbe à Agência, respeitada a legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública.

§ 1 º Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela Agência: I - medicamentos de uso humano, suas substâncias ativas e demais insumos, processos e tecnologias; II - alimentos, inclusive bebidas, águas envasadas, seus insumos, suas embalagens, aditivos alimentares, limites de contaminantes orgânicos, resíduos de agrotóxicos e de medicamentos veterinários; III - cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes; IV - saneantes destinados à higienização, desinfecção ou desinfestação em ambientes domiciliares, hospitalares e coletivos; V - conjuntos, reagentes e insumos destinados a diagnóstico; VI - equipamentos e materiais médico-hospitalares, odontológicos e hemoterápicos e de diagnóstico laboratorial e por imagem; VII - imunobiológicos e suas substâncias ativas, sangue e hemoderivados; VIII - órgãos, tecidos humanos e veterinários para uso em transplantes ou reconstituições; IX - radioisótopos para uso diagnóstico in vivo e radiofármacos e produtos radioativos utilizados em diagnóstico e terapia; X - cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto fumígero, derivado ou não do tabaco; XI - quaisquer produtos que envolvam a possibilidade de risco à saúde, obtidos por engenharia genética, por outro procedimento ou ainda submetidos a fontes de radiação.

§ 2 º Consideram-se serviços submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela Agência, aqueles voltados para a atenção ambulatorial, seja de rotina ou de emergência, os realizados em regime de internação, os serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, bem como aqueles que impliquem a incorporação de novas tecnologias.

§ 3 º Sem prejuízo do disposto nos §§ 1 º e 2 º deste artigo, submetem-se ao regime de vigilância sanitária as instalações físicas, equipamentos, tecnologias, ambientes e procedimentos envolvidos em todas as fases dos processos de produção dos bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária, incluindo a destinação dos respectivos resíduos.

§ 4 º A Agência poderá regulamentar outros produtos e serviços de interesse para o controle de riscos à saúde da população, alcançados pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.

§ 5 o A Agência poderá dispensar de registro os imunobiológicos, inseticidas, medicamentos e outros insumos estratégicos quando adquiridos por intermédio de organismos multilaterais internacionais, para uso em programas de saúde pública pelo Ministério da Saúde e suas entidades vinculadas.

§ 6o O Ministro de Estado da Saúde poderá determinar a realização de ações previstas nas competências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em casos específicos e que impliquem risco à saúde da população. § 7o O ato de que trata o § 6o deverá ser publicado no Diário Oficial da União. § 8º Consideram-se serviços e instalações submetidos ao controle e fiscalização sanitária aqueles relacionados com as atividades de portos, aeroportos e fronteiras e nas estações aduaneiras e terminais alfandegados, serviços de transportes aquáticos, terrestres e aéreos."

Sendo assim, e tendo em vista esse limite legal de controle de fármacos que contenham componentes ou fórmulas que representem risco direto à saúde pública, decorrente da sua disseminação, é que a ANVISA poderá atuar no que concerne à sua anuência prévia, o que torna sua participação na concessão de patentes um ato apenas composto de verificação e controle, mas que não concorre com outra manifestação de vontade sobre patenteabilidade em si, quanto mais derivando análises que tangiam as diretrizes das políticas públicas na área global da saúde e no interesse social.

3.3. Das consequências dos limites de anuência prévia da ANVISA

Daí que a edição da Resolução n. 45, de 23/6/2008, que estabeleceu em seu art. 4º que a ANVISA deve analisar os requisito de patenteabilidade, além dos demais critérios estabelecidos pela legislação vigente; e da Resolução n. 21, de 10/4/2013, que revogou a anterior (RDC 45) e conferiu à ANVISA um campo de atuação maior na análise da anuência prévia, estabelecendo em seu art. 4º que a Agência poderia adentrar no exame do interesse para as políticas de medicamentos ou de assistência farmacêutica no âmbito do SUS; requisitos de patenteabilidade; e demais critérios estabelecidos na Lei 9.279/96, exorbitam, a meu ver, os limites da Lei que visam a regulamentar, e não encontram, por isso, acolhida na matéria expressa no texto legal.

A jurisprudência tem prevalecido nesse sentido, mantendo o limite da anuência prévia naquilo que se pode extrair, facilmente, da Lei n. 9.782/99, ou seja, de acordo com a finalidade institucional da ANVISA, prevista nos artigos, e 8º.

Na mesma linha, é o parecer da Advocacia Geral da União sobre a matéria, cuja transcrição constou no julgamento do Agravo de Instrumento n. 2009.34.00031253-7 /TRF/1ª Região (cópia em anexo), no sentido de que:

"Se as Leis instituidoras do INPI e da ANVISA não sofreram qualquer alteração quanto à sua finalidade, não há espaço para a sua ampliação ou redução de atribuições. Logo, se eventual norma superveniente não alterou a finalidade institucional dos referidos órgãos, ou mesmo fez acrescer ao seu rol outras atribuições, não é crível que possa fazê-lo fundado em mera interpretação extensiva de sua atuação".

Eu mesmo já decidi nesse sentido, no julgamento dos Embargos Infringentes n. 2004.51.01.517054-0:

"... a melhor interpretação do alcance do art. 229-C é no sentido de que a anuência prévia da ANVISA restringe-se à proteção da saúde pública, nos termos do art. 6º e 8º da Lei. 9.782/99 in verbis :

“Art. 6º A Agência terá por finalidade institucional promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos e de fronteiras.

Art. 8º Incumbe à Agência, respeitada a legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública.

§ 1º Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela Agência:

I - medicamentos de uso humano, suas substâncias ativas e demais insumos, processos e tecnologias;

(...)”

As disposições acima transcritas, sobretudo com os grifos que realizamos, devem ser interpretadas em conjunto com a própria finalidade institucional da ANVISA e das atribuições do INPI, cada qual em sua área específica de atuação. Saliente-se que a atuação administrativa da ANVISA na função de vigilância sanitária, anteriormente, somente era possível com a comercialização do produto no mercado, podendo agora, a agência, fazê-lo antes da concessão da patente.

Portanto, não é atribuição da ANVISA promover exame dos critérios técnicos próprios da patenteabilidade (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial), devendo atuar, para fins do art. 229-C da Lei 9.279/96, de acordo com as suas atribuições institucionais, impedindo por meio do controle sanitário a produção e a comercialização de produtos e serviços potencialmente nocivos à saúde humana."

Ademais, este é o histórico legal da atuação administrativa da ANVISA na função de vigilância sanitária, pois, anteriormente, ela somente era possível com a comercialização do produto no mercado, quando da concessão do registro sanitário pela Agência, nos termos do art. 16, II da Lei 6.360/76.

3.4. Da convalidação da anuência prévia da ANVISA

No caso, o pedido de registro da patente PI 1100397-9 foi deferido em 23/11/1999, antes do advento da Medida Provisória n. 2.006, de 15/12/1999, porém, a concessão da patente em questão se deu em 11/4/2000, ou seja, em plena vigência da Medida Provisória que estabeleceu a exigência da anuência prévia e que, posteriormente, veio a ser convertida na Lei n. 10.196, de 14 de fevereiro de 2001.

Não obstante tratar-se de ato composto, com limites para a atuação da ANVISA no que concerne à anuência prévia, não se pode olvidar que a regra é procedimental, e deve ser aplicada aos procedimentos administrativos em curso, dentro dos quais a composição do ato de concessão ainda não se integralizara.

Mas o que se viu daquela confusão exposta acima, extraída do exame do trâmite da PI 1100397-9, é que o processo deveria ter sido remetido à ANVISA para fins de anuência prévia, nos limites estritos da Lei n. 9.782/99, fato que não ocorreu. Razão pela qual a patente da apelante foi concedida ao arrepio dos artigos, 229-C e 46 da LPI.

O procedimento da PI 1100397-9, no que tange aos requisitos da patenteabilidade dispostos na Lei n. 9.279/96, à luz do art. 230 especialmente, está hígido, mas sua concessão sem a anuência prévia configurou vício no procedimento que deve ser sanado.

Contudo, isso se deu muito mais em razão da recalcitrância, desorganização e confusão dos órgãos públicos na adoção de regras e medidas para lidarem com as situações em curso quando do advento das alterações procedidas no art. 229-C da LPI do que por culpa do administrado, no caso a apelante, que cumpriu todas as etapas do processo administrativo do pedido de patente pipeline e por isso encontra-se dentro doa pressupostos ANTONIO RULLI NETO e JUSTINE ESMERALDA RULLI. Segurança Jurídica e Ato Administrativo. In: Os Caminhos do Ato Administrativo. Coord. ODETE MEDAUAR e VITOR RHEIN SCHIRATO. Ed. RT, p. 190-192. de uma expectativa legítima em relação à ultimação do ato concreto da Administração Pública ao qual visava, com o cumprimento das fases que tenham sido suprimidas por indecisão da própria Administração.

Com efeito, no caso em questão a apelante nutria razoável expectativa quanto ao exame da patenteabilidade a cargo apenas do INPI, quando depositou o pedido. Também se observa que a alteração no processo de concessão, com a exigência prévia da ANVISA, configurou uma mudança brusca e inesperada por parte da Administração Pública, sendo certo que a concessão da PI 1100397-9, embora ainda inválida pela ausência de anuência expressa, nos termos do que ora dispõe o art. 229-C da Lei n. 9.279/96 é passível de convalidação, como uma das medidas de restauração da ordem jurídica atualmente vigente no que concerne à concessão de patentes farmacêuticas, como bem distingue a melhor doutrina WEIDA ZANCANER. Da Convalidação e da Invalidação dos Atos Administrativos. 2ª edição, Ed. Malheiros, p. 55-57.:

"Em tese, poder-se-ia supor que o princípio da legalidade imporia sempre à Administração o dever de invalidar seus atos eivados de vícios, para restaurar a ordem jurídica por ela mesma ferida. A suposição, todavia, não procede, pois a restauração da ordem jurídica tanto se faz pela fulminação de um ato viciado quanto pela correção de seu vício. em uma e outra hipótese a legalidade se recompõe.

O princípio da legalidade visa que a ordem jurídica seja restaurada, mas não estabelece que a ordem jurídica deva ser restaurada pela extinção do ato inválido.

Há duas formas de recompor a ordem jurídica violada, em razão dos atos inválidos, quais sejam, a invalidação e a convalidação.

Aliás, parece mais consentâneo com a restauração da legalidade, ao menos, quando nos deparamos com atos que podem ser repetidos sem vícios, instaurá-la, no presente, pela correção do ato do que por sua fulminação. Assim, o princípio da legalidade não predica necessariamente a invalidação, como se poderia supor, mas a invalidação ou a convalidação, uma vez que ambas são formas de recomposição da ordem jurídica violada.

A convalidação é um ato, exarado pela Administração Pública, que se refere expressamente ao ato a convalidar para suprir defeitos e resguardar os efeitos por ele produzidos."

Não obstante no caso específico observar-se que a ANVISA concedera o registro sanitário n. 105530242 para o medicamento da apelante (Kaletra) em 09/10/2000, consoante fls. 2293/2295, nos termos do art. 16, II da Lei 6.360/76, que estabelece:

"O registro de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, dadas as suas características sanitárias, medicamentosas ou profiláticas, curativas, paliativas, ou mesmo para fins de diagnóstico, fica sujeito, além do atendimento das exigências próprias, aos seguintes requisitos específicos:

(...)

II - que o produto, através de comprovação científica e de análise, seja reconhecido como seguro e eficaz para o uso a que se propõe, e possua a identidade, atividade, qualidade, pureza e inocuidade necessárias;"

e que em razão disso a ANVISA mostrou reconhecer implicitamente que o produto não é contrário à saúde pública, na medida em que o exame efetuado quando da concessão do registro sanitário exige uma análise mais acurada através de comprovação científica, inclusive com a realização de testes, o fato é que para que se observe a estrita legalidade no que concerne à concessão de patente pipeline, num contexto tão controvertido como o que se estabeleceu, não só neste processo, como em todo o país, e que culminou com o ingresso de Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4234/DF de 2009, no STF, a melhor orientação é que se convalide o ato, com a determinação de remessa do pedido de patente, PI 1100397-9 novamente à ANVISA para, nos termos deste voto, proceder ao exame de anuência prévia, nos estritos limites da Lei n. 9.782/99.

A jurisprudência parece também acenar nesse sentido, do que é exemplo o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INVENTO FARMACOLÓGICO. PATENTE LEI N. 9782/99. ANVISA. ANUÊNCIA PRÉVIA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS QUE COMPROMETEM A NOVIDADE. ALCANCE COMPETÊNCIA ANVISA. POSSIBILIDADE DE CONFLITO POSITIVO ATRIBUIÇÕES INPI. IMPOSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA NA LEI. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM AÇÃO ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. I - Entidades Estatais não podem abandonar, alterar ou modificar os objetivos institucionais a que vinculados pela lei de criação/fundação - princípio administrativo da especialidade - CF art. 37, XIX. II - INPI - Lei n. 5.648/70 e n. 9.279/98 - finalidade de executar as normas que regulam a propriedade industrial. III - ANVISA - Lei n. 9.782/99 - finalidade de promover a proteção da saúde da população, por intermédio de controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária. IV - Lei posterior, cuja norma não tenha expressamente alterada a finalidade institucional, não pode acrescer rol de atribuições por mera interpretação extensiva ou integração. V - Em questão de patente de fármacos não pode a ANVISA reavaliar os requisitos de patenteados, exceto no que diz respeito ao risco, ainda que apenas potencialmente, de causar mal à saúde ou quando houver dúvidas sobre a sua eficácia. VI - Não são patenteáveis o que for contrário à moral, aos bons costumes, à segurança, à ordem e à SAÚDE públicas. VII - Patente requerida há cerca de 10 (dez) anos sem anuência da ANVISA com base apenas em regras de patenteabilidade, demonstra necessidade de antecipação parcial dos efeitos da tutela, para determinar à ANVISA reexame do pleito administrativo com vistas à sua finalidade precípua (riscos à saúde humana e/ou eficácia duvidosa). VIII - Agravo de Instrumento parcialmente provido, antecipada, em parte, o efeito da tutela na ação ordinária em curso perante a instância monocrática, item VII. (AG 200901000720962, DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 DATA:28/03/2011 PÁGINA:197153).

Destarte, para melhor esclarecer, não há qualquer vício no procedimento para a concessão da patente PI 1100397-9 no que concerne aos requisitos de patenteabilidade, mas sim naquilo em que não houve a manifestação expressa da ANVISA nos termos do art. 229-C da LPI, nos estritos termos da Lei n. 9.782/97, sem o alcance da Resolução n. 21, de 10/4/2013, o que deve ser sanado.

Conclusão

Ante o exposto, acompanho o Desembargador PAULO ESPÍRITO SANTO e conheço do recurso e da remessa; reconheço de ofício da nulidade da sentença e, vencido quanto a isto, no mérito dou parcial provimento à remessa e ao recurso de apelação, para determinar ao INPI a remessa do pedido de patente à ANVISA, para os fins do disposto no art. 229-C da Lei n. 9.279/96 c/c a Lei n. 9.782/99, sem o alcance da Resolução n. 21, de 10/4/2013, nos termos acima fundamentados.

É o voto.

V O T O

Primeiramente, reconsidero a decisão que sobrestou o feito, conforme requerido pela apelada Cristália.

Com efeito, o presente processo tramita há mais de 4 (quatro) anos, e já ficou paralisado por muito tempo, não se justificando uma nova paralisação, sobretudo porque a sentença julgou procedente o pedido também por considerar a PI 1100397-9 nula de pleno direito, por lhe faltar novidade, um dos pressupostos de patenteabilidade que não teria sido examinado pelo INPI, fundamento este que não tem relação direta com o que será decidido na ADIn 4.234, a despeito do Juízo ter declarado, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 230 da Lei 9.279/96.

Passo, assim, ao julgamento do feito.

Conheço dos recursos, em face de ter ficado vencido nas preliminares de deserção da apelação da ré Abbott e de recebimento da remessa necessária.

Em relação à deserção, este foi o meu entendimento:

"No que tange ao recurso de Abbott Laboratories, Inc., deixo de conhecê-lo, por ser o mesmo deserto.

De fato, o recurso de apelação foi interposto sem que a apelante tenha efetuado o necessário preparo, descumprindo o que estabelece o art. 511, do CPC, e o art. 14, inciso II, da Lei nº 9.289/96, que assim dispõem, in verbis:

Código de Processo Civil

"Art. 511. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive o porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção."

Lei nº 9.289/96

"Art. 14. O pagamento das custas e contribuições devidas nos feitos e nos recursos que se processam nos próprios autos efetua-se da forma seguinte:

(...)

II - aquele que recorrer da sentença pagará a outra metade das custas, dentro do prazo de cinco dias, sob pena de deserção;"

Da interpretação sistemática dos referidos artigos, extrai-se que, no âmbito da Justiça Federal, é importante que se frise, o preparo deve ser efetuado dentro do prazo máximo de cinco dias, contados da interposição do recurso, prescrição esta que deixou de ser observada pela recorrente.

Relevante salientar que o fato de as custas iniciais terem sido integralmente recolhidas pela autora, ainda que acima do valor devido, como foi o caso dos presentes autos, não pode ser invocado pela recorrente a seu favor, uma vez que o pagamento efetuado por uma das partes do processo não aproveita às demais, conforme determina a legislação pertinente (parágrafo 5º, do art. 14, da Lei nº 9.289/96), e de acordo com consolidado entendimento jurisprudencial e doutrinário.

Na hipótese, também não há que se falar em intimação prévia para o recolhimento de eventuais custas para a interposição do recurso, nos termos do parágrafo 2º, do já citado art. 511, do CPC, o que seria possível no caso de preparo insuficiente, e não no de ausência de preparo. Como exemplo cito os seguintes trechos de julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça:

"Cuidando-se de ausência de preparo, não de insuficiência, descabe a intimação prevista no § 2º do art. 511 do Código de Processo Civil" (AgRg nos EAg 1.173.621/SP, DJe 22/6/11)

"Somente é possível a intimação para complementação do preparo, prevista no art. 511, § 2º, do CPC, na hipótese de recolhimento a menor, e não quando inexiste qualquer pagamento. Precedentes." (AgRg no REsp 1043666/RS, DJe 13/03/2013)

Noutro giro, não comprovou a recorrente justo impedimento para que seja relevada a pena de deserção, de que trata o art. 519 do CPC, mas ao contrário, desde que foi intimada para comprovar o recolhimento tempestivo do preparo (fl. 3.447), vem sustentando, equivocada e reiteradamente, não ser devida a complementação das custas recursais.

A jurisprudência deste Tribunal já assentou entendimento de que o preparo é requisito de admissibilidade do recurso e sua ausência, ou deficiência no recolhimento acarreta a aplicação da pena de deserção. São exemplos os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO. DESERÇÃO. FALTA DE PREPARO. 1- O preparo é requisito de admissibilidade do recurso e sua ausência ou deficiência no recolhimento acarreta a aplicação da pena de deserção. 2- Como no caso não ocorre qualquer hipótese de isenção de custas (Lei nº 9.289/96, art. ) e não há comprovação do preparo, o recurso é considerado deserto. 3- Recurso improvido. (AG 200702010037710, E-DJF2R de 25/10/2010)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FALTA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS DE PREPARO. RECURSO DESERTO. 1- Trata-se de Apelação interposta pelos Embargantes, inconformados com a r. Sentença a quo que julgou improcedente o pedido, no qual objetivavam a anulação de penhora sobre bem executado. 2- As custas processuais nos feitos submetidos à Justiça Federal são regidas pela Lei nº 9.289/96, a qual confere ao recorrente o direito de efetuar o devido preparo no prazo de cinco dias contados da interposição do recurso. 3- Com efeito, o preparo é requisito de admissibilidade do recurso e a sua ausência ou deficiência no recolhimento acarreta a aplicação da pena de deserção. 4- Como no caso não ocorreu qualquer hipótese de isenção de custas, os Apelantes deveriam ter efetuado o seu pagamento, no entanto, segundo o que consta dos autos (fl. 29), os Apelantes não comprovaram o preparo do recurso, de modo que o mesmo deve ser considerado deserto 5- Recurso não conhecido. (AC 200002010364117, DJU de 01/12/2009)

No mesmo sentido: TRF-2R, 8ª T. Esp., AP 2000.02.01.036411-7, r. Des. Fed. Raldênio Bonifácio Costa, j. 24.11.2009; 7ª T. Esp., Ap. 200951010040070, r. Des. Fed. Theophilo Miguel, j. 16.12.2009; 7ª T. Esp., AI 200702010035694, r. Des. Fed. Sergio Schwaitzer, j. 04.07.2007; 7ª T. Esp., Ap. 200951010024830, r. Des. Fed. Theophilo Miguel, j. 16.12.2009; 6ª T. Esp., AI 200402010110563, r. Des. Fed. Guilherme Calmon Nogueira da Gama, j. 27.04.2009; 4ª T. Esp., Ap. 200151020022118, r. Des. Fed. Rogério Carvalho, j. 25.08.2004; 3ª T. Esp., Ap. 200550010125819, r. Des. Fed. Luiz Matos, j. 21.10.2008; 3ª T. Esp., Ap. 200002010139584, r. Des. Fed. Paulo Barata, j. 08.04.2003; 3ª T. Esp., Ap. 199902010378082, r. Des. Fed. Francisco Pizzolante, j. 15.05.2001; 3ª T. Esp., AI 9702096502, r. Des. Fed. André Koslowski, j. 12.09.2000; 2ª T. Esp., AI 9902031030, r. Des. Fed. Reis Friede, j. 25.09.2002; 1ª T. Esp., Ap. 199902010578769, r. Des. Fed. Carreira Alvim, j. 30.05.2000.

Em assim sendo, não restando comprovado o recolhimento tempestivo do preparo, outra solução não pode ter o caso senão a decretação da deserção do presente recurso.

Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação interposto por Abbott Laboratories, Inc.

É como voto."

Já em relação à remessa necessária, a questão foi levantada na sessão, e fiquei igualmente vencido.

Meu entendimento, e adequando-o às últimas decisões desta e da 2ª Turma Especializada, que somente se conhece de recurso de ofício em casos em que o INPI for réu, por fato de registros, quando condenado em sucumbência, eis que não há ofensa a bem jurídico da Autarquia, a determinação envolvendo atos de sua competência (cancelamentos de registros, etc.).

Pois bem, vencido nestas preliminares, profiro, em seguida, voto quanto ao mérito.

A sentença julgou procedente a ação promovida pela autora Cristália, para declarar a nulidade da patente PI n. 1100397-9, de titularidade da ré Abbott, com a condenação da parte vencida a suportar as verbas de sucumbência.

Na fundamentação da sentença houve o reconhecimento, incidenter tantum, da inconstitucionalidade do art. 230 da Lei 9.279/96, que instituiu a chamada patente pipeline. Consequentemente, julgou o juízo monocrático que a patente anulanda PI n. 1100397-9 seria nula, na medida em que é uma patente pipeline e a sua concessão teve apoio no indigitado art. 230 da Lei 9.279/96.

O dispositivo da sentença também está fundamentado no entendimento de que é possível a verificação, posteriormente ao momento da concessão da patente e em sede de medida judicial, da presença dos requisitos de patenteabilidade do art. da Lei 9.279/96, mesmo para patentes pipeline. Partindo dessa interpretação, a sentença decidiu que a patente PI n. 1100397-9 padeceria de nulidade, por carência do requisito geral de patenteabilidade da novidade, não examinado pelo INPI.

A sentença, por outro lado, afastou a alegação da autora Cristália de que a patente em questão seria nula por ausência da anuência prévia da ANVISA, na forma prevista pelo art. 229-C da Lei 9.279/96, incluído pela Lei 10.196/2001.

Anoto, fato de conhecimento geral, que os arts. 230 e 231 da Lei 9.279/96 são objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.234, em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal que, até este momento, não se pronunciou em definitivo sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade desses dispositivos. Essa circunstância não está a impedir o controle difuso de constitucionalidade realizado pela sentença, consoante decidido pelo Pretório Excelso:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. EXERCÍCIO DO CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Superior Tribunal de Justiça, ao negar seguimento ao recurso especial com fundamento constitucional, exerceu o chamado controle difuso de constitucionalidade, que é possibilitado a todos os órgãos judiciais indistintamente. II – Em tais casos, só haverá usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal se da decisão da corte de origem foram interpostos, simultaneamente, recursos especial e extraordinário. III – agravo a que se nega provimento.” (Pleno do Supremo Tribunal Federal, rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Rcl 8.163 AgR/PR, julgado em 03/01/2011).

Não obstante a possibilidade de o juízo monocrático, assim como qualquer órgão judicante, declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade de uma determinada norma legal, a sentença deverá ser reformada, nesta parte, ao passo que atualmente prevalece neste Tribunal o entendimento firmado em Plenários, de que a concessão de patente com fulcro no art. 230 da Lei 9.279/96 não afronta, por si só, a Constituição Federal.

A sentença ora reexaminada, porém, tem razão ao reconhecer, com esteio na jurisprudência deste Tribunal Federal, a “possibilidade de serem aferidos os requisitos legais de uma patente (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial) mesmo quando se tratar de pipeline”. O julgado desta Corte prestigiado na fundamentação da sentença é o seguinte:

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE PIPELINE. POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO POSTERIORMENTE À CONCESSÃO, DA PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO DA LPI. INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JUDICIAL. COMPROVADA A AUSÊNCIA DE ATIVIDADE INVENTIVA, ANULA-SE A PATENTE PIPELINE A PARTIR DA DATA DO PARECER TÉCNICO DO INPI EM TAL SENTIDO.

I – O artigo 230, da Lei de Propriedade Industrial dispensa a análise dos requisitos usuais de proteção previstos em seu artigo , para fins de concessão da pipeline. No entanto, determina a observância dos artigos 10 e 18 da mesma lei, devendo o requerente comprovar a concessão da patente no país estrangeiro de origem. Consigna, por fim, nos termos do seu § 6º que as disposições da LPI são aplicáveis, no que couber, ao sistema pipeline. Possibilita-se, desta forma, e, com base nos princípios da isonomia e da inafastabilidade do controle judicial (art. 5o, inciso XXXV, da CF/88), a verificação, posteriormente ao momento da concessão, da existência dos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial . Além disso, já que se trata de título não examinado antes pelo INPI em seus requisitos essenciais, não opera a seu favor a presunção da validade.

II- Devidamente comprovada, nos autos, a ausência de atividade inventiva, no tocante à patente PI 1101055-0, nos termos da conclusão adotada pelo Parecer Técnico do INPI, no sentido de que o objeto da patente questionada já estaria integrando o estado da técnica, ao serem consideradas as patentes anteriores US 4.129.564 e DE 30.22.337, que, em conjunto, antecipariam a matéria objeto da patente anulanda, mostrando que esta não apresenta atividade inventiva, o que foi corroborado pelos demais pareceres anexados aos autos pela parte autora, há que se anular a patente em questão, a partir da data do citado Parecer Técnico.

III – Indeferida a antecipação da tutela recursal, face ao disposto no § 2º, do artigo 57, da LPI e por não se tratar de matéria de entendimento sedimentado.

IV - Sentença reformada. Apelações conhecidas e providas.” (1ª Turma Especializada do TRF2, rel. Desembargadora Federal em exercício Marcia Helena Nunes, AC 200451015251059, DJU 30/09/2008).

Não é aceitável a tese de que patentes pipeline não poderiam ser revistas e fariam jus a uma proteção maior do que a prevista para as patentes comuns, as quais devem ostentar os requisitos gerais de patenteabilidade. O que o legislador estabeleceu, por meio do art. 230 da Lei 9.279/96 foi, apenas, um procedimento mais célere de concessão de patentes a determinadas substâncias, matérias ou produtos, especialmente farmacêuticos, cujos requisitos já haviam sido examinados em outro país.

A interpretação e aplicação do art. 230 da Lei 9.279/96 deve se harmonizar com as demais normas do sistema patentário brasileiro, notadamente com o art. , XXIX, da Constituição Federal, que garante que somente inventos poderão receber proteção patentária, como já decidiu este Tribunal Federal:

“O reconhecimento da patente pipeline não tem o condão de conferir direito de propriedade intelectual àquilo que não é invenção por falta de requisito material, pois a Constituição somente prevê o privilégio de uso temporário exclusivo de invenção e não daquilo que não o é.

A interpretação conforme à Constituição do art. 230, § 6o, da LPI, é aquela que possibilita ao poder público a análise dos requisitos materiais de patenteabilidade nos outros momentos previstos pela Lei , sob pena de haver desequilíbrio na proteção dos valores constitucionais contrapostos, concedendo indevidamente direito de propriedade industrial àquele não merece usá-lo em detrimento do interesse social, do desenvolvimento nacional e da proteção do consumidor. A proteção da propriedade por aquele que não merece detê-la contrariaria a ordem constitucional brasileira.

Sendo assim, no que se refere à primeira questão, concluo que deve ser aplicada interpretação conforme à Constituição ao art. 230, § 6o, da LPI, para que se permita a declaração da nulidade posterior à concessão da patente pipeline se verificado o não preenchimento de um dos requisitos materiais de patenteabilidade .” (1ª Turma Especializada do TRF2, voto vista do Juiz Federal Marcelo Leonardo Tavares, AC 200451015251059, DJU 30/09/2008).

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento semelhante, consoante revela o seguinte precedente:

“5. Os princípios gerais que regem o sistema de patentes, os quais

estão previstos, comumente, em tratados internacionais, se aplicam tanto para o procedimento convencional quanto para o procedimento de revalidação conhecido como pipeline . Afinal, ambos procedimentos integram o gênero Patente, instituto jurídico de Direito da Propriedade Industrial.

6. A patente pipeline não é imune à incidência dos princípios conformadores de todo o sistema de patentes, ao revés, deve com eles harmonizar , sob pena de degeneração do próprio instituto jurídico. Ademais, não há qualquer incoerência na interpretação sistemática da Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial) e dos tratados internacionais TRIPS e CUP, porquanto estes já foram internalizados no Brasil. São, portanto, parte de nosso ordenamento jurídico, devendo todas as normas que regulam a matéria ser compatibilizadas e interpretadas em conjunto em prol de todo o sistema patentário.” (3ª Turma do STJ, rel. Ministro Vasco Della Giustina, AgRg no REsp 1131808/RJ, julgado em 03/05/2011).

Releva citar, também, o entendimento manifestado pelo INPI na presente demanda, no sentido de que a patente PI n. 1100397-9 foi concedida com base em presunção da presença dos requisitos de patenteabilidade e, nessas circunstâncias, poderá ser declarada nula pelo Poder Judiciário, caso seja constatada a inexistência de novidade, atividade inventiva e/ou aplicação industrial:

“Quanto ao exame dos requisitos de patenteabilidade, cabe esclarecer que a patente pipeline é conhecida como patente de revalidação da patente concedida no exterior, e por esse motivo, não é pelo INPI, quando do exame do pedido de concessão da r. patente, efetuado o exame do mérito quanto aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial com base no parágrafo 3º do art. 230 da LPI.

No entanto, em havendo ação judicial de nulidade de patente, como no presente caso, não há como ser mantida a patente pipeline, se constatado que a ausência de um desses requisitos de patenteabilidade (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial) .

Ora, se as demais patentes, que são concedidas após o exame dos requisitos de patenteabilidade pelo próprio INPI, Pessoa Jurídica nacional com atribuição legal para a concessão de patentes, podem ser anuladas por meio de ação de nulidade na qual se reconhece que houve erro no exame feito por essa Autarquia, quanto aos requisitos de patenteabilidade, com mais razão podem ser anuladas as patentes pipeline, que são concedidas com base em mera presunção de que o escritório estrangeiro teria examinado corretamente esses requisitos.” (fls. 1813 e 1814).

Assim, tenho que a sentença aplicou bem o direito ao decidir que o fato de o artigo 230 da Lei 9.279/96 “dispensar a conferência dos requisitos de patenteabilidade e conferir credibilidade à análise inicialmente efetuada no país de origem não quer dizer que o Brasil abriu mão dos referidos requisitos, conferindo privilégios que não se coadunam com as suas leis”.

Nesse diapasão, mostra-se pertinente e correta a análise dos requisitos de patenteabilidade realizada pela sentença, que revelou que a patente anulanda PI n. 1100397-9 carece do requisito da novidade.

A prova produzida revela que a ré Abbott indicou como matriz da patente PI nº 1100397-9 a patente estrangeira US 08/753.201, depositada em 21 de novembro de 1996 nos Estados Unidos da América, como indicam a declaração da ré Abbott de fls. 57 e a carta patente de fls. 599.

Em 21 de novembro de 1996, data do depósito da patente US 08/753.201 nos Estados Unidos da América, estava em vigência no Brasil o art. da Lei 5.772/71 (Código da Propriedade Industrial), cujas alíneas b e c vedavam o patenteamento de substâncias, matérias, misturas e produtos químico-farmacêuticos e medicamentos, com o seguinte teor:

Art. 9º Não são privilegiáveis:

a) (...)

b) as substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos, ressalvando-se, porém, a privilegiabilidade dos respectivos processos de obtenção ou modificação;

c) as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos, de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação; (...)

O art. da Lei 5.772/71 só veio a ser revogado em 15 de maio de 1997, um ano após a publicação da Lei 9.279/96, nos termos dos arts. 243 e 244 da mencionada nova lei patentária brasileira.

Dessa forma, sob a égide do art. , alíneas b e c, da Lei 5.772/71, o depósito da patente US 08/753.201, nos Estados Unidos da América, colocou automaticamente o objeto desta patente, o medicamento chamado Lopinavir, no estado da técnica e em domínio público no Brasil, impossibilitando a sua proteção, por ausência de novidade, mesmo após a nova legislação passar a permitir o patenteamento de medicamentos, como se extrai do art. 11 e de seu § 1º da Lei 9.279/96:

Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.

No mesmo sentido dispunha o art. , §§ 1º e , da Lei 5.772/71:

Art. 6º São privilegiáveis a invenção, o modêlo de utilidade, o modêlo e o desenho industrial considerados novos e suscetíveis de utilização industrial.

§ 1º Uma invenção é considerada nova quando não compreendida pelo estado da técnica.

§ 2º O estado da técnica é constituído por tudo que foi tornado acessível ao público, seja por uma descrição escrita ou oral, seja por uso ou qualquer outro meio, inclusive conteúdo de patentes no Brasil e no estrangeiro, antes do depósito do pedido de patente, ressalvado o disposto nos artigos 7º e 17.

A legislação patentária brasileira, seja no regime da Lei 5.772/71, seja no da Lei 9.279/96, determina que a invenção apresenta novidade quando não está compreendida no estado da técnica, que constitui-se por tudo o que foi tornado acessível ao público, no Brasil ou no estrangeiro, antes do depósito da patente.

Portanto, quando houve o depósito do pedido de patente PI n. 1100397-9, em 30 de abril de 1997, seu objeto, o medicamento Lopinavir, já estava acessível ao público, isto é, em domínio público e no estado da técnica, por força da divulgação deste medicamento no bojo da patente matriz US 08/753.201.

Por isto tudo é que a sentença fica mantida no que concerne ao reconhecimento de que a patente PI n. 1100397-9 padece de nulidade, por carência de novidade.

Quanto ao argumento de que a patente PI n. 1100397-9 seria nula por falta de anuência prévia da ANVISA, a sentença equivocou-se no ponto.

O art. 229-C estabelece a anuência prévia da ANVISA como requisito para a concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos. Sua introdução na legislação patentária ocorreu por meio da Medida Provisória 2006/99, a qual entrou em vigor a partir de 15 de dezembro de 1999. Posteriormente, referida Medida Provisória 2006/99 foi convertida na Lei 10.196/2001.

É incontroverso que a patente PI nº 1100397-9 objetiva proteger um produto farmacêutico, no caso o princípio ativo Lopinavir, e que não contou com a anuência da ANVISA antes da expedição da respectiva carta patente. Também é incontroverso que a patente PI nº 1100397-9 foi deferida em 23 de novembro de 1999 (publicação na RPI nesta data); e concedida em 11 de abril de 2000 (data da expedição da carta patente).

Caso ambos atos administrativos do deferimento e da concessão tivessem ocorrido antes ou após o início da vigência do art. 229-C da Lei 9.279/96, não haveria dúvida de que a anuência prévia da ANVISA seria, respectivamente, desnecessária e essencial para a expedição da carta patente.

A controvérsia sub judice reside na circunstância de que, no caso concreto, o início da vigência do art. 229-C da Lei 9.279/96 (em 15/12/1999) ocorreu exatamente entre os atos administrativos do deferimento (em 23/11/1999) e da concessão (em 11/04/2000) da patente farmacêutica PI nº 1100397-9.

Assim, a questão a ser deduzida é se seria exigível o requisito da anuência prévia da ANVISA no caso dos autos, em que a patente farmacêutica já estava deferida, porém, ainda não concedida.

A sentença rejeitou a nulidade da patente por falta de anuência prévia da ANVISA, por entender que a concessão da patente seria “mera consequência” do deferimento, o qual ocorreu antes do início da vigência do art. 229-C da Lei 9.279/96. Concluiu o douto juízo monocrático que “concede-se a patente com o seu deferimento pelo INPI e não pela expedição da sua carta-patente”, conforme segue:

“Diante deste contexto, verifica-se que o pedido de patente nº 1100397-9 teve o seu deferimento publicado na RPI em 23.11.1999, ou seja, antes da instituição do novo dispositivo legal relacionado à anuência prévia da ANVISA. Contudo, a sua carta-patente foi expedida em 11.04.2000, ou seja, alguns meses após a publicação da MP 2006, em 14.12.1999.

Assim, não resta dúvida de que até a edição da MP 2006/99, a Lei de Propriedade Industrial não possuía qualquer regra que determinasse a anuência prévia da ANVISA para pedido de patente farmacêutico, ou seja, não havia necessidade da intervenção da ANVISA na análise e deferimento de pedidos de patentes antes da publicação da referida MP.

Ressalte-se que a expedição da carta-patente é mera consequência do deferimento do pedido de patente, é mera formalização do analisado pelo INPI, ou seja, concede-se a patente com o seu deferimento pelo INPI e não pela expedição da sua carta-patente.”

A sentença se equivocou ao afirmar que a patente é concedida com o seu deferimento pelo INPI e não pela expedição de sua carta patente. Não há que se confundir a concessão com o deferimento, como fez a sentença, pois se cuidam de atos administrativos diversos, consoante entendimento da doutrina:

“Tal como se verificou no Código da Propriedade Industrial anterior, a lei atual também considera o Deferimento e a Concessão como sendo dois estágios diferentes. Tanto isso é fato que pelo art. 37 supra, concluído o exame, será proferida decisão deferindo ou indeferindo o pedido de patente. Com efeito a patente será concedida somente após o deferimento do pedido e efetuado o pagamento da retribuição correspondente. (...) Uma vez efetuado o pagamento caberá ao INPI promover a publicação do ato concessivo na Revista da Propriedade Industrial, e desse ato tem-se como concedida, finalmente, a patente.” (José Carlos Tinoco Soares, Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos: Lei 9.279 - 14.05.1996, São Paulo, Editora RT, 1997, págs. 80 e 81).

A leitura do art. 38 da Lei 9.279/96 já permite esta conclusão, ao passo que deixa claro que a concessão da patente é ato administrativo posterior ao deferimento do pedido de patente:

Art. 38. A patente será concedida depois de deferido o pedido, e comprovado o pagamento da retribuição correspondente, expedindo-se a respectiva carta-patente.

§ 1º O pagamento da retribuição e respectiva comprovação deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento.

§ 2º A retribuição prevista neste artigo poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias após o prazo previsto no parágrafo anterior, independentemente de notificação, mediante pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

§ 3º Reputa-se concedida a patente na data de publicação do respectivo ato.

Como esclarece a doutrina patentária brasileira, o § 3º do referido art. 38 da Lei 9.279/96 “elimina qualquer dúvida quanto ao momento em que se considera que a patente foi concedida, para todos os efeitos. O art. 21 do Código de 1971 era pouco claro a este respeito, tendo gerado muita controvérsia. A concessão coincide, portanto, com a notificação da expedição da carta patente” (Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual, Comentários à Lei da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, Editora Renovar, 2005, pág. 75).

Tanto é assim que, mesmo após o deferimento do pedido de patente, o seu objeto pode cair em domínio público e ser colocado no estado da técnica, caso a patente não venha a ser concedida:

“Se decorrido todo esse prazo global de noventa dias e não for efetuado o pagamento, o pedido de patente será arquivado de forma definitiva e por via de consequência colocando-se o seu objeto no estado da técnica, o que vale dizer, no domínio público, podendo ser explorado por quem quer que seja.” (José Carlos Tinoco Soares, Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos: Lei 9.279 - 14.05.1996, São Paulo, Editora RT, 1997, pág. 81).

Portanto, é somente com o ato administrativo da concessão da patente que nasce para o titular os direitos relativos ao privilégio de invenção. A concessão é o “marco zero da vida da patente” (Denis Borges Barbosa, Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2ª ed., Rio de Janeiro, Editora Lumen Juris, 2003, pág. 457).

Argumente-se ainda que entre os atos, ocorra proibição no nosso território, de fabricação de determinada fórmula. Em sendo impeditiva de deferimento, fatalmente redundará em impedimento à concessão, e será o deferimento revertido em indeferimento. Óbvio, assim, que se ocorreu, por força de lei, obrigatoriedade de intervenção de determinado órgão no processo patentário, nula estará a concessão, se não intervir, mesmo que já deferida a patente.

Dessa forma, no caso em exame, é certo que a ré Abbott não possuía qualquer privilégio patentário, em relação ao objeto da patente PI n. 1100397-9, anteriormente a sua concessão em 11 de abril de 2000. O deferimento do pedido, por si só, não gerou para a ré Abbott a proteção patentária disciplinada no Capítulo V da Lei 9.279/96, tanto que, caso não houvesse o pagamento da retribuição correspondente e sua comprovação, não seria expedida a respectiva carta patente.

Chega-se à conclusão de que, ocorrendo o início da vigência do art. 229-C na Lei 9.279/96 antes da concessão da patente PI n. 1100397-9, era necessária, sob pena de nulidade, a anuência prévia da ANVISA. Como o processo administrativo do pedido de patente PI nº 1100397-9 ainda estava em curso, a modificação do procedimento pelo art. 229-C na Lei 9.279/96 deve receber aplicação imediata, conforme entendimento pacífico da jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça:

“EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. ART. 40, § 4º DA LEF. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI FACE CARÁTER PROCESSUAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. (...) 3- Em relação à alegação de não aplicabilidade do § 4º do art. 40 da LEF, tendo em vista as modificações introduzidas do art. da Lei nº 11.051/2004, não é concebível, uma vez que, nesse aspecto, a jurisprudência majoritária tem sua aplicação por imediata, de forma a atingir os processos em curso, dado tratar-se de regra de caráter procedimental , consoante tem se manifestado reiteradamente os Tribunais pátrios, bem como a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça. 4 - Apelação improvida.” (4ª Turma Especializada do TRF2, rel. Desembargador Federal Luiz Antonio Soares, AC 200702010017266, E-DJF2R 13/10/2010).

“ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. SEQUESTRO. VALORES NÃO LEVANTADOS. SUBMISSÃO AO NOVO REGIME DA EC 62/2009. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDADO NA INCONSTITUCIONALIDADE DO NOVO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE EFEITOS NO STJ. PRECEDENTE. APLICABILIDADE IMEDIATA DOS TERMOS DA EC 62/2009. PRECEDENTES.

(...)

3. O tema da aplicação imediata da EC 62/2009 aos precatórios advindos do regime anterior está devidamente pacificado no STJ, já que"se o próprio texto constitucional é que determina o ingresso do precatório vencido e não pago no regime especial de pagamento, não há falar em direito adquirido ou em violação ao princípio da segurança jurídica, pois, não obstante a Emenda Constitucional n. 62/2009 ter sido promulgada posteriormente à inadimplência do Estado e ao pedido realizado no âmbito administrativo, ela traz normas procedimentais que se aplicam imediatamente aos processos em curso, sendo certo, ainda, que não há falar em direito adquirido à manutenção de regime jurídico "(RMS 36.188/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13.12.2011). No mesmo sentido: RMS 34.601/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2012; e RMS 36.920/SP, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 28.3.2012. Agravo regimental improvido.” (2ª Turma do STJ, rel. Ministro Humberto Martins, AgRg no RMS 35480/SP, julgado em 16/08/2012).

O legislador refletiu essa realidade, ao editar a norma procedimental sob comento, prevendo explicitamente que a anuência da ANVISA deve ser anterior à concessão da patente. A contrario sensu, a anuência da ANVISA pode se dar após o deferimento, desde que antes da concessão:

Art. 229-C. A concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos dependerá da prévia anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

Não se pode olvidar, ademais, o entendimento manifestado nos autos pela própria entidade da Administração Pública responsável pela anuência prévia discutida nesta demanda. A ANVISA, com efeito, pronunciou-se pela nulidade da patente n. 1100397-9, por violação ao art. 229-C da Lei 9.279/96:

“Pelos termos claro da lei, a concessão de patentes no setor farmacêutico dependerá sempre da prévia anuência da ANVISA. Sem esta anuência, não há como a patente ser concedida, sendo contra legem (contra a literalidade da lei) qualquer interpretação em sentido contrário.

Por consequência, toda e qualquer patente referente a produto ou processo farmacêutico concedida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial a partir da introdução do artigo 229-C na Lei 9.279/96 deve, necessariamente, ser anuída previamente pela ANVISA, sob pena de nulidade da patente.

(...)

E exatamente por ser norma procedimental, o art. 229-C, quando de seu advento, teve aplicação imediata e geral a todos os processos administrativos de pedidos de patente de produtos e processos farmacêuticos que estavam pendentes de decisão no INPI, inclusive os chamados pedidos de pipeline (art. 230 da Lei de Propriedade Industrial).

O pedido PI 1100397-9 é um pedido de patente, que se refere a um medicamento e que foi concedido em 11 de abril de 2000. Vê-se, portanto, que deveria ter sido encaminhado para a ANVISA quando terminada a análise pelo INPI, mas isso não ocorreu.

Percebe-se, desta forma, que o caso ora em exame enquadra-se justamente nesta hipótese: trata-se de pedido de patente (neste caso, pipeline) cuja patente foi concedida sem a devida participação da ANVISA em sua análise e concessão, contrariando o art. 229-C da Lei 9.279/96.

Desta forma, conforme já afirmado em tópico acima, verifica-se que tal patente, por não ter sido submetida à análise da ANVISA, foi concedida ao arrepio da Lei, incidindo, indeclinavelmente, o artigo 46 da Lei 9.279/96, já mencionado.

Por todo exposto, requer a ANVISA: (...) A procedência do pedido especificamente em relação à nulidade da patente, porquanto concedida ao arrepio da lei, uma vez que tal pedido de patente deveria ter sido encaminhado para a ANVISA após a análise do INPI e não foi ” (fls. 1796 e seguintes).

O INPI igualmente reconheceu nos autos que “A ATUAL POSIÇÃO DA AUTARQUIA, EM FACE DOS PARECERES DA AGU, É NO SENTIDO DE QUE DE FATO A PATENTE SUB JUDICE NÃO DEVERIA TER SIDO CONCEDIDA SEM A ANUÊNCIA PRÉVIA DA ANVISA” (fls. 1814).

Vale esclarecer que não se discutiu neste processo o conteúdo da anuência prévia da ANVISA, mas somente as consequências, para a patente, de sua ausência, no caso, a nulidade da patente.

Pelo exposto, fica mantida a procedência do pedido inicial, negando-se provimento aos recursos, sem embargo de afastar a declaração de inconstitucionalidade proclamada em 1º grau, restando, com base no artigo 46 da Lei 9.279/96, declarada a nulidade da patente PI 1100397-9, por carência de novidade e por ausência de anuência prévia da ANVISA, com a manutenção da sucumbência definida em primeiro grau.

É como voto.

ANTONIO IVAN ATHIÉ

Desembargador Federal – Relator

PROCESSO 2009.51.01.808389-5 (616A)

INDICAÇÃO DE ADIAMENTO

DF ABEL GOMES: Egrégia Turma, o processo de número 616 da pauta ordinária é um pedido de preferência, da relatoria do Desembargador Ivan Athié.

Há três pedidos de sustentação oral.

DF IVAN ATHIÉ (RELATOR): Senhor Presidente, antes de elaborar o relatório, trago, para decisão pela Turma, um pedido de adiamento feito pela recorrente Abbott Laboratories. Sustenta a recorrente que o Doutor que conduz o processo está em viagem a Londres, onde participa de evento ligado à área jurídica estando, assim, impossibilitado de se fazer presente aqui hoje. Ele até anexou comprovante dessa viagem e desse evento.

A Cristália, em contrapartida, sustentou que também seu Advogado estava em viagem nos Estados Unidos e, quando soube do julgamento pautado para hoje, pediu adiantamento de retorno para esta Cidade do Rio de Janeiro, a fim de acompanhar esta sessão de julgamento.

Em conferindo os atos praticados no processo após a sentença, não constatei nenhum de lavra do Advogado Gustavo de Freitas, referidos na petição em que a Abbott requer o adiamento. A apelação, as razões de apelação e todas as petições elaboradas aqui neste Tribunal e constantes dos autos, em nenhuma delas consta a assinatura do Advogado Doutor Gustavo, referido na petição de adiamento.

Anote-se que o escritório a que consta pertencer é de grande porte e conta com inúmeros Advogados, talvez até uma centena. Portanto, fatalmente, em todo dia que houver uma sessão, haverá um deles viajando. Se admitirmos um adiamento com base em uma alegação que não está comprovada, tampouco evidente e está, na realidade, divorciada do que os autos contêm, nós deixaremos de julgar o processo para sempre.

Estou, portanto, trazendo esse pedido a esta Turma, com a minha proposta de indeferimento pelas razões que acabo de expor.

DF ABEL GOMES: Vossa Excelência é o Relator do processo. Eu também recebi o Advogado da mesma parte, pedindo o adiamento do processo. Vossa Excelência estava de férias e me foi perguntado se, na função de Tabelar, o Presidente da Turma poderia apreciar o pedido de adiamento. Eu, então, verbalmente, sem despachar nos autos, disse a ele que não enxergava nenhuma situação de urgência que justificasse que eu subtraísse – no bom sentido - o processo da apreciação do Juiz Natural, que é o Relator, para decidir essa questão. Eu acho que somente no caso de habeas corpus, em que há uma pessoa presa, no caso em que um de nós esteja de férias, faz-se necessário que o Tabelar ou o Presidente despache no lugar, mas avocando o processo do gabinete dos outros colegas para pedidos tão singelos como esse, acho que seja mais prudente deixar o Relator original apreciar.

Se Vossa Excelência, como Relator, fez esse exame dos autos e entendeu que não é o caso de adiamento, por essas razões que, normalmente, também são as que eu adoto em outros casos similares, em que há um processo com muitos Advogados e um escritório, vou acompanhar o que Vossa Excelência propõe, no sentido de indeferir o adiamento.

DF PAULO ESPIRITO SANTO: Da mesma forma.

Gostaria de fazer um adendo: a sociedade brasileira, a mídia e, às vezes, não sempre, alguns Advogados, reclamam da demora do Poder Judiciário, reclamam da prescrição, reclamam de uma série de fatores, mas, principalmente, da demora. Admira-me fazer pedido de adiamento. Para quê? Por quê? Se o Relator já colocou em pauta, o Revisor também, estão preparados, para que adiar? Qual o motivo para adiar?

Por esse motivo e outros é que a Justiça é demorada. E Justiça demorada, Vossas Excelências sabem e todos sabem, que não é justiça, é injustiça. Está na contramão, portanto, da ideia que se tem hoje de acelerar a atividade jurisdicional. Acompanho por isso e pelos motivos do eminente Relator.

PROCESSO 2009.51.01.808389-5 (616A)

ESCLARECIMENTOS

DF IVAN ATHIÉ (RELATOR): Se Vossa Excelência me permite, existe uma outra questão poderosa também que eu gostaria de trazer à apreciação da Turma. E, caso acolhida, não haverá necessidade de sustentação oral de nenhuma das partes, eis que a matéria é só de direito, não é de fato e, a meu ver, é imbatível.

Se Vossa Excelência me permite, exponho aqui.

DF ABEL GOMES: Pode expor.

DF IVAN ATHIÉ (RELATOR): Senhor Presidente, esta apelação está deserta. O apelante, por ocasião do ingresso da apelação, não comprovou e tampouco fez o recolhimento do devido preparo, nos termos da lei que rege o recolhimento de custas na Justiça Federal.

De qualquer forma, este processo veio ao Tribunal e, quando alertado pela outra parte de que não havia a apelante feito o recolhimento das custas, eu até promovi a sua intimação para que comprovasse o tempestivo recolhimento desses valores. Ela, então, atravessou uma petição e recolheu, efetivamente, as custas, mas com essa petição, com mais de ano após a interposição da apelação.

Assim, de acordo com a lei que rege as nossas custas, que a é a Lei 9.289/96, o art. 14 e também o art. 511 do Código de Processo Civil, indisputavelmente, essa apelação está deserta. E é assim que tem sido julgado por este nosso Tribunal, ressaltando que não se abre oportunidade para recolhimento do preparo depois de recorrido o prazo e quando o processo já está no Tribunal, senão para complementação de eventual diferença, e ainda assim singela diferença, eis que a nossa tabela constante dessa lei é muito clara, muito simples e é observada por todos os que militam na Justiça Federal. Acresço, ainda, que o fato de a autora ter recolhido a totalidade das custas quando do ingresso da ação, inclusive o valor devido para eventual apelação, acaso sucumbisse, o que não ocorreu, não pode aproveitar a outra parte, a apelante.

Dessa forma, com base no regimento de custas da Justiça Federal, que é a Lei 9.289/96, e o Código de Processo Civil, submeto essa questão preliminar, no sentido de julgar-se deserta a apelação da Abbott Laboratories Incorporations Ltda.

PROCESSO 2009.51.01.808389-5 (616A)

ENCAMINHAMENTO DE QUESTÃO

DF PAULO ESPIRITO SANTO: Posso fazer um encaminhamento?

DF ABEL GOMES: Sim, pode.

DF PAULO ESPIRITO SANTO: Eu sei que Vossa Excelência vota depois, pois é o Presidente, mas se Vossa Excelência me permite.

Com a máxima vênia do eminente Relator, essa matéria não é de direito. A matéria é, eminentemente, de fato. O fato da deserção é a perda do prazo, se é que perdeu mesmo, Vossa Excelência está dizendo, para recolher as custas, que é a deserção. Ora, isso não pode ser julgado sem a abordagem, com a máxima vênia, de Sua Excelência o Doutor Advogado, não sei nem se é o próprio que está aqui. Não pode, porque isso é supressão da necessária atividade do Advogado na composição da realização da justiça junto ao Ministério Público e nós Juízes. Eu acho que, no mínimo, tem que ser ouvido nessa parte, se é uma preliminar. Estou encaminhando.

Só lembrando ao eminente Relator: o que Vossa Excelência está fazendo é tipificando um fato que Vossa Excelência constatou – segundo Vossa Excelência, não recorreu no prazo. Mas isso não é matéria de fato, pois não é uma lide sobre fato, sobre direito especificamente. Não.

As lides existem por duas formas: ou existe uma discussão factual, as partes se contrapõem, e o Judiciário decide; ou os fatos já estão provados e, então, o Judiciário vai dar a consequência jurídica daquele fato, uma vez já provado. Não é o caso, pois se trata fato que ainda está sendo dito por Vossa Excelência.

Eu gostaria de encaminhar nesse sentido.

DF IVAN ATHIÉ (RELATOR): Eu não tenho nada a opor e até aprecio muito a posição de Vossa Excelência, mas como essa questão poderia ser apreciada já pelo juízo e até pelo Relator, monocraticamente, eu resolvi, por bem, trazer aqui em sessão.

DF PAULO ESPIRITO SANTO: Nós estamos em sessão, temos que ouvir a parte contrária. A matéria é fática.

DF IVAN ATHIÉ (RELATOR): Eu não me oponho.

DF PAULO ESPIRITO SANTO: Essa demanda é de alto nível e muito sensível. Trata-se de uma demanda importantíssima para a atividade jurisdicional no País. É muito simples dizer: não, está deserto! E a parte que apelou pode achar que não está. Então, é nesse sentido que eu quero encaminhar.

DF IVAN ATHIÉ (RELATOR): Ela vai achar que não está.

DF PAULO ESPIRITO SANTO: Com a máxima vênia, peço desculpas a Vossa Excelência e ao Presidente.

DF ABEL GOMES: Aqui, temos sempre, os três, administrado sempre em consenso, em conjunto as sessões. Eu acho que o pretendido pelo Desembargador Athié, na verdade, foi agilizar, dentro daquela nossa sistemática e quando os três estão de acordo.

Parece-me, porém, que o Advogado foi à tribuna e as ponderações do Desembargador Paulo Espirito Santo talvez sejam, realmente, procedentes. Este processo é realmente complexo, basta a quantidade de ingressos que tivemos aqui, tanto de um lado, como de outro. Tivemos um processo que começou, se bem me lembro de memória, com a parte, os dois laboratórios, o INPI, depois entraram amicus curiae de ambos os lados: Interfarma, Anvisa, Abifina. Eu acho que seria conveniente estabelecermos um contraditório abrangente sobre essa questão.

DF IVAN THIÉ (RELATÓRIO): Das custas, Senhor Presidente?

DF ABEL GOMES: Vamos primeiro nos cingir às custas. O Doutor Flávio trouxe-me um memorial e parece-me que há remessa necessária também.

DR. ADVOGADO: É uma questão processual ...(ininteligível)...

PROCESSO 2009.51.01.808389-5 (616A)

SUSTENTAÇÃO ORAL

DF ABEL GOMES: Vossa Excelência está pelo apelante?

DR. ADVOGADO (Pela Abbott): Sim, pelo apelante, Excelência.

DF ABEL GOMES: Então, a princípio, só sobre a preliminar.

DR. ADVOGADO (Pelo Abbott): Perfeito, Excelência.

Em primeiro lugar, um fato importante. Sei que Vossas Excelências já indeferiram o adiamento, mas eu gostaria de explicar a razão do adiamento para o Desembargador Paulo Espirito Santo e para o Excelentíssimo Relator. Quem cuida do caso, desde o início, é realmente o meu sócio Gustavo Morais, que é do nosso escritório de São Paulo. Ele não rubrica, não assina as petições neste Tribunal porque está em São Paulo, mas sempre o nome dele consta em todas as petições, é ele que as redige, razão pela qual nós pedimos o adiamento, que já foi afastado. Só para deixar consignado perante esta Turma.

Com relação ao recolhimento das custas – de novo, estou subindo na Tribuna para falar do assunto que estou vendo pela primeira vez -, até onde eu sei, foi feito integralmente pela autora da ação. Integralmente, inclusive açambarcando possibilidades recursais, ou seja, foi aquele recolhimento integral que nós, que militamos aqui no Tribunal Regional Federal, sabemos que isto ocorre normalmente nas ações: quando se entra com uma ação judicial, tenta-se normalmente recolher todas as custas já, inclusive, prevendo a possibilidade de recursos. Isso foi feito neste caso. Houve recolhimento integral das custas por parte da autora da ação. Quando da interposição do apelo, até por provocação da parte apelada, houve uma intimação por parte do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator acerca desse fato. Nós ingressamos com uma petição informando, cabalmente, que não havia necessidade de recolhimento de mais custas, já que havíamos sido supridos pela própria autora quando do ingresso da ação, quando da propositura da ação. Mas, mesmo assim, ad cautelam, nós recolhemos novamente as custas, ou seja, na verdade foi um benefício maior para este Tribunal porque, na realidade, não havia necessidade, naquele momento, do recolhimento das custas.

Portanto, por dois momentos, houve recolhimento das custas, tanto na inicial, que foram propostas pelo autor, e a posteriori, ao ser intimada, quando a apelante, novamente, recolheu as custas apenas ad cautelam, para que não houvesse essa discussão que está havendo agora perante este Tribunal.

Com relação a reexame necessário, pelo visto o nobre colega vai discutir acerca da matéria, tanto as contestações da Anvisa, quanto a contestação do INPI não são claras acerca da questão da inconstitucionalidade, que é o pano de fundo dessa matéria. É uma matéria extremamente séria que diz respeito a decretar a inconstitucionalidade do sistema pipeline. Passando, inclusive, com a devida vênia - sem entrar ainda no mérito, por favor Excelências -, por cima de uma ação direta de inconstitucionalidade pendente hoje no Supremo Tribunal Federal. Então, cabe a esta Turma - mesmo que reste vencido pela Turma o entendimento de que não houve recolhimento correto do apelo - o reexame necessário da matéria, por se tratar de uma matéria que tem impacto direto neste Tribunal e nesta Corte.

Obrigado.

PROCESSO 2009.51.01.808389-5 (616A)

SUSTENTAÇÃO ORAL

DF ABEL GOMES: A palavra ao Advogado da apelada, primeiramente. Só essas duas questões.

DR. ADVOGADO (Pela Apelada): Sim, sobre esses dois pontos, Excelências.

Boa tarde a Vossas Excelências.

São dois os pontos: é fato que a Abbott, quando da apresentação do seu recurso, não apresentou e não efetuou o pagamento das custas – isso é fato incontroverso. Então, são dois os argumento da Abbott para sustentar que o seu recurso não é deserto. O primeiro deles seria que as custas pagas pelo autor da ação, o meu constituinte, no caso a Cristália, se aproveitaria de um favor do recorrido. Essa argumentação, por si só, não tem o condão de afastar a deserção e eu afirmo isso porque a própria Lei 9.289/96, no art. 14, § 5º, afirma:

(Lê)

“Nos recursos a que se refere este artigo o pagamento efetuado por um recorrente não aproveita aos demais, salvo se representados pelo mesmo Advogado.”

No caso dos autos, nós estamos falando de partes ex adversa. Efetivamente, a Cristália, quando da propositura da ação, efetuou o pagamento integral. Essa matéria já foi analisada, Excelências, por esta Turma quando do julgamento da Apelação Cível 2000.02.01.028043-8. O que essa Turma decidiu em um caso semelhante? Peço vênia a Vossas Excelências para ler a ementa dessa decisão:

(Lê)

“Ementa:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO DESERTO.

Destarte, na hipótese de ter a parte autora, vencedora da demanda, recolhido integralmente as custas processuais, não poderá a parte vencida recorrer sem proceder ao depósito judicial do valor relativo ao preparo.”

Essa é uma decisão desta Turma.

Essa matéria também já foi analisada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial 768062, do Rio de Janeiro. Eu peço também vênia a Vossas Excelências para ler a ementa desse julgado.

(Lê)

“Ementa:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PREPARO. JUSTIÇA FEDERAL. LEI 9.289/96. RECOLHIMENTO DE CUSTAS PELA PARTE AUTORA. APROVEITAMENTO PELA RÉ QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE.

A teor do disposto no art. 14, § 5º, da Lei 9.289/96, o pagamento do preparo efetuado por um recorrente somente aproveita aos demais se, além de representados pelo mesmo patrono, estiverem aqueles no mesmo polo da ação, o que não ocorre in casu. Assim, os valores recolhidos pelos demandantes, por ocasião do ajuizamento da ação, só a eles dizem respeito, não podendo ser considerados pela parte contrária para isentá-la do pagamento do preparo, quando da interposição de recurso de apelação, violação à norma infraconstitucional.”

Tanto esta Turma, este Tribunal, quanto o STJ e a própria lei têm previsão expressa de proibição de aproveitamento das custas em favor da parte contrária. Nesse ponto, portanto, o recurso é deserto.

Qual o segundo argumento da Abbott? Que haveria a necessidade de intimação para o recolhimento das custas e que o fez quando devidamente intimado. A Abbott o fez, efetivamente, após um ano da interposição do recurso. Ela, após a determinação do Relator para que comprovasse o pagamento das custas, apresentou a petição e efetuou o pagamento um ano após a interposição do recurso. Essa matéria também já foi analisada por esta egrégia Turma em acórdão da lavra do eminente Desembargador Paulo Espirito Santo, que eu também peço vênia para ler. Trata-se da apelação 2008.02.01.007898-3, em que Vossa Excelência afirma:

(Lê)

“Não existe previsão legal para que seja concedido o prazo de cinco dias, a contar da intimação, para que a parte apelante recolha as custas devidas, a despeito de haver algum entendimento jurisprudencial no sentido contrário. Entendo que o art. XIV, inciso II, da Lei 9.289/96 apenas impõe a pena de deserção ao recorrente que não recolheu as custas em cinco dias, a contar da propositura do recurso, não havendo necessidade de intimação do apelante pelo juízo que receber o recurso, para que o faça. A obrigação do recolhimento decorre de expressa determinação legal, do conhecimento do patrono da parte apelante.”

Portanto, esta Turma já analisou sob essa ótica. Também sob essa ótica, o Supremo Tribunal Federal analisou em decisão recente da lavra do eminente Ministro Ricardo Lewandowski, que peço vênia para ler, apesar de exaustivo, mas considero importante, são apenas dois parágrafos.

(Lê)

“O agravante alegou, em suma, que com base na Lei 9.289, que disciplina o pagamento das custas nos processos de competência da Justiça Federal, teria o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, contado de sua intimação.

A pretensão recursal não merece acolhida. Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que incumbe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o pagamento do respectivo preparo. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal, cujas ementas também transcrevo.”

O Ministro relaciona uma série de ementas.

Portanto, Excelências, seja pelo não pagamento, seja por impossibilidade legal de aproveitamento das custas de parte ex adversa, esse recurso é deserto.

Vossas Excelências podem questionar: mas qual é o efeito prático da deserção, uma vez que o réu, na ação, é o INPI, portanto, existiria necessariamente o duplo grau obrigatório de jurisdição?

Explico a Vossas Excelências que esse caso tem uma peculiaridade. Qual é essa peculiaridade? Quando a Cristália propôs essa ação pretendendo a nulidade da patente pipeline, ela o fez sob três argumentos: o primeiro seria a falta dos requisitos de análise do art. 8º; o segundo seria a inconstitucionalidade da pipeline e o terceiro, a falta de anuência prévia da Anvisa. Quando o INPI apresenta a sua contestação, ele concorda que houve a falta de anuência prévia da Anvisa. E peço vênia a Vossas Excelências para ler a parte final da petição de contestação do INPI.

(Lê)

“Diante do exposto, verifica-se que a atual posição da autarquia, em face dos pareceres da AGU, é no sentido de que, de fato, a patente sub judice não deveria ter sido concedida sem a anuência prévia da Anvisa, havendo necessidade, assim, de que tal Agência se manifestasse para que haja convalidação ou não do ato que tange à anuência prévia.”

Isso está às fls. 1.810/1.814.

Nesse ponto, o INPI, portanto, concorda com a tese da autora de falta de anuência prévia.

Discordou, no entanto, na contestação, no que diz respeito à constitucionalidade da patente pipeline. Todavia, no curso do processo e após a prolação da sentença, o INPI apresenta a petição de fls. 3.076 e 3.077. A petição é curta e tomo a liberdade, pedindo vênia, para também ler essa petição, pois o INPI, após a prolação da sentença, muda o seu posicionamento com relação à constitucionalidade da patente pipeline. O que diz o INPI em sua petição?

(Lê)

“Observa-se que o INPI, na primeira manifestação apresentada em juízo – fls. 1.810/1.887 -, reportou-se genericamente à petição do Advogado-Geral da União, na Adin 4.234, a qual, em síntese, pugnara pela constitucionalidade dos arts. 230, 231 da Lei 9.279, em observância ao dever de ofício constitucional previsto no art. 103, § 3º da Carta Magna. Ocorre que a mensagem de número 388, encaminhada pelo Presidente da República na mesma Adin 4.234, adotou a Nota Informativa AGU/PGF/PF-INPI nº 01/2009, da qual destacamos o seguinte trecho: logo, tem lugar ponderação no sentido de que não seria de todo desarrazoado afirmar que a instituição do sistema de patentes pipeline, estabelecido pelos art. 230 e 231 da Lei 9.279 de 96, teria produzido um resvalo e uma arranhadura na inteligência do preceito constitucional estabelecido no art. , XXXVI.

Diante do exposto, em consonância com a inteligência de tal manifestação exarada por esta Procuradoria Federal especializada junto ao INPI e expressamente adotada pela Advocacia-Geral da União e pelo Presidente da República, a ação direta em comento é a presente tão somente para informar a Vossas Excelências que o INPI não interporá qualquer recurso em face da sentença de fls. 2.910/2.927, a qual decretou a nulidade da patente em litígio com o fundamento na inconstitucionalidade do art. 230.”

Portanto, Excelências, ao protocolar petição após prolação da sentença, na qual afirma expressamente que não vai apresentar qualquer recurso para discutir a inconstitucionalidade da patente, essa matéria não pode ser objeto de reexame necessário. Por que faço essa afirmação? Porque o art. 12 da Medida Provisória 2.180-35 de 2001 diz o seguinte:

(Lê)

“Não estão sujeitas ao duplo grau de jurisdição obrigatório as sentenças proferidas contra a União, suas autarquias e fundações públicas, quando a respeito da controvérsia o Advogado-Geral da União ou outro Órgão administrativo competente houver editado súmula ou instrução normativa determinando a não interposição de recurso voluntário.”

É exatamente esse o caso dos autos.

Portanto, o fundamento da sentença de inconstitucionalidade, data maxima venia, não pode ser objeto de reanálise por esta Turma, uma vez que o recurso apresentado pel...