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21 de Fevereiro de 2020
2º Grau

Tribunal Regional Federal da 2ª Região TRF-2 - AC - APELAÇÃO CIVEL - : AC 200751018130505 - Inteiro Teor

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Inteiro Teor

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IV - APELACAO CIVEL 2007.51.01.813050-5

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RELATOR

:

JUIZ FEDERAL CONVOCADO MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, EM SUBSTITUIÇÃO À DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA HELENA CISNE

APELANTE

:

CADBURY ADAMS BRASIL IND/ COM/ DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

ADVOGADO

:

RAFAELA BORGES WALTER CARNEIRO E OUTROS

APELADO

:

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ADVOGADO

:

MARISTELLA RAMOS VITORINO DE ASSIS

APELADO

:

DOCILE ALIMENTOS S/A

ADVOGADO

:

ELIENE PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS

ORIGEM

:

TRIGÉSIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (200751018130505)

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Retido (fls. 591/598 – vol.03) em face da decisão que indeferiu a produção de prova pericial marcária (fls. 590) e de Apelação contra a sentença (fls. 613/625 – vol. 03) que, judicialmente, inviabilizou a pretensão das Autoras.

CADBURY ADAMS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA e CADBURY ADAMS USA LLC ajuizaram Ação Ordinária em face de DOCILE ALIMENTOS LTDA e o INPI objetivando o cancelamento do registro nº 826.595.723 referente à marca X-CLÈ DOCILE, bem como a decretação do indeferimento do pedido do registro nº 828.524.386 para a marca DOCILE X-CLÈ.

Em sua inicial, basicamente, argumentam que:

  • a concessão do registro nº 826595723 feriu de modo frontal o direito que possuem sobre a sua famosa marca CHICLETES, concedida há 40 (quarenta) anos;
  • a marca CHICLETES, em razão do seu conhecimento excepcional por parte do público e da proteção especial, foi reconhecida pelo INPI como marca notória, nos termos do art. 67, do CPI (Lei nº 5.772/71);
  • após a promulgação da Lei nº 9.279/96, a proteção especial em todos os ramos de atividade à marca CHICLETES foi recepcionada pelo art. 125 como marca de alto renome;
  • as marcas X-CLÈ DOCILE (cujo registro pretendem anulação) e DOCILE X-CLÈ (cujo indeferimento do registro requerem) são flagrante imitação da marca CHICLETES e representam uma “ofuscação do poder distintivo da marca das Autoras, propiciando ato de concorrência desleal” (fls. 10);
  • o uso indevido das marcas X-CLÈ DOCILE e DOCILE X-CLÈ, bem como das suas embalagens, induz em erro o consumidor, que é levado a crer na existência de algum vínculo entre as Autoras e a Ré - DOCILE ALIMENTOS LTDA, vez que objetiva causar confusão entre os estabelecimentos e desviar sua fiel clientela;
  • o direito de uso exclusivo sobre a marca registrada decorre de preceito constitucional inscrito no art. , XXIX, da CF, incorporado pela Lei nº 9.279/96.

Em virtude de a lide tratar de pedido de nulidade de registro de marca e não de patente, o Magistrado a quo, entendendo restar nos autos prova documental suficiente para a formação da sua convicção, indeferiu a solicitação de realização de prova pericial marcária (fls. 590 – vol. 03).

As autoras interpuseram Agravo Retido desta decisão (fls. 591/598). Em síntese, sustentaram que o “conhecimento especial de um técnico em propriedade industrial é necessário para demonstrar se está caracterizado ato de concorrência desleal ou hipótese de aproveitamento parasitário, dada a enorme e gritante semelhança entre os elementos citados” (fls. 593), ademais de induzir a erro o público consumidor. Afirmam, além disso, que, considerando não se encontrar caracterizada qualquer das hipóteses arroladas no art. 420, do CPC, a decisão agravada viola os princípios da ampla defesa e do devido processo legal.

A r. sentença, da lavra do MM Juiz Federal da 35ª Vara/RJ, Dr. Guilherme Bollorini Pereira, julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, na forma do art. 267, VI, do CPC, a pretensão de indeferimento do pedido de registro nº 828.524.386, para a marca DOCILE X-CLÈ, sob o fundamento de que “não tendo o INPI se manifestado acerca da oposição apresentada pela autora (...) não cabe ao Judiciário se imiscuir na competência da autarquia, tendo em vista estar sendo respeitado o devido processo legal administrativo.” (fls. 617). Alem disso, julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do registro nº 826.595.723 referente à marca X-CLÈ DOCILE, com base no art. 269, I, do CPC. Condenou, ainda, as autoras ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), divididos igualmente entre ambos os réus.

Opostos Embargos de Declaração pelas Autoras (fls. 630/633), foram os mesmos rejeitados (fls. 634/635).

Inconformadas, as Autoras apelaram (fls. 638/670). Preliminarmente, requerem o conhecimento do Agravo Retido, reforçando as razões apresentadas às fls. 591/598. No mérito, entendendo que a sentença apelada analisou de forma simplória as questões postas na lide, sustentaram que:

  • é cristalino o direito de agir das Autoras em relação ao pedido de indeferimento do registro da marca DOCILE X-CLÈ, posto que consequência lógica do pedido de nulidade do registro da marca X-CLÈ DOCILE;
  • o interesse de agir “reside no fato de que o pedido de registro em voga representa uma flagrante ameaça de lesão aos direitos de Propriedade Industrial das apelantes, enquanto o INPI pode conceder registro para outra marca praticamente idêntica à anulada” (fls. 650);
  • a extinção do processo em relação ao pleito de indeferimento do pedido de registro nº 828.254.386 para a marca DOCILE X-CLÈ constitui verdadeira afronta ao princípio do acesso à Justiça;
  • o status de marca de alto renome alcançado há décadas pela marca CHICLETES não poderia ser desconsiderado pelo Magistrado a quo, ao parco argumento de que seria necessário ser arguida por via incidental, como matéria de defesa;
  • é inegável a colidência das marcas em cotejo, considerando a fonética e a sonoridade na pronúncia das marcas – CHICLETES e X-CLÉ – além da grosseira cópia das embalagens dos produtos das apelantes, identificados com a marca MINI CHICLETES;
  • a possibilidade de confusão e a indevida associação entre as marcas e embalagens foram corroboradas por consumidores, conforme se pode verificar através de diversos depoimentos colhidos na rede mundial de computadores, juntados aos autos;

O INPI e a empresa DOCILE ALIMENTOS LTDA apresentaram, respectivamente, as contrarrazões às fls. 724/739 e 740/766.

O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do Agravo Retido e da Apelação interposta pelas autoras, posto que não restou demonstrado o perigo de confusão por parte do público consumidor que justifique uma medida judicial (fls. 771/776).

É o relatório.

MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

Juiz Federal Convocado

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Retido em face da decisão que indeferiu a produção de prova pericial técnica e de Apelação contra a sentença que não acolheu a pretensão das Autoras.

DO AGRAVO RETIDO

A despeito das alegações das Autoras, comungo com o entendimento do Magistrado a quo quanto ao fato de ser desnecessária a produção da prova pericial técnica para o deslinde da causa, ante as demais provas existentes nos autos, suficientes para a solução das questões apresentadas.

Ademais, como observado no parecer ministerial de fls. 771/776, “não foram trazidas embalagens originais que viabilizassem uma possível perícia técnica, havendo apenas imagens digitalizadas, inócuas ao confronto mediante perícia.

Assim sendo, não identificando o alegado cerceamento de defesa, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO de fls. 591/598.

DA APELAÇÃO

Forte no entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não se constitui em nulidade ou ofensa ao art. 93, IX, da CRFB STF - RE nº 573782/SP, relatora Ministra Carmen Lúcia, Dje 084 - divulgado 09.05.2008 e publicado 12/05/2008; AI nº 601130/RJ, Relatora Ministra Carmen Lúcia, DJ de 14.11.2007; RE nº 223364/RJ, Relator para acórdão Ministro Nelson Jobim, DJ de 24/04/2002., tampouco negação da prestação jurisdicional ou omissão do julgado STJ – AG nº 830.615/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, DJ de 09.10.2008; AgRg nº 517.299/MT, 3ª T, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, DJ de 29.05.2006; AG nº 637.854/GO, relator Mnistro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 17.03.2005; Resp nº 592.092/AL, 2ª T, Ministra Eliana Calmon, DJ de 17.12.2004; Resp nº 265.534/DF, 4ª T, relator Ministro Fernando Gonçalves, DJ de 01.12.2003; AgRg nº 443.897/RJ, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 11.11.2002., o fato de o Relator do acórdão adotar como razões de decidir os fundamentos da sentença – motivação per relationen – desde que comportem na solução da matéria ventilada, adoto os fundamentos postos pelo Magistrado a quo (fls. 617/625) PARA REJEITAR as teses expendidas pelas recorrentes em suas razões de recurso, a saber:

“Assiste razão ao INPI quanto à argüição de falta de interesse de agir das autoras no que diz respeito ao pedido de indeferimento do registro n. 828.524.386. para a marca mista “DOCILE X CLÉ”, em trâmite na autarquia. Conforme pronunciamento anterior deste Juízo acerca do pedido de sobrestamento do pedido de registro n. 828.524.386 (fls. 183/184). não tendo o INPI se manifestado acerca da Oposição apresentada pela autora (fls. 611). não cabe ao Judiciário se imiscuir na competência da autarquia. tendo em vista estar sendo respeitado o devido processo legal administrativo. Acrescente-se. inclusive. que a Oposição apresentada pela autora se baseia na anterioridade impeditiva de seu registro n. 817.018.743 (fls. 612). em relação ao qual resta pendente de aná1ise o pedido de declaração de caducidade formulado pela empresa ré.

No que tange ao mérito da questão. a autora alega que a colidência entre os signos marcários diz respeito à semelhança entre as expressões nominativas “CHICLETES” e “X-CLÉ DOCILE”, bem como aos conjuntos visuais expressos nas embalagens dos produtos; passíveis de gerarem confusão para o consumidor em geral por se destinarem a assinalar produtos equivalentes no mesmo setor mercadológico.

O INPI e a empresa ré argumentam que não restou caracterizada a colidência entre as marcas em litígio, eis que o elemento comum entre as marcas em tela é a palavra “CHICLES”. designativa de “goma de mascar”. a qual é inapropriável. Desta forma. ao alegarem que as marcas em tela não se confundem. afastam a proibição estipulada no artigo 124. XIX da Lei 9.279/96.

Inicialmente. ressalte-se que a proteção da marca tem como objetivos primordiais afastar a concorrência desleal. bem como proteger o consumidor de possíveis erros. São essas as finalidades consagradas pela Lei n. 9279/96, em geral; assim como. em particular. em alguns de seus artigos, dentre eles o art. 124, inciso XIX.

A concorrência é própria do regime de economia de mercado. havendo. naturalmente. que se considerar como intrínseca a esse sistema econômico a disputa entre empresas desde que respeitadas as regras da competição.

O seguinte excerto da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal situa devidamente a questão:

“A livre ocorrência, com toda liberdade, não é irrestrita, o seu direito encontra limites nos preceitos dos outros concorrentes pressupondo um exercício legal e honesto do direito próprio, expresso da probidade profissional. Excedidos esses limites surge a concorrência desleal.

Procura-se no âmbito da concorrência desleal os atos de concorrenciajraudu1enta ou desonesta, que atentam contra o que se tem como correto ou normal no mundo dos negócios. ainda que não infrinjam diretamente patentes ou sinais distintivos registrados.” (R.T.J. 56/453-5).

Argumentam as autoras que o INPI reconheceu a condição de marca notória da expressão “CHICLETES. em 03/08/82. cujo pedido foi requerido em 23/07/79 (fls. 116). na forma do art. 67. da Lei 5.772/71. recepcionado pelo dispositivo do art. 125. da Lei 9.279/96 (fls. 104/110). Desta forma, alegam que o signo em tela possui proteção especial em relação à imitações e concorrência desleal por parte de terceiros.

Quanto ao alto renome da marca CHICLETES, alegada pelas autoras. assiste razão ao INPI ao afirmar que tal condição não é substitutiva da declaração de marca notória. a qual deve ocorrer pela via mc1dental tanto na esfera administrativa quanto na judicial,como matéria de defesa.

Em que pesem tais considerações. saliente-se que mesmo nos casos de reconhecimento do alto renome de uma marca. na forma do art. 125. da LPI. como no caso da marca CHICLETES. na análise de eventual colidência se faz necessário a verificação entre as marcas em litígio no que concerne à possibilidade de propiciarem confusão ou associação indevida para o público consumidor

Atente-se que a proteção à marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade não é novidade no direito brasileiro. Foi instituída pela norma do art. 126 da Lei nº 9279/96 (LPI), mas já havia disposição protetora no art. bis da CUP e a jurisprudência admitia plenamente essa proteção, conforme a seguinte ementa:

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA NOTORIA. CONVENÇÃO DE PARIS.

I- o art. 6.-bis da convenção de paris permanece vigente em nosso direito interno, nada obstante o art. 67 do código de propriedade industrial.

II- notoriedade de marca reconhecida pelas instâncias ordinárias. questão de fato.

III- recurso especial atendido. Unânime”.

(Resp 530 / RJ, Rel Min. Athos Carneiro, pub.dj 25/3/1991. p. 3224)

Nesse ponto, para bem situar o que se deve entender por marca notoriamente conhecida, veja-se a lição de Maitê Cecília Fabbri Moro, in Direito de Marcas, ed. RT, São Paulo, 2003:

“A notoriedade, neste caso, faz com que se reconheça aquela marca, ainda que não registrada ou depositada no INP, como tendo um dono. Acolhem-se casos, portanto, em que a marca é reconhecida pelo público. mas que ainda não tenha sido apropriada por seu titular de direito no pais. Por titular de direito deve-se entender aquele que é proprietário original do signo distintivo, aquele que investiu no signo distintivo fazendo com que ele atingisse um elevado conhecimento do público ”.

Não se questiona a notoriedade da marca CHICLETES, nos termos do art. 6º bis (1) da CUP, que possui alto grau de conhecimento junto ao público brasileiro consumidor do produto. Conforme relatado, a referida marca se encontra registrada no INPI desde 1949, quando obteve a concessão do registro n. 116.312 o qual, após diversas prorrogações, redundou no registro n. 002.393.093 (fls. 108/112). Além disto, é certo que a marca CHICLETES possui diversos outros registros, bem como pedidos de registro perante o INPI (fls. 61/93). Assim, não se nega que a marca CHICLETES merece proteção especial, na forma do art. 126 da Lei 9.279/96, o que será considerado no presente litígio.

Assentados tais fundamentos, verifique-se a definição de marca, na lição de Denis Borges Barbosa (op.cit.), à luz do novo código (Lei 9279/96, arts. 122 e 123), in verbis:

“Assim, marca é o sinal visualmente representado, que é configurado para o .fim específico de distinguir a origem dos produtos e serviços. Símbolo voltado a um fim, sua existência fática depende da presença desses dois requisitos: capacidade de simbolizar e capacidade de indicar uma origem específica, sem confundir o destinatário do processo de comunicação em que se insere: o consumidor. Sua proteção Jurídica depende de um fator a mais: a apropriabilidade, ou seja, a possibilidade de se tomar um símbolo exclusivo, ou legalmente unívoco do objeto simbolizado.” (g.do autor)

Passemos, agora, à análise de eventual colidência entre as marcas em litígio. O antigo Código de Propriedade Intelectual (Lei 5.772/71) disciplinava a matéria através do art. 65, item 17. A Lei 9.279/96 alude à proteção da marca, neste aspecto, de forma mais abrangente em seu art. 124, inciso XIX. rechaçando a possibilidade de confusão para o público consumidor, bem como de associação indevida, conforme se verifica:

Art. 65. Não é registrável como marca:

17) imitação, bem como reprodução no todo, em parte, ou com acréscimo, de marca alheia registrada para distinguir produto, mercadoria ou serviço, idêntico, semelhante, relativo ou afim ao ramo de atividade, que possibilite erro, dúvida ou confusão, salvo a tradução não explorada no Brasil;

“Art. 124. Não são registráveis como marca:

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia”

Desta forma. Verifica-se que o registro n. 826.595.723. depositado em 9/6/2004, para a marca nominativa “X-CLÉ DOCILE”, na classe NCL (8) 30, para espec1ftcar “goma de mascar, pastilhas, balas de goma, pastl1has mentoladas e balas”, de titu1artdade da empresa ré, lhe foi regularmente concedido pelo INPI, em 21/8/2007, sem ter sofrido qualquer oposição (fls. 609). Como se sabe, o Brasil adota o sistema atributivo, segundo o qual os direitos inerentes às marcas surgem a partir do seu registro, e não a partir de seu uso, conforme estatuído no caput do art. 129, da Lei 9.279/96.

Saliente-se que a marca CHICLETES, no Brasil (CHICLETS no estrangeiro), foi formada pela expressão “CHICLE” acrescida do sufixo “TES”. A palavra CHICLE, por sua vez, é designativa do produto “goma de mascar” e, portanto, inapropriáveL na forma do art. 124, VI, da LPI, por identificar a característica do produto quanto à sua natureza. Assim, é certo que as autoras se utilizaram de expressão de uso comum e vulgar, acrescentando um sufixo à mesma a fim de lhe atribuir originalidade. Nesses casos, se por um lado a marca se torna mais facilmente reconhecida pelo público consumidor, por identificar o tipo de produto que representa, em contrapartida deve se submeter a uma análise menos rigorosa em relação à eventuais colidências quando confrontadas com outras marcas no mesmo ramo mercadológico. Tal entendimento se encontra corroborado através da constatação de que o INPI tem concedido diversos registros de marcas formadas com a expressão CHICLE (f1s. 213/217 e f1s. 457/469), diante da impossibilidade do referido termo ser amealhada com exclusividade por nenhum interessado por ser comumente usado na composição de marcas destinadas a esse segmento. Como exemplo, citem-se: “ARCOR FRUCHICLE” e "ARCOR CHICLE BALL” (f1s. 460/461), pertencentes à classe 33:10, para identificar"Doces, pós para fabricação de doces, açúcar e adoçantes em geral. Doces e pós para fabricação de doces em geral”.

Desta forma, não se socorrem as autoras ao afirmarem como fundamento de seu pedido de nuLidade da marca “X-CLÉ DOCILE”, registro n. 826.595.723 (f1s. 609), que a junção da consoante X, pronunciada como “chis” , acrescida do elemento “clé”, redundam na pronúncia “chisclé”. Ora, como visto, a palavra “CHICLE” é inapropriável e a expressão “X-CLÉ”, foneticamente “CHISCLÉ”, acompanha de parte do nome comercial da empresa ré, “DOCILE”, não representa imitação da marca CHICLETES das autoras.

Assim, não há infringência ao disposto no art. 124, XIX, da LPI, uma vez que as marcas em litígio possuem conjuntos distintos e inconfundíveis, não ensejando hipótese de erro ou confusão por parte do público consumidor, como prevê a norma invocada. Desta forma, ainda que haja identidade mercado1ógica entre os produtos, eis que ambos identificam o produto “goma de mascar”, carece a questão do pressuposto essencial para a aplicação da citada norma legal, qual seja, identidade ou semelhança entre os signos, bem como riscos de dúvida ou confusão para o consumidor. Assim, considerando que os sinais, em seus conjuntos, são suficientemente individualizáveis, deve ser mantido o deferimento do registro da empresa ré, porque não se pode configurar a hipótese de imitação suscetível de causar confusão, proibida em Lei.

Acrescente-se que, em matéria preliminar, este Juízo acatou a argüição de falta de interesse de agir das autoras em relação ao pedido de indeferimento do registro n. 828.524.386, para a marca mista “DOCILE X CLÉ”, em trâmite na autarquia.

Como visto, não tendo o INPI se manifestado acerca da Oposição apresentada pela 2ª autora (fls. 611), que se baseia na anterioridade impeditiva de seu registro n. 817.018.743, para a marca “MINI CHICLETES” (fls. 612), resta a ser apreciado, como prejudicial, o pedido de declaração de caducidade do referido registro, formulado pela empresa ré perante a autarquia.

Portanto, saliente-se que o pedido formulado pela empresa ré quanto à declaração de caducidade do registro n. 817.018.743, da marca “MINI CHICLETES” , de titularidade da 2ª autora, deveria ter sido formulado em Reconvenção e não como simples matéria de defesa em sua contestação. Desta forma, desconsidero o referido pedido que resta ser apreciado administrativamente pelo INPI, acrescentando, apenas, que nada impede que a empresa Ré busque a declaração de caducidade judicialmente, através de ação própria, quando a autora terá oportunidade de comprovar, ou não, a utilização da referida marca.

Desta forma. como visto, inexiste a possibilidade do consumidor médio ser induzido a erro, dúvida ou confusão, mesmo se tratando de público infantil, diante da distingüibilidade entre as marcas “CHICLETES” e “X-CLÉ DOCILE”"sob o aspecto gráfico e fonético de seus conjuntos.

A análise da possibilidade de confusão de marcas deve levar em conta o conjunto formado pelas marcas e não cada um dos elementos que as compõem, postos isoladamente. Desta forma. se as marcas em confronto apresentam características distintivas suficientes a afastar a possibilidade de causar confusão ao público consumidor, bem como de propiciar associação indevida, não se justifica a anulação de seu registro, como no presente caso.

Nesse sentido é o entendimento, de longa data, do E.Tribunal Regional Federal da 2a Região, conforme a seguinte ementa:

ADMINISTRATIVA - MARCAS - SEMELHANÇAS GRAFICA E FONÉTICA -INOCORRENCIA DE CONFL1I'O - POSSIBILIDADES DE COEXISTÊNCIA

i - se entre as marcas existe suficiente distinção, quer sob o aspecto gráfico, quer sob o ponto de vista fonético, de tal modo que não geram confusão, inexiste colidência, podendo haver coexistência, ainda que os sinais atuem em um mesmo segmento mercadológico.

ii. – recurso improvido.

(Tribunal - Segunda Região, AC – Apelação Cível, processo: 960212434 UF: RJ órgão julgador: segunda turma., data da decisão: 03/06/1998, DJ data:07/07/1998, página: 43, RELATOR JUIZ CASTRO AGUIAR)

PROPRIEDADE 1NDUSTRlAL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISIRO DE MARCA – MARCA EVOCATIVA - QUESTAO DE DIRETI'O – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - POSSIB1LlDADE - MARCA EVOCA'TIVA ­NÃO INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 124, XIX, DA LEI Nº 9.279/96.

I - Alegação de colidência entre a marca “GUARACAMP” e as marcas “CAMP”, “SUKKl CAMP”, “FRUCAMP”, “SUK CAMP”, “SUK­1N-CAMP” e “KAMP”, justificando o pedido de nulidade do registro de “GUARACAMP”, nos termos do art. 165 c/c 124, XIX. da Lei nº 9.279/96.

II - Questão de direito que impõe o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, I. do C.P.C., considerando que os fatos relevantes já se encontravam devidamente comprovados.

III - As marcas contrapostas são compostas por expressões comumente usadas para ressaltar e/ou evocar uma determinada característica do produto que assinalam e, nessa medida, desprovidas de apropriação exclusiva. Assim, os titulares de tais marcas, chamadas “fracas”, deverão suportar o ônus da convivência com outras semelhantes. Precedentes.

IV - Manutenção do registro da marca “GUARACAMP”. Recurso a que se nega provimento.

(TRIBUNAL - SEGUNDA REGIAO. Classe: AC - APELAÇÃO CÍVEL­334872, Processo: 200251015003468 UF: RJ Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, Data da decisão: 22/08/2006 , DJU - Data.::12/09/2006 - Página::l28, Relator (a) Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO)

PROPRIEDADE INDUSIRIAL - MARCA FRACA - EXPRESSÃO EVOCATIVA QUALIDADE DO PRODUTO - POSSIB1LlDADE DE CONVIVÊNCIA COM OUTRAS MARCAS - RECURSO IMPROVIDO

I - Vê-se que a marca MENTHO-LYPTUS é claramente evocativa, tendo sido extraída das próprias características do produto, que tem por finalidade assinar – “drops” a base de hortelã. Constituindo-se, por óbvio, no que a Doutrina e a Jurisprudência Costumam denominar de “marca fraca”, passível de conviver com outras assemelhadas.

II - o critério de análise das chamadas marcas fracas é bem menos rígido do que das demais, consideradas criativas e fortes. Não cabendo qualquer alegação de notoriedade ou anterioridade de registro, mesmo com base na Convenção da União de Paris (CPU), com o fim de assegurar o uso exclusivo de expressão que invoque o próprio produto ou sua qualidade.

(TRIBUNAL - SEGUNDA REGIAO. Classe: AC - APELAÇÃO CÍVEL­337359. Processo: 200051015292871 UF: RJ órgão Julgador: SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA. Data da decisão: 07/03/2006. DJU - Data::10/04/2006 - Página::173. Relator (a) Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO)

Atente-se que nem tampouco o Código de Defesa do Consumidor poderia ser invocado para amparar o pleito autoral. Já que os abusos no mercado de consumo e a concorrência desleal são práticas somente passíveis de serem perpetradas com o emprego de dolo. o que não restou caracterizado nos presentes autos.

Assim, é certo que as autoras não lograram. comprovar o risco de confusão para o consumidor, requisito básico para que a reprodução de marca alheia registrada seja considerada indevida. Assim. no caso sub judice. este risco torna-se inviável. visto se utilizar a empresa-ré de símbolo marcário dotado de plena distintividade, o que afasta qualquer possibilidade de associação, por parte do público consumidor, com as marcas registradas pela autora.

Não se discute que. na forma do art. 130, inciso III, da LPI, os titulares de marcas têm o direito de evitarem sua diluição e de zelarem pela sua integridade material bem como por sua reputação. Entretanto, o princípio básico da teoria da diluição é o de proteger o titular da marca em relação à mitigação do poder marcário de seu criativo e reconhecido signo distintivo, o que não se aplica ao caso concreto.” (fls. 617/624)

Pelo exposto, CONHEÇO DO AGRAVO RETIDO E DA APELAÇÃO, porém NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

Juiz Federal Convocado

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA O DESLINDE DA CAUSA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE INTERESSE EM AGIR QUANTO AO PEDIDO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DA MARCA DOCILE X-CLÉ. CANCELAMENTO DO REGISTRO DA MARCA X-CLÉ DOCILE AO ARGUMENTO DE VIOLAÇÃO DA MARCA DE ALTO RENOME – CHICLETES. COLIDÊNCIA ENTRE OS SIGNOS MARCÁRIOS (EXPRESSÕES NOMINATIVAS E CONJUNTOS VISUAIS DAS EMBALAGENS DOS PRODUTOS). INEXISTÊNCIA.

I – O indeferimento de pedido de realização de perícia técnica não caracteriza cerceamento de defesa quando as provas existentes nos autos são suficientes para a solução das questões apresentadas.

II – Não tendo o INPI se manifestado acerca da Oposição apresentada pela parte autora objetivando administrativamente o indeferimento do registro da marca objeto da ação, não cabe ao Judiciário imiscuir-se na competência da Autarquia. Logo, nesta hipótese, carece a parte autora de interesse em agir.

III – Não há infringência ao disposto no art. 124, XIX, da LPI quando as marcas em litígio possuírem conjuntos distintos e inconfundíveis, não ensejando hipótese de erro ou confusão por parte dos consumidores.

IV- Na hipótese, não existe a possibilidade de o consumidor médio ser induzido a erro, dúvida ou confusão diante da dintinguibilidade entre as marcas CHICLETES e X-CLÉ DOCILE sob o aspecto gráfico e fonético de seus conjuntos.

V – Agravo Retido e Recurso de Apelação improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E À APELAÇÃO, na forma do Relatório e do Voto, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 29 de março de 2011 (data do julgamento).

MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

Juiz Federal Convocado