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17 de Setembro de 2019
2º Grau

Tribunal Regional Federal da 2ª Região TRF-2 - AC - APELAÇÃO CIVEL - : AC 200751018130505 - Inteiro Teor

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Inteiro Teor

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IV - APELACAO CIVEL 2007.51.01.813050-5

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RELATOR

:

JUIZ FEDERAL CONVOCADO MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, EM SUBSTITUIÇÃO À DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA HELENA CISNE

APELANTE

:

CADBURY ADAMS BRASIL IND/ COM/ DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

ADVOGADO

:

RAFAELA BORGES WALTER CARNEIRO E OUTROS

APELADO

:

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ADVOGADO

:

MARISTELLA RAMOS VITORINO DE ASSIS

APELADO

:

DOCILE ALIMENTOS S/A

ADVOGADO

:

ELIENE PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS

ORIGEM

:

TRIGÉSIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (200751018130505)

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Retido (fls. 591/598 – vol.03) em face da decisão que indeferiu a produção de prova pericial marcária (fls. 590) e de Apelação contra a sentença (fls. 613/625 – vol. 03) que, judicialmente, inviabilizou a pretensão das Autoras.

CADBURY ADAMS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA e CADBURY ADAMS USA LLC ajuizaram Ação Ordinária em face de DOCILE ALIMENTOS LTDA e o INPI objetivando o cancelamento do registro nº 826.595.723 referente à marca X-CLÈ DOCILE, bem como a decretação do indeferimento do pedido do registro nº 828.524.386 para a marca DOCILE X-CLÈ.

Em sua inicial, basicamente, argumentam que:

  • a concessão do registro nº 826595723 feriu de modo frontal o direito que possuem sobre a sua famosa marca CHICLETES, concedida há 40 (quarenta) anos;
  • a marca CHICLETES, em razão do seu conhecimento excepcional por parte do público e da proteção especial, foi reconhecida pelo INPI como marca notória, nos termos do art. 67, do CPI (Lei nº 5.772/71);
  • após a promulgação da Lei nº 9.279/96, a proteção especial em todos os ramos de atividade à marca CHICLETES foi recepcionada pelo art. 125 como marca de alto renome;
  • as marcas X-CLÈ DOCILE (cujo registro pretendem anulação) e DOCILE X-CLÈ (cujo indeferimento do registro requerem) são flagrante imitação da marca CHICLETES e representam uma “ofuscação do poder distintivo da marca das Autoras, propiciando ato de concorrência desleal” (fls. 10);
  • o uso indevido das marcas X-CLÈ DOCILE e DOCILE X-CLÈ, bem como das suas embalagens, induz em erro o consumidor, que é levado a crer na existência de algum vínculo entre as Autoras e a Ré - DOCILE ALIMENTOS LTDA, vez que objetiva causar confusão entre os estabelecimentos e desviar sua fiel clientela;
  • o direito de uso exclusivo sobre a marca registrada decorre de preceito constitucional inscrito no art. , XXIX, da CF, incorporado pela Lei nº 9.279/96.

Em virtude de a lide tratar de pedido de nulidade de registro de marca e não de patente, o Magistrado a quo, entendendo restar nos autos prova documental suficiente para a formação da sua convicção, indeferiu a solicitação de realização de prova pericial marcária (fls. 590 – vol. 03).

As autoras interpuseram Agravo Retido desta decisão (fls. 591/598). Em síntese, sustentaram que o “conhecimento especial de um técnico em propriedade industrial é necessário para demonstrar se está caracterizado ato de concorrência desleal ou hipótese de aproveitamento parasitário, dada a enorme e gritante semelhança entre os elementos citados” (fls. 593), ademais de induzir a erro o público consumidor. Afirmam, além disso, que, considerando não se encontrar caracterizada qualquer das hipóteses arroladas no art. 420, do CPC, a decisão agravada viola os princípios da ampla defesa e do devido processo legal.

A r. sentença, da lavra do MM Juiz Federal da 35ª Vara/RJ, Dr. Guilherme Bollorini Pereira, julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, na forma do art. 267, VI, do CPC, a pretensão de indeferimento do pedido de registro nº 828.524.386, para a marca DOCILE X-CLÈ, sob o fundamento de que “não tendo o INPI se manifestado acerca da oposição apresentada pela autora (...) não cabe ao Judiciário se imiscuir na competência da autarquia, tendo em vista estar sendo respeitado o devido processo legal administrativo.” (fls. 617). Alem disso, julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do registro nº 826.595.723 referente à marca X-CLÈ DOCILE, com base no art. 269, I, do CPC. Condenou, ainda, as autoras ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), divididos igualmente entre ambos os réus.

Opostos Embargos de Declaração pelas Autoras (fls. 630/633), foram os mesmos rejeitados (fls. 634/635).

Inconformadas, as Autoras apelaram (fls. 638/670). Preliminarmente, requerem o conhecimento do Agravo Retido, reforçando as razões apresentadas às fls. 591/598. No mérito, entendendo que a sentença apelada analisou de forma simplória as questões postas na lide, sustentaram que:

  • é cristalino o direito de agir das Autoras em relação ao pedido de indeferimento do registro da marca DOCILE X-CLÈ, posto que consequência lógica do pedido de nulidade do registro da marca X-CLÈ DOCILE;
  • o interesse de agir “reside no fato de que o pedido de registro em voga representa uma flagrante ameaça de lesão aos direitos de Propriedade Industrial das apelantes, enquanto o INPI pode conceder registro para outra marca praticamente idêntica à anulada” (fls. 650);
  • a extinção do processo em relação ao pleito de indeferimento do pedido de registro nº 828.254.386 para a marca DOCILE X-CLÈ constitui verdadeira afronta ao princípio do acesso à Justiça;
  • o status de marca de alto renome alcançado há décadas pela marca CHICLETES não poderia ser desconsiderado pelo Magistrado a quo, ao parco argumento de que seria necessário ser arguida por via incidental, como matéria de defesa;
  • é inegável a colidência das marcas em cotejo, considerando a fonética e a sonoridade na pronúncia das marcas – CHICLETES e X-CLÉ – além da grosseira cópia das embalagens dos produtos das apelantes, identificados com a marca MINI CHICLETES;
  • a possibilidade de confusão e a indevida associação entre as marcas e embalagens foram corroboradas por consumidores, conforme se pode verificar através de diversos depoimentos colhidos na rede mundial de computadores, juntados aos autos;

O INPI e a empresa DOCILE ALIMENTOS LTDA apresentaram, respectivamente, as contrarrazões às fls. 724/739 e 740/766.

O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do Agravo Retido e da Apelação interposta pelas autoras, posto que não restou demonstrado o perigo de confusão por parte do público consumidor que justifique uma medida judicial (fls. 771/776).

É o relatório.

MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

Juiz Federal Convocado

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Retido em face da decisão que indeferiu a produção de prova pericial técnica e de Apelação contra a sentença que não acolheu a pretensão das Autoras.

DO AGRAVO RETIDO

A despeito das alegações das Autoras, comungo com o entendimento do Magistrado a quo quanto ao fato de ser desnecessária a produção da prova pericial técnica para o deslinde da causa, ante as demais provas existentes nos autos, suficientes para a solução das questões apresentadas.

Ademais, como observado no parecer ministerial de fls. 771/776, “não foram trazidas embalagens originais que viabilizassem uma possível perícia técnica, havendo apenas imagens digitalizadas, inócuas ao confronto mediante perícia.

Assim sendo, não identificando o alegado cerceamento de defesa, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO de fls. 591/598.

DA APELAÇÃO

Forte no entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não se constitui em nulidade ou ofensa ao art. 93, IX, da CRFB STF - RE nº 573782/SP, relatora Ministra Carmen Lúcia, Dje 084 - divulgado 09.05.2008 e publicado 12/05/2008; AI nº 601130/RJ, Relatora Ministra Carmen Lúcia, DJ de 14.11.2007; RE nº 223364/RJ, Relator para acórdão Ministro Nelson Jobim, DJ de 24/04/2002., tampouco negação da prestação jurisdicional ou omissão do julgado STJ – AG nº 830.615/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, DJ de 09.10.2008; AgRg nº 517.299/MT, 3ª T, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, DJ de 29.05.2006; AG nº 637.854/GO, relator Mnistro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 17.03.2005; Resp nº 592.092/AL, 2ª T, Ministra Eliana Calmon, DJ de 17.12.2004; Resp nº 265.534/DF, 4ª T, relator Ministro Fernando Gonçalves, DJ de 01.12.2003; AgRg nº 443.897/RJ, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 11.11.2002., o fato de o Relator do acórdão adotar como razões de decidir os fundamentos da sentença – motivação per relationen – desde que comportem na solução da matéria ventilada, adoto os fundamentos postos pelo Magistrado a quo (fls. 617/625) PARA REJEITAR as teses expendidas pelas recorrentes em suas razões de recurso, a saber:

“Assiste razão ao INPI quanto à argüição de falta de interesse de agir das autoras no que diz respeito ao pedido de indeferimento do registro n. 828.524.386. para a marca mista “DOCILE X CLÉ”, em trâmite na autarquia. Conforme pronunciamento anterior deste Juízo acerca do pedido de sobrestamento do pedido de registro n. 828.524.386 (fls. 183/184). não tendo o INPI se manifestado acerca da Oposição apresentada pela autora (fls. 611). não cabe ao Judiciário se imiscuir na competência da autarquia. tendo em vista estar sendo respeitado o devido processo legal administrativo. Acrescente-se. inclusive. que a Oposição apresentada pela autora se baseia na anterioridade impeditiva de seu registro n. 817.018.743 (fls. 612). em relação ao qual resta pendente de aná1ise o pedido de declaração de caducidade formulado pela empresa ré.

No que tange ao mérito da questão. a autora alega que a colidência entre os signos marcários diz respeito à semelhança entre as expressões nominativas “CHICLETES” e “X-CLÉ DOCILE”, bem como aos conjuntos visuais expressos nas embalagens dos produtos; passíveis de gerarem confusão para o consumidor em geral por se destinarem a assinalar produtos equivalentes no mesmo setor mercadológico.

O INPI e a empresa ré argumentam que não restou caracterizada a colidência entre as marcas em litígio, eis que o elemento comum entre as marcas em tela é a palavra “CHICLES”. designativa de “goma de mascar”. a qual é inapropriável. Desta forma. ao alegarem que as marcas em tela não se confundem. afastam a proibição estipulada no artigo 124. XIX da Lei 9.279/96.

Inicialmente. ressalte-se que a proteção da marca tem como objetivos primordiais afastar a concorrência desleal. bem como proteger o consumidor de possíveis erros. São essas as finalidades consagradas pela Lei n. 9279/96, em geral; assim como. em particular. em alguns de seus artigos, dentre eles o art. 124, inciso XIX.

A concorrência é própria do regime de economia de mercado. havendo. naturalmente. que se considerar como intrínseca a esse sistema econômico a disputa entre empresas desde que respeitadas as regras da competição.

O seguinte excerto da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal situa devidamente a questão:

“A livre ocorrência, com toda liberdade, não é irrestrita, o seu direito encontra limites nos preceitos dos outros concorrentes pressupondo um exercício legal e honesto do direito próprio, expresso da probidade profissional. Excedidos esses limites surge a concorrência desleal.

Procura-se no âmbito da concorrência desleal os atos de concorrenciajraudu1enta ou desonesta, que atentam contra o que se tem como correto ou normal no mundo dos negócios. ainda que não infrinjam diretamente patentes ou sinais distintivos registrados.” (R.T.J. 56/453-5).

Argumentam as autoras que o INPI reconheceu a condição de marca notória da expressão “CHICLETES. em 03/08/82. cujo pedido foi requerido em 23/07/79 (fls. 116). na forma do art. 67. da Lei 5.772/71. recepcionado pelo dispositivo do art. 125. da Lei 9.279/96 (fls. 104/110). Desta forma, alegam que o signo em tela possui proteção especial em relação à imitações e concorrência desleal por parte de terceiros.

Quanto ao alto renome da marca CHICLETES, alegada pelas autoras. assiste razão ao INPI ao afirmar que tal condição não é substitutiva da declaração de marca notória. a qual deve ocorrer pela via mc1dental tanto na esfera administrativa quanto na judicial,como matéria de defesa.

Em que pesem tais considerações. saliente-se que mesmo nos casos de reconhecimento do alto renome de uma marca. na forma do art. 125. da LPI. como no caso da marca CHICLETES. na análise de eventual colidência se faz necessário a verificação entre as marcas em litígio no que concerne à possibilidade de propiciarem confusão ou associação indevida para o público consumidor

Atente-se que a proteção à marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade não é novidade no direito brasileiro. Foi instituída pela norma do art. 126 da Lei nº 9279/96 (LPI), mas já havia disposição protetora no art. bis da CUP e a jurisprudência admitia plenamente essa proteção, conforme a seguinte ementa:

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA NOTORIA. CONVENÇÃO DE PARIS.

I- o art. 6.-bis da convenção de paris permanece vigente em nosso direito interno, nada obstante o art. 67 do código de propriedade industrial.

II- notoriedade de marca reconhecida pelas instâncias ordinárias. questão de fato.

III- recurso especial atendido. Unânime”.

(Resp 530 / RJ, Rel Min. Athos Carneiro, pub.dj 25/3/1991. p. 3224)

Nesse ponto, para bem situar o que se deve entender por marca notoriamente conhecida, veja-se a lição de Maitê Cecília Fabbri Moro, in Direito de Marcas, ed. RT, São Paulo, 2003:

“A notoriedade, neste caso, faz com que se reconheça aquela marca, ainda que não registrada ou depositada no INP, como tendo um dono. Acolhem-se casos, portanto, em que a marca é reconhecida pelo público. mas que ainda não tenha sido apropriada por seu titular de direito no pais. Por titular de direito deve-se entender aquele que é proprietário original do signo distintivo, aquele que investiu no signo distintivo fazendo com que ele atingisse um elevado conhecimento do público ”.

Não se questiona a notoriedade da marca CHICLETES, nos termos do art. 6º bis (1) da CUP, que possui alto grau de conhecimento junto ao público brasileiro consumidor do produto. Conforme relatado, a referida marca se encontra registrada no I...