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17 de Setembro de 2019
2º Grau

Tribunal Regional Federal da 2ª Região TRF-2 - AR - AÇÃO RESCISORIA - : AR 200902010131576 - Inteiro Teor

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Inteiro Teor

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II - AÇÃO RESCISÓRIA 3464 2009.02.01.013157-6

1

RELATOR

:

DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO

AUTOR

:

S/A FABRICA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS VIGOR

ADVOGADO

:

CLEA NOGUEIRA PASTORI E OUTROS

REU

:

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI E OUTRO

ADVOGADO

:

LUCIA CARMEN T. GONÇALVES

REU

:

CORADINE ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO

:

HERLON MONTEIRO FONTES E OUTROS

ORIGEM

:

DÉCIMA SEXTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (9400652240)

RELATÓRIO

(DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO – RELATOR) Cuida-se de Ação Rescisória visando desconstituir acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 1999.02.01.048374-6, que manteve a decisão proferida em primeira instância de improcedência do pedido de nulidade do registro da marca mista nº 750.253.967, denominada “VIGOR”

Sustenta a autora, com base no artigo 485, incisos IV e V, do CPC:

  • Que possui direito de uso exclusivo da marca VIGOR;
  • Que a denominação em tela já foi objeto de disputa entre as mesmas partes no Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, restando ao final decidido, em sede de Recurso Especial (REsp 27.841-0/RS), que o vocábulo em questão possui NOTORIEDADE, podendo ser oponível em todas as classes.
  • Que o acórdão em questão viola a autoridade da coisa julgada
  • Que a formação da coisa julgada impede que o Poder Judiciário reaprecie questão revestida de tal qualidade para proteção do próprio estado de direito.
  • Que a decisão proferida pelo STJ impede que a Ré CORADINI faça uso da marca VIGOR em seus produtos.
  • Que o acórdão da lavra da DRA. Juíza Federal Convocada Lana Regueira é de todo ilegal e afronta diretamente as regras da Lei de Propriedade Industrial e Constituição Federal, em seu artigo , inc. XXIX, que assegura a propriedade das marcas em toda a sua plenitude.
  • Que considerar a divisão em classes do INPI fator predominante para se afastar confusão ou associação é aplicar incorretamente a Lei e um dos princípios basilares do direito de marcas, o princípio da especialidade.
  • Que para se ter uma idéia do descrédito da afirmação exarada no decisum, com referência à divisão em classes, ressalta que a 9ª Edição da Classificação de Produtos e Serviços, adotada pelo INPI e ora em vigor, coloca na classe 30 os produtos ARROZ, CREMES CULINÁRIOS E IOGURTES GELADOS, ou seja, - que o arroz VIGOR da Ré Coradini e os iogurtes gelados VIGOR da autora estão localizados na mesma classe.
  • Que é perfeitamente possível chegar a um supermercado e adquirir manteiga VIGOR, caldo de galinha VIGOR, leite VIGOR, suco VIGOR e, porque não, ARROZ VIGOR? Visto tratar-se de uma empresa há muito conhecida no mercado de produtos alimentícios e com credibilidade.
  • Que a lei serve para proteger contra a concorrência desleal e o comércio parasitário.

Contestação da empresa Ré, CORADINI ALIMENTOS LTDA, fls. 1.741, pugnando, preliminarmente, pela inépcia da exordial e pela decadência do direito à propositura da acão, e, no mérito, pela improcedência do pedido, aduzindo que a coisa julgada além de ser posterior ao nascimento do direito da CORADINI, foi enfrentada e refutada pela sentença, não havendo que falar em violação à literal dispositivo de lei quando não existe pronunciamento da questão tida por violada.

Manifestação do INPI, fls. 1716, pugnando pela procedência do pedido e ratificando os argumentos expendidos na contestação e nas razões do apelo da ação rescindenda.

Deferimento parcial do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, fls. 1697.

Interposição de Agravo Interno, às fls 1890, julgado improvido, às fls. 1935.

Decisão facultando a produção de provas, apresentação de razões finais e remessa dos autos Ministério Público, fls. 1886.

É o Relatório

DES. FED. MESSOD AZULAY NETO

Relator – 1ª Seção Especializada

VOTO VISTA

Trata-se de ação rescisória proposta por S/A FÁBRICA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS VIGOR em face de CORADINE ALIMENTOS LTDA. e do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI cujo objeto, respaldado no permissivo do inc. IV e V, do art. 485, do CPC, é a rescisão do acórdão proferido, em 03/03/2004, em sede de apelação cível (processo nº 1999.02.01.048374-6) pela Quarta Turma deste Tribunal que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível e à remessa necessária, para manter sentença que julgara procedente pedido de anulação do ato administrativo que importou no indeferimento do pedido de registro nº 75.025.396-7, relativo à marca mista “VIGOR”, para a classe 29.30, que designa “frutas, verduras, legumes e cereais”.

Requer a autora seja a presente julgada procedente para rescindir o v. acórdão, reconhecendo a violação à coisa julgada, considerando o trânsito em julgado de sentença proferida nos autos de Ação ordinária proibitória cumulada com perdas e danos (número de origem 40.372 – 2ª Vara Cível) que tramitou perante a Comarca de Bagé/RS, reconhecendo o seu direito adquirido ao registro como direito de propriedade e a notoriedade da marca “VIGOR”, algo que não poderia sequer ser alterado por legislação posterior, conforme o art. , inciso XXXIII, da CRFB.

Sustenta, ainda, que o acórdão rescindendo viola literal dispositivo da lei de propriedade industrial, em seus artigos 17, 59, 65 do CPI (vigente à época do depósito da marca “VIGOR” pela ré CORADINI) e 124, 129, V e XIX da LPI.

Acrescenta que a expressão “VIGOR” é de sua propriedade muito anteriormente ao depósito da ré de 1975, tendo vários registros de marcas no ramo alimentício, o que lhe confere uso exclusivo no território nacional, podendo excluir terceiros que façam uso e provoquem concorrência desleal.

O douto Relator, em seu voto de fls. 1969/1984, entendeu no sentido de confirmar a antecipação dos efeitos da tutela concedida, julgando procedente a ação rescisória, para desconstituir o acórdão proferido na Apelação Cível nº 1999.02.01.01048374-6, extinguindo o feito ordinário sem julgamento de mérito, na forma do art. 267, inciso V, do CPC.

Ponderou que a leitura do julgado proferido na Comarca de Bagé, do qual foram partes integrantes as mesmas desta rescisória (FÁBRICA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS VIGOR e CORADINI E FILHOS LTDA), não deixa dúvida da existência de coisa julgada material atestando a notoriedade da marca “VIGOR” e sua exclusividade em todas as classes.

Ressaltou que o fato de o INPI não ter feito parte daquele processo não quer dizer que o resultado do julgamento não possa adquirir “autoridade de coisa julgada”, nem seja oponível à parte sucumbente, nos limites previstos no art. 472 do CPC, eis que a manutenção do entendimento do Juízo a quo implica na admissão da existência de prestações jurisdicionais sem “autoridade de coisa julgada”, ainda que não se insiram nas exceções previstas no art. 471 do CPC, hipótese que dissente, a seu ver, da moderna ciência processual, comprometida em dar efetividade ao processo e evitar infindáveis discussões sobre o mesmo assunto e divergências contraproducentes.

Acrescentou que a notoriedade alcançada pela marca “VIGOR”, a despeito de já ter sido objeto de reconhecimento jurisdicional, não é algo que possa se findar com a simples regência do art. 233 da LPI, por implicar em situação de fato que encontra equivalência na nova lei – MARCA DE ALTO RENOME –, sem importar em novos requisitos, nem expansão de zona de exclusividade.

Dessa forma, afirmou que se a marca “VIGOR” continuar famosa no mercado, depois de já ter gozado exclusividade em todas as classes, não pode o julgador suprimir tal condição, ao argumento de que foi revogada.

Feitos tais esclarecimentos, passo ao exame da lide.

Inicialmente, observo que, no que se refere ao exame das preliminares levantadas pela empresa-ré, acompanho integralmente o Relator, para rejeitá-las.

Ultrapassadas as preliminares, insta examinar o cabimento da presente ação rescisória.

Com efeito, o entendimento doutrinário amplamente prevalente é de que as hipóteses de rescindibilidade da sentença são expressamente previstas em lei, e devem ser interpretadas restritivamente, considerando que a possibilidade de ataque à coisa julgada material é excepcional, já que albergada, inclusive, pelo texto constitucional - artigo 5º, inciso XXXVI.

Assim, tem-se que o rol elencado no artigo 485 do CPC é taxativo, exaurindo as hipóteses em que a sentença pode ser rescindida. Logo, a ação rescisória é via de exceção, cabível apenas nas hipóteses expressas no referido artigo, não podendo ser utilizada como um substituto de recursos.

No caso vertente, verifica-se que a autora fundamenta a pretensão de rescisão do acórdão proferido nos autos da apelação cível nº 1999.02.01.048374-6 na suposta violação aos arts. 485, incisos IV e V, do CPC.

A hipótese prevista no inc. IV é reservada, como ensinam Arnaldo Esteves Lima e Poul Erik Dyrlund, LIMA, Arnaldo Esteves e DYRLUND, Poul Erik. Ação Rescisória. 2ª edição. Rio de Janeiro. Editora Forense Universitária. 2003. p. 22.em seus comentários ao dispositivo em questão, aos casos em que, existindo um processo com decisão judicial de que já não caiba recurso, posteriormente sobrevém “outra decisão também com trânsito em julgado, que tenha decidido novamente e de forma definitiva, total ou parcialmente, a mesma lide (art. 301, §§ 1º, e , CPC)”, quando:

“ter-se-á caracterizado, em tese, violação à primeira coisa julgada pelo segundo julgamento. Em suma, a hipótese deste dispositivo visa a rescindir a segunda coisa julgada, preservando-se a primeira.

Observe-se que apenas a coisa julgada material (tanto no primeiro quanto no segundo processo) é que ensejará a rescisão com espeque em tal permissivo.

O conceito de coisa julgada material, para fim de rescisória decorre, basicamente, da conjugação dos arts. 467, 468 e 269, I, do CPC, em seu alcance, não se esquecendo, ainda, do art. 469, ‘a contrario sensu’, para enfatizar que apenas o dispositivo da decisão é revestido da qualidade e imutabilidade inerentes à ‘res iudicata’.”

Assim, a coisa julgada material consiste na qualidade que adquire o comando final da sentença, que, a partir do trânsito em julgado, torna-se imutável e indiscutível, significando que a conclusão a que chegou o juiz, ao proferir uma sentença de mérito, não poderá mais ser discutida em outro processo que envolva as mesmas partes, com idêntica causa de pedir e com o mesmo pedido.

Cabe examinar, pois, a hipótese de cabimento de ação rescisória aplicando-se o inc. IV, do art. 485, do CPC, a decisões, transitadas em julgado, proferidas em processos distintos, sendo que a primeira é uma ação de abstenção de uso cumulada com perdas e danos e a segunda consiste numa ação de nulidade de ato administrativo de indeferimento de pedido de registro com pleito de concessão de registro.

Observa-se que a ação de abstenção de uso cumulada com perdas e danos, guarda uma natureza condenatória de obrigação de não fazer, tendo em vista a previsão de cominação de multa para o caso de descumprimento pelo réu. Tal ação é da competência da Justiça Estadual, considerando que o pedido é formulado tão-somente em face de um particular.

Já a ação de nulidade de indeferimento de pedido de registro com pedido de concessão do mesmo objetiva, em sua essência, a desconstituição de um ato administrativo, com fundamento na contrariedade deste ao requisito da legalidade, tornando possível, dessa forma, a obtenção do privilégio. Nesse caso, a Justiça Federal é a competente para o processamento e julgamento, eis que os pedidos podem se dirigir a um particular, mas também envolverão obrigatoriamente o INPI, autarquia federal responsável pela concessão de registros e patentes no Brasil.

Uma análise comparativa das duas demandas permite concluir, em primeiro lugar, que as partes que integram a primeira não são, a toda evidência, as mesmas que integram a segunda, circunstância da qual decorre diretamente o fato de que uma é pleiteada perante a Justiça Estadual, enquanto a outra, perante a Justiça Federal, por exigir a presença no pólo passivo, na qualidade de litisconsorte necessário, o INPI.

Além disso, a primeira demanda não instala qualquer controvérsia que possa conduzir à anulação de um registro ou de um pedido de registro de referida marca junto ao INPI, tendo apenas por escopo impedir o seu uso pelo recorrido, com a fixação, se for o caso, de multa cominatória.

Em outras palavras, a análise da higidez do ato administrativo de indeferimento de pedido de registro atrai a competência federal (art. 109, I, da CRFB), como já mencionado, exigindo-se a manifestação do INPI, por ser este o responsável pela lavratura do ato a que a autora visa desconstituir.

O preenchimento dos requisitos para a concessão de um registro, previstos na Lei de Propriedade Industrial, é matéria afeta à competência da Justiça Federal.

Na ação ajuizada perante a Justiça Estadual (abstenção de uso), a consonância de um registro ou de um pedido de registro aos ditames legais não é examinada, apenas cogita-se de eventual utilização indevida através de práticas de mercado.

Desse último aspecto decorre uma importante conclusão: ainda que o fundamento para a ação de abstenção de uso seja a existência de registro anterior de marca perante o INPI, com o reconhecimento ou não da notoriedade de um signo, o pedido desta difere substancialmente daquele encontrado na ação de nulidade de ato administrativo de indeferimento de registro.

Em outras palavras, os fundamentos podem ser semelhantes ou aproximados, mas os pedidos são substancialmente diversos, o que se pode facilmente perceber da leitura de ambos os dispositivos:

“Isto posto, julgo parcialmente procedente a ação ajuizada por S/A FÁBRICA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS VIGOR contra CORADINI E FILHOS LTDA., para determinar a ré que se abstenha do uso da marca VIGOR em seus produtos, pena de multa diária de 100 (cem) OTN’S atualizado para Bônus do Tesouro Nacional, e improcedente o pedido de perdas e danos.” (fls. 227)

“Isto posto, julgo procedente o pedido, para decretar a anulação do ato administrativo que indeferiu o pedido de registro nº 75.025.396-7.” (fls. 762)

A meu ver, não há que se falar em violação à coisa julgada, tendo em vista que ambas as decisões são legítimas, prolatadas dentro de suas competências e dentro do âmbito de julgamento no qual se inserem.

Destaque-se, ainda, que o fato de a primeira ter tomado como fundamento a declaração de notoriedade obtida pela marca da autora nos autos do Recurso Especial nº 27.841-0/RS não interfere necessariamente no julgamento da segunda demanda, eis que a notoriedade foi reconhecida dentro dos parâmetros vigentes à época, qual seja, aqueles previstos no antigo CPI, os quais foram modificados com o advento da LPI.

Nesse sentido, como bem observado na sentença proferida nos autos da ação ordinária que deu origem a presente ação rescisória, “o privilégio da marca notória conferido pelo art. 67 da Lei 5.772/71 deixou de existir, por força do art. 233 da Lei 9.279 DE 14/05/1996 (“Os pedidos de registro de expressão e sinal de propaganda e de declaração de notoriedade serão definitivamente arquivados e os registros e declaração permanecerão em vigor pelo prazo de vigência restante, não podendo ser prorrogados”)”.

Dessa forma, não reconheço nenhuma violação à coisa julgada, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A autora aponta, ainda, como fundamento a sua pretensão, uma suposta violação aos arts. 485, incisos V, do CPC, que é reservada aos casos de violação literal de lei, que nada mais é do que a transgressão daquilo que está escrito de forma direta, sem deixar margem a dúvidas. É o que decorre de simples interpretação literal da lei.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. MILITAR TEMPORÁRIO. PERMANÊNCIA NO SERVIÇO ATIVO POR PRAZO SUPERIOR A 10 (DEZ) ANOS EM DECORRÊNCIA DE LIMINAR. VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSITIVO DE LEI. ART. 485, INC. V, DO CPC. INEXISTÊNCIA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

1. “O vocábulo “literal” inserto no inciso V do artigo 485 revela a exigência de que a afronta deve ser tamanha que contrarie a lei em sua literalidade. Já quando o texto legal dá ensejo a mais de uma exegese, não é possível desconstituir o julgado proferido à luz de qualquer das interpretações plausíveis” (Bernardo Pimentel Souza, Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória).

...omissis...

3. Ação rescisória julgada improcedente.”

(STJ, 3ª Seção, AR 1826/CE, proc.nº 2001.0090172-1, Rel Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 27.06.05, p. 221).

Ademais, a afronta ao comando legal deve ser direta e não deduzível a partir das interpretações possíveis.

Nesse diapasão, ainda:

“Processual civil. Recurso especial. Ação rescisória. Embargos de declaração. Ausência de hipóteses de cabimento. Violação a literal disposição de lei. Texto legal. interpretação controvertida.

...omissis...

- Não prospera o pedido rescisório arrimado em violação a literal disposição de lei se a decisão rescindenda fundamentou-se em texto legal cuja interpretação é controvertida nos tribunais.

- A afronta deve ser direta - contra a literalidade da norma jurídica - e não deduzível a partir de interpretações possíveis, restritivas ou extensivas que dão ensejo a debates na seara judicial.

Recurso especial conhecido e provido para restabelecer o acórdão rescindendo.”

(STJ, 3ª Turma, RESP 466321/SP, proc. nº 2002.0107833-0, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.08.05, p. 437)

In casu, alega a autora violação à literal disposição dos arts. artigos 17, 59, 65 do CPI (vigente à época do depósito da marca “VIGOR” pela ré CORADINI) e 124, V e XIX, e 129 da LPI, in verbis:

“Art. 17. O pedido de privilégio, depositado regularmente em país com o qual o Brasil mantenha acôrdo internacional, terá assegurado direito de prioridade para ser apresentado no Brasil, no prazo estipulado no respectivo acôrdo.

§ 1º Durante êsse prazo, a prioridade não será invalidada por pedido idêntico, sua publicação, uso, exploração ou concessão da patente.

§ 2º A reivindicação de prioridade deverá ser comprovada mediante documento hábil do país de origem, sempre acompanhado de tradução, na íntegra, contendo o número, a data, o título, o relatório descritivo e as reivindicações relativas ao depósito ou à patente.

§ 3º A apresentação dêsse comprovante, quando não tiver sido feita juntamente com a do depósito, deverá ocorrer até cento e oitenta dias, contados da data do mesmo depósito, sob pena de perda da prioridade reivindicada.

§ 4º No caso de antecipação do exame na forma do artigo 18, o depositante será notificado para apresentar o citado comprovante dentro de noventa dias, observado o prazo limite a que se refere o § 3º dêste artigo.

(...)

Art. 59. Será garantida no território Nacional a propriedade da marca e o seu uso exclusivo àquele que obtiver o registro de acôrdo com o presente Código, para distinguir seus produtos, mercadorias ou serviços, de outros idênticos ou semelhantes, na classe correspondente à sua atividade.

Parágrafo único. A proteção de que trata êste artigo abrange o uso da marca em papéis, impressos e documentos relativos à atividade do titular.

(...)

Art. 65. Não é registrável como marca:

(...)

5) título de estabelecimento ou nome comercial;

(...)

17) imitação bem como reprodução no todo, em parte, ou com acréscimo, de marca alheia registrada para distinguir produto, mercadoria ou serviço, idêntico, semelhante, relativo ou afim ao ramo de atividade, que possibilite êrro, dúvida ou confusão, salvo a tradução não explorada no Brasil; ”

“Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

(...)

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

(...)

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

§ 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento. “

Ora, o entendimento do acórdão rescindendo no sentido da possibilidade de convivência das marcas em confronto é compatível com o sistema legislativo pátrio, mostrando-se uma interpretação razoável e, além disso, encontra-se suficientemente fundamentada.

Em outras palavras, ao optar por trilhar determinada orientação válida, o julgador fez uma opção plenamente legítima.

É comum que a lei admita interpretações divergentes, seja por parte da doutrina, seja por parte dos tribunais. Para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC prospere, é necessário que a interpretação dada pelo " decisum " rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se um mero "recurso" com prazo de "interposição" de dois anos.

Assim, entendo que a autora está se utilizando da ação rescisória para reexame de matéria já discutida e decidida, quando o escopo desta é bem outro, a saber, o de juízo de verificação da límpida e clara violação a literal dispositivo de lei, situação não configurada in casu, com o que não merece prosperar a presente ação.

Do exposto, ouso discordar do eminente Relator e voto para JULGAR IMPROCEDENTE o judicium rescindens nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

LILIANE RORIZ

Relatora

VOTO

(DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO – RELATOR) De início, rejeito a preliminar invocada pela ré, de inépcia da inicial, por não visualizar nenhum vício que justifique deferimento em tal sentido.

Sendo de se rejeitar, também, a segunda prelimina...