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21 de Fevereiro de 2020
2º Grau

Tribunal Regional Federal da 2ª Região TRF-2 - AR - AÇÃO RESCISORIA - : AR 200902010131576 - Inteiro Teor

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Inteiro Teor

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II - AÇÃO RESCISÓRIA 3464 2009.02.01.013157-6

1

RELATOR

:

DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO

AUTOR

:

S/A FABRICA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS VIGOR

ADVOGADO

:

CLEA NOGUEIRA PASTORI E OUTROS

REU

:

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI E OUTRO

ADVOGADO

:

LUCIA CARMEN T. GONÇALVES

REU

:

CORADINE ALIMENTOS LTDA

ADVOGADO

:

HERLON MONTEIRO FONTES E OUTROS

ORIGEM

:

DÉCIMA SEXTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (9400652240)

RELATÓRIO

(DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO – RELATOR) Cuida-se de Ação Rescisória visando desconstituir acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 1999.02.01.048374-6, que manteve a decisão proferida em primeira instância de improcedência do pedido de nulidade do registro da marca mista nº 750.253.967, denominada “VIGOR”

Sustenta a autora, com base no artigo 485, incisos IV e V, do CPC:

  • Que possui direito de uso exclusivo da marca VIGOR;
  • Que a denominação em tela já foi objeto de disputa entre as mesmas partes no Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, restando ao final decidido, em sede de Recurso Especial (REsp 27.841-0/RS), que o vocábulo em questão possui NOTORIEDADE, podendo ser oponível em todas as classes.
  • Que o acórdão em questão viola a autoridade da coisa julgada
  • Que a formação da coisa julgada impede que o Poder Judiciário reaprecie questão revestida de tal qualidade para proteção do próprio estado de direito.
  • Que a decisão proferida pelo STJ impede que a Ré CORADINI faça uso da marca VIGOR em seus produtos.
  • Que o acórdão da lavra da DRA. Juíza Federal Convocada Lana Regueira é de todo ilegal e afronta diretamente as regras da Lei de Propriedade Industrial e Constituição Federal, em seu artigo , inc. XXIX, que assegura a propriedade das marcas em toda a sua plenitude.
  • Que considerar a divisão em classes do INPI fator predominante para se afastar confusão ou associação é aplicar incorretamente a Lei e um dos princípios basilares do direito de marcas, o princípio da especialidade.
  • Que para se ter uma idéia do descrédito da afirmação exarada no decisum, com referência à divisão em classes, ressalta que a 9ª Edição da Classificação de Produtos e Serviços, adotada pelo INPI e ora em vigor, coloca na classe 30 os produtos ARROZ, CREMES CULINÁRIOS E IOGURTES GELADOS, ou seja, - que o arroz VIGOR da Ré Coradini e os iogurtes gelados VIGOR da autora estão localizados na mesma classe.
  • Que é perfeitamente possível chegar a um supermercado e adquirir manteiga VIGOR, caldo de galinha VIGOR, leite VIGOR, suco VIGOR e, porque não, ARROZ VIGOR? Visto tratar-se de uma empresa há muito conhecida no mercado de produtos alimentícios e com credibilidade.
  • Que a lei serve para proteger contra a concorrência desleal e o comércio parasitário.

Contestação da empresa Ré, CORADINI ALIMENTOS LTDA, fls. 1.741, pugnando, preliminarmente, pela inépcia da exordial e pela decadência do direito à propositura da acão, e, no mérito, pela improcedência do pedido, aduzindo que a coisa julgada além de ser posterior ao nascimento do direito da CORADINI, foi enfrentada e refutada pela sentença, não havendo que falar em violação à literal dispositivo de lei quando não existe pronunciamento da questão tida por violada.

Manifestação do INPI, fls. 1716, pugnando pela procedência do pedido e ratificando os argumentos expendidos na contestação e nas razões do apelo da ação rescindenda.

Deferimento parcial do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, fls. 1697.

Interposição de Agravo Interno, às fls 1890, julgado improvido, às fls. 1935.

Decisão facultando a produção de provas, apresentação de razões finais e remessa dos autos Ministério Público, fls. 1886.

É o Relatório

DES. FED. MESSOD AZULAY NETO

Relator – 1ª Seção Especializada

VOTO VISTA

Trata-se de ação rescisória proposta por S/A FÁBRICA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS VIGOR em face de CORADINE ALIMENTOS LTDA. e do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI cujo objeto, respaldado no permissivo do inc. IV e V, do art. 485, do CPC, é a rescisão do acórdão proferido, em 03/03/2004, em sede de apelação cível (processo nº 1999.02.01.048374-6) pela Quarta Turma deste Tribunal que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível e à remessa necessária, para manter sentença que julgara procedente pedido de anulação do ato administrativo que importou no indeferimento do pedido de registro nº 75.025.396-7, relativo à marca mista “VIGOR”, para a classe 29.30, que designa “frutas, verduras, legumes e cereais”.

Requer a autora seja a presente julgada procedente para rescindir o v. acórdão, reconhecendo a violação à coisa julgada, considerando o trânsito em julgado de sentença proferida nos autos de Ação ordinária proibitória cumulada com perdas e danos (número de origem 40.372 – 2ª Vara Cível) que tramitou perante a Comarca de Bagé/RS, reconhecendo o seu direito adquirido ao registro como direito de propriedade e a notoriedade da marca “VIGOR”, algo que não poderia sequer ser alterado por legislação posterior, conforme o art. , inciso XXXIII, da CRFB.

Sustenta, ainda, que o acórdão rescindendo viola literal dispositivo da lei de propriedade industrial, em seus artigos 17, 59, 65 do CPI (vigente à época do depósito da marca “VIGOR” pela ré CORADINI) e 124, 129, V e XIX da LPI.

Acrescenta que a expressão “VIGOR” é de sua propriedade muito anteriormente ao depósito da ré de 1975, tendo vários registros de marcas no ramo alimentício, o que lhe confere uso exclusivo no território nacional, podendo excluir terceiros que façam uso e provoquem concorrência desleal.

O douto Relator, em seu voto de fls. 1969/1984, entendeu no sentido de confirmar a antecipação dos efeitos da tutela concedida, julgando procedente a ação rescisória, para desconstituir o acórdão proferido na Apelação Cível nº 1999.02.01.01048374-6, extinguindo o feito ordinário sem julgamento de mérito, na forma do art. 267, inciso V, do CPC.

Ponderou que a leitura do julgado proferido na Comarca de Bagé, do qual foram partes integrantes as mesmas desta rescisória (FÁBRICA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS VIGOR e CORADINI E FILHOS LTDA), não deixa dúvida da existência de coisa julgada material atestando a notoriedade da marca “VIGOR” e sua exclusividade em todas as classes.

Ressaltou que o fato de o INPI não ter feito parte daquele processo não quer dizer que o resultado do julgamento não possa adquirir “autoridade de coisa julgada”, nem seja oponível à parte sucumbente, nos limites previstos no art. 472 do CPC, eis que a manutenção do entendimento do Juízo a quo implica na admissão da existência de prestações jurisdicionais sem “autoridade de coisa julgada”, ainda que não se insiram nas exceções previstas no art. 471 do CPC, hipótese que dissente, a seu ver, da moderna ciência processual, comprometida em dar efetividade ao processo e evitar infindáveis discussões sobre o mesmo assunto e divergências contraproducentes.

Acrescentou que a notoriedade alcançada pela marca “VIGOR”, a despeito de já ter sido objeto de reconhecimento jurisdicional, não é algo que possa se findar com a simples regência do art. 233 da LPI, por implicar em situação de fato que encontra equivalência na nova lei – MARCA DE ALTO RENOME –, sem importar em novos requisitos, nem expansão de zona de exclusividade.

Dessa forma, afirmou que se a marca “VIGOR” continuar famosa no mercado, depois de já ter gozado exclusividade em todas as classes, não pode o julgador suprimir tal condição, ao argumento de que foi revogada.

Feitos tais esclarecimentos, passo ao exame da lide.

Inicialmente, observo que, no que se refere ao exame das preliminares levantadas pela empresa-ré, acompanho integralmente o Relator, para rejeitá-las.

Ultrapassadas as preliminares, insta examinar o cabimento da presente ação rescisória.

Com efeito, o entendimento doutrinário amplamente prevalente é de que as hipóteses de rescindibilidade da sentença são expressamente previstas em lei, e devem ser interpretadas restritivamente, considerando que a possibilidade de ataque à coisa julgada material é excepcional, já que albergada, inclusive, pelo texto constitucional - artigo 5º, inciso XXXVI.

Assim, tem-se que o rol elencado no artigo 485 do CPC é taxativo, exaurindo as hipóteses em que a sentença pode ser rescindida. Logo, a ação rescisória é via de exceção, cabível apenas nas hipóteses expressas no referido artigo, não podendo ser utilizada como um substituto de recursos.

No caso vertente, verifica-se que a autora fundamenta a pretensão de rescisão do acórdão proferido nos autos da apelação cível nº 1999.02.01.048374-6 na suposta violação aos arts. 485, incisos IV e V, do CPC.

A hipótese prevista no inc. IV é reservada, como ensinam Arnaldo Esteves Lima e Poul Erik Dyrlund, LIMA, Arnaldo Esteves e DYRLUND, Poul Erik. Ação Rescisória. 2ª edição. Rio de Janeiro. Editora Forense Universitária. 2003. p. 22.em seus comentários ao dispositivo em questão, aos casos em que, existindo um processo com decisão judicial de que já não caiba recurso, posteriormente sobrevém “outra decisão também com trânsito em julgado, que tenha decidido novamente e de forma definitiva, total ou parcialmente, a mesma lide (art. 301, §§ 1º, e , CPC)”, quando:

“ter-se-á caracterizado, em tese, violação à primeira coisa julgada pelo segundo julgamento. Em suma, a hipótese deste dispositivo visa a rescindir a segunda coisa julgada, preservando-se a primeira.

Observe-se que apenas a coisa julgada material (tanto no primeiro quanto no segundo processo) é que ensejará a rescisão com espeque em tal permissivo.

O conceito de coisa julgada material, para fim de rescisória decorre, basicamente, da conjugação dos arts. 467, 468 e 269, I, do CPC, em seu alcance, não se esquecendo, ainda, do art. 469, ‘a contrario sensu’, para enfatizar que apenas o dispositivo da decisão é revestido da qualidade e imutabilidade inerentes à ‘res iudicata’.”

Assim, a coisa julgada material consiste na qualidade que adquire o comando final da sentença, que, a partir do trânsito em julgado, torna-se imutável e indiscutível, significando que a conclusão a que chegou o juiz, ao proferir uma sentença de mérito, não poderá mais ser discutida em outro processo que envolva as mesmas partes, com idêntica causa de pedir e com o mesmo pedido.

Cabe examinar, pois, a hipótese de cabimento de ação rescisória aplicando-se o inc. IV, do art. 485, do CPC, a decisões, transitadas em julgado, proferidas em processos distintos, sendo que a primeira é uma ação de abstenção de uso cumulada com perdas e danos e a segunda consiste numa ação de nulidade de ato administrativo de indeferimento de pedido de registro com pleito de concessão de registro.

Observa-se que a ação de abstenção de uso cumulada com perdas e danos, guarda uma natureza condenatória de obrigação de não fazer, tendo em vista a previsão de cominação de multa para o caso de descumprimento pelo réu. Tal ação é da competência da Justiça Estadual, considerando que o pedido é formulado tão-somente em face de um particular.

Já a ação de nulidade de indeferimento de pedido de registro com pedido de concessão do mesmo objetiva, em sua essência, a desconstituição de um ato administrativo, com fundamento na contrariedade deste ao requisito da legalidade, tornando possível, dessa forma, a obtenção do privilégio. Nesse caso, a Justiça Federal é a competente para o processamento e julgamento, eis que os pedidos podem se dirigir a um particular, mas também envolverão obrigatoriamente o INPI, autarquia federal responsável pela concessão de registros e patentes no Brasil.

Uma análise comparativa das duas demandas permite concluir, em primeiro lugar, que as partes que integram a primeira não são, a toda evidência, as mesmas que integram a segunda, circunstância da qual decorre diretamente o fato de que uma é pleiteada perante a Justiça Estadual, enquanto a outra, perante a Justiça Federal, por exigir a presença no pólo passivo, na qualidade de litisconsorte necessário, o INPI.

Além disso, a primeira demanda não instala qualquer controvérsia que possa conduzir à anulação de um registro ou de um pedido de registro de referida marca junto ao INPI, tendo apenas por escopo impedir o seu uso pelo recorrido, com a fixação, se for o caso, de multa cominatória.

Em outras palavras, a análise da higidez do ato administrativo de indeferimento de pedido de registro atrai a competência federal (art. 109, I, da CRFB), como já mencionado, exigindo-se a manifestação do INPI, por ser este o responsável pela lavratura do ato a que a autora visa desconstituir.

O preenchimento dos requisitos para a concessão de um registro, previstos na Lei de Propriedade Industrial, é matéria afeta à competência da Justiça Federal.

Na ação ajuizada perante a Justiça Estadual (abstenção de uso), a consonância de um registro ou de um pedido de registro aos ditames legais não é examinada, apenas cogita-se de eventual utilização indevida através de práticas de mercado.

Desse último aspecto decorre uma importante conclusão: ainda que o fundamento para a ação de abstenção de uso seja a existência de registro anterior de marca perante o INPI, com o reconhecimento ou não da notoriedade de um signo, o pedido desta difere substancialmente daquele encontrado na ação de nulidade de ato administrativo de indeferimento de registro.

Em outras palavras, os fundamentos podem ser semelhantes ou aproximados, mas os pedidos são substancialmente diversos, o que se pode facilmente perceber da leitura de ambos os dispositivos:

“Isto posto, julgo parcialmente procedente a ação ajuizada por S/A FÁBRICA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS VIGOR contra CORADINI E FILHOS LTDA., para determinar a ré que se abstenha do uso da marca VIGOR em seus produtos, pena de multa diária de 100 (cem) OTN’S atualizado para Bônus do Tesouro Nacional, e improcedente o pedido de perdas e danos.” (fls. 227)

“Isto posto, julgo procedente o pedido, para decretar a anulação do ato administrativo que indeferiu o pedido de registro nº 75.025.396-7.” (fls. 762)

A meu ver, não há que se falar em violação à coisa julgada, tendo em vista que ambas as decisões são legítimas, prolatadas dentro de suas competências e dentro do âmbito de julgamento no qual se inserem.

Destaque-se, ainda, que o fato de a primeira ter tomado como fundamento a declaração de notoriedade obtida pela marca da autora nos autos do Recurso Especial nº 27.841-0/RS não interfere necessariamente no julgamento da segunda demanda, eis que a notoriedade foi reconhecida dentro dos parâmetros vigentes à época, qual seja, aqueles previstos no antigo CPI, os quais foram modificados com o advento da LPI.

Nesse sentido, como bem observado na sentença proferida nos autos da ação ordinária que deu origem a presente ação rescisória, “o privilégio da marca notória conferido pelo art. 67 da Lei 5.772/71 deixou de existir, por força do art. 233 da Lei 9.279 DE 14/05/1996 (“Os pedidos de registro de expressão e sinal de propaganda e de declaração de notoriedade serão definitivamente arquivados e os registros e declaração permanecerão em vigor pelo prazo de vigência restante, não podendo ser prorrogados”)”.

Dessa forma, não reconheço nenhuma violação à coisa julgada, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A autora aponta, ainda, como fundamento a sua pretensão, uma suposta violação aos arts. 485, incisos V, do CPC, que é reservada aos casos de violação literal de lei, que nada mais é do que a transgressão daquilo que está escrito de forma direta, sem deixar margem a dúvidas. É o que decorre de simples interpretação literal da lei.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. MILITAR TEMPORÁRIO. PERMANÊNCIA NO SERVIÇO ATIVO POR PRAZO SUPERIOR A 10 (DEZ) ANOS EM DECORRÊNCIA DE LIMINAR. VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSITIVO DE LEI. ART. 485, INC. V, DO CPC. INEXISTÊNCIA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

1. “O vocábulo “literal” inserto no inciso V do artigo 485 revela a exigência de que a afronta deve ser tamanha que contrarie a lei em sua literalidade. Já quando o texto legal dá ensejo a mais de uma exegese, não é possível desconstituir o julgado proferido à luz de qualquer das interpretações plausíveis” (Bernardo Pimentel Souza, Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória).

...omissis...

3. Ação rescisória julgada improcedente.”

(STJ, 3ª Seção, AR 1826/CE, proc.nº 2001.0090172-1, Rel Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 27.06.05, p. 221).

Ademais, a afronta ao comando legal deve ser direta e não deduzível a partir das interpretações possíveis.

Nesse diapasão, ainda:

“Processual civil. Recurso especial. Ação rescisória. Embargos de declaração. Ausência de hipóteses de cabimento. Violação a literal disposição de lei. Texto legal. interpretação controvertida.

...omissis...

- Não prospera o pedido rescisório arrimado em violação a literal disposição de lei se a decisão rescindenda fundamentou-se em texto legal cuja interpretação é controvertida nos tribunais.

- A afronta deve ser direta - contra a literalidade da norma jurídica - e não deduzível a partir de interpretações possíveis, restritivas ou extensivas que dão ensejo a debates na seara judicial.

Recurso especial conhecido e provido para restabelecer o acórdão rescindendo.”

(STJ, 3ª Turma, RESP 466321/SP, proc. nº 2002.0107833-0, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.08.05, p. 437)

In casu, alega a autora violação à literal disposição dos arts. artigos 17, 59, 65 do CPI (vigente à época do depósito da marca “VIGOR” pela ré CORADINI) e 124, V e XIX, e 129 da LPI, in verbis:

“Art. 17. O pedido de privilégio, depositado regularmente em país com o qual o Brasil mantenha acôrdo internacional, terá assegurado direito de prioridade para ser apresentado no Brasil, no prazo estipulado no respectivo acôrdo.

§ 1º Durante êsse prazo, a prioridade não será invalidada por pedido idêntico, sua publicação, uso, exploração ou concessão da patente.

§ 2º A reivindicação de prioridade deverá ser comprovada mediante documento hábil do país de origem, sempre acompanhado de tradução, na íntegra, contendo o número, a data, o título, o relatório descritivo e as reivindicações relativas ao depósito ou à patente.

§ 3º A apresentação dêsse comprovante, quando não tiver sido feita juntamente com a do depósito, deverá ocorrer até cento e oitenta dias, contados da data do mesmo depósito, sob pena de perda da prioridade reivindicada.

§ 4º No caso de antecipação do exame na forma do artigo 18, o depositante será notificado para apresentar o citado comprovante dentro de noventa dias, observado o prazo limite a que se refere o § 3º dêste artigo.

(...)

Art. 59. Será garantida no território Nacional a propriedade da marca e o seu uso exclusivo àquele que obtiver o registro de acôrdo com o presente Código, para distinguir seus produtos, mercadorias ou serviços, de outros idênticos ou semelhantes, na classe correspondente à sua atividade.

Parágrafo único. A proteção de que trata êste artigo abrange o uso da marca em papéis, impressos e documentos relativos à atividade do titular.

(...)

Art. 65. Não é registrável como marca:

(...)

5) título de estabelecimento ou nome comercial;

(...)

17) imitação bem como reprodução no todo, em parte, ou com acréscimo, de marca alheia registrada para distinguir produto, mercadoria ou serviço, idêntico, semelhante, relativo ou afim ao ramo de atividade, que possibilite êrro, dúvida ou confusão, salvo a tradução não explorada no Brasil; ”

“Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

(...)

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

(...)

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

§ 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento. “

Ora, o entendimento do acórdão rescindendo no sentido da possibilidade de convivência das marcas em confronto é compatível com o sistema legislativo pátrio, mostrando-se uma interpretação razoável e, além disso, encontra-se suficientemente fundamentada.

Em outras palavras, ao optar por trilhar determinada orientação válida, o julgador fez uma opção plenamente legítima.

É comum que a lei admita interpretações divergentes, seja por parte da doutrina, seja por parte dos tribunais. Para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC prospere, é necessário que a interpretação dada pelo " decisum " rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se um mero "recurso" com prazo de "interposição" de dois anos.

Assim, entendo que a autora está se utilizando da ação rescisória para reexame de matéria já discutida e decidida, quando o escopo desta é bem outro, a saber, o de juízo de verificação da límpida e clara violação a literal dispositivo de lei, situação não configurada in casu, com o que não merece prosperar a presente ação.

Do exposto, ouso discordar do eminente Relator e voto para JULGAR IMPROCEDENTE o judicium rescindens nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

LILIANE RORIZ

Relatora

VOTO

(DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO – RELATOR) De início, rejeito a preliminar invocada pela ré, de inépcia da inicial, por não visualizar nenhum vício que justifique deferimento em tal sentido.

Sendo de se rejeitar, também, a segunda preliminar, de decadência de prazo para propositura do presente feito, sob o fundamento de que o trânsito em julgado da decisão teria ocorrido em 30/07/2001 (e não em 18/09/2007, como afirma a autora) face à ausência de impugnação específica (por partes das partes sucumbentes) do capítulo da sentença que rejeitou a arguição de coisa julgada

Fundamento que não encontra nenhuma ressonância na jurisprudência já sumulada pelo colendo STJ (súmula 401) que diz que: “o prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial”, afastando, assim, qualquer possibilidade de trânsito em julgado “em partes” da decisão.

Nesse sentido, são os seguintes julgados do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE JULGOU EXTINTA AÇÃO RESCISÓRIA. INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com a legislação processual em vigor, a admissibilidade da Ação Rescisória está condicionada à presença de dois requisitos: a abordagem do meritum causae na decisão rescindenda e o seu trânsito em julgado.

2. É incabível a propositura de Ação Rescisória contra decisão que, afastando o reconhecimento de prejudicial de mérito, no caso a decadência prevista no art. 18 da Lei 1.533/51, determina o prosseguimento da ação, por inexistência de trânsito em julgado.

3. Sobre o tema, a Corte Especial, em oportunidade análoga, assentou que sendo a ação una e indivisível, não há que se falar em fracionamento da sentença/acórdão, o que afasta a possibilidade do seu trânsito em julgado parcial (EREsp 404.777/DF, Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, DJU 11.04.2005).

4. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg na AR 3799 / RN; Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO (1133); S3 - TERCEIRA SEÇÃO; DJ 27/08/2008)

AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM

JULGADO DA ÚLTIMA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. CERTIDÃO NÃO COMPROBATÓRIA DA DATA DO EFETIVO TRÂNSITO EM JULGADO.

1. O prazo para o ajuizamento da ação rescisória é de 2 anos, a contar do trânsito em julgado da decisão (art. 495 do Código de Processo Civil).

2. A decadência da ação rescisória se comprova pelo trânsito em julgado da última decisão proferida no processo de conhecimento, aferido pelo transcurso do prazo recursal e não pela certidão de trânsito em julgado que, ademais, não aponta o trânsito naquela data, mas apenas certifica que a decisão transitou em julgado.

3. Ação rescisória julgada improcedente.

(AR 1337 / GO; Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (1131); S3 - TERCEIRA SEÇÃO; DJ 22/10/2008)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. TERMO INICIAL.

1. O aresto embargado não desconheceu o fato de que a decisão rescindenda não fora objeto de recurso, tanto assim que citou a ementa do julgado recorrido e a íntegra do voto vencedor. Não obstante, entendeu que esse fato era irrelevante ante o precedente da Corte Especial no sentido de que o prazo da rescisória somente tem início após o trânsito em julgado da última decisão de mérito do processo.

2. Embargos de declaração rejeitados

(EDcl no REsp 543368 / RJ; Ministro CASTRO MEIRA (1125); T2 - SEGUNDA TURMA; DJ 21/11/2006)

No mérito, alega a autora que o acórdão rescindendo - ao confirmar a sentença de primeira instância, que manteve o registro da marca mista VIGOR para identificar produto alimentício, no caso - arroz – ofende a coisa julgada consolidada em acórdão proferido pelo STJ, em 24/08/1993, REsp nº 27.841/RS, da relatoria do Ministro Dias Trindade.

“INDUSTRIAL. MARCA NOTORIA. REGISTRO. OPONIBILIDADE EM TODAS AS CLASSES.

Quem possui registro de marca notoria tem o direito de oponibilidade do seu titular em todas as classes a quem dela se utilizar.

Contrariedade dos arts. 59 e 67 da cpi.”

Realmente, vê-se que o acórdão em referência foi proferido em ação que tramitou na Comarca de Bagé, integrada pelas mesmas partes desta rescisória - FABRICA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS VIGOR e CORADINI E FILHOS LTDA – tendo como ponto controvertido o uso da mesma marca “VIGOR” para identificar o mesmo produto alimentício – arroz – conforme se confere no inteiro teor do voto condutor, verbis:

(....)

“O recurso, sob o fundamento da letra a), está posto em face de contrariedade aos arts. 59 e 67 do Código da Propriedade Industrial, de modo bastante explícito, permitindo, pois, o seu exame.

O acórdão recorrido definiu a situação de fato como tendo a recorrente reconhecida a notoriedade da marca VIGOR, por decisão judicial com trânsito em julgado, marca essa que se acha registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, ao passo que reconheceu direito à recorrida, com base em uma expectativa de deferimento de registro da mesma marca, para distinguir o seu produto alimentício: arroz.

Assim fazendo, contrariou o art. 59 do Código da Propriedade Industrial, que assegura exclusividade de uso da marca a quem a tenha registrado.

E do mesmo modo, ignorou o art. 67, que, ante a notoriedade judicialmente proclamada, assegurou essa exclusividade para todas as classes.

É de dizer que ação proposta pela recorrida para a rescisão do acórdão do Tribunal Federal de Recursos, que reconheceu a notoriedade da marca da recorrente, por sinal que lavrado pelo Sr. Ministro EDUARDO RIBEIRO, já foi julgada improcedente, mantida, assim, a coisa julgada.

E mais, é certo que a recorrente veio a juntar documento demonstrando que já obteve registro também para a mesma classe para a qual há a pretensão registraria da recorrida. E não é porque tenha sido essa prova feita no curso da ação que se vai desconsiderar a circunstância, que seria de ser levada em conta, ainda que o registro tivesse sido obtido depois de ajuizada a ação, (o que não ocorre) por força do art. 462 do Código de Processo Civil.

A apelação da ora recorrente, em relação a parte da sentença que lhe foi desfavorável, há de ser decidida pelo órgão julgador que a teve por prejudicada, exatamente pelo provimento dado à apelação da ora recorrida, não sendo de se acatar o pedido formulado na parte final da petição deste recurso especial, para que aqui seja a mesma apreciada, posto que importaria em supressão da instância revisora ordinária.

Isto posto, voto no sentido de conhecer do recurso e lhe dar provimento, em parte, para reformar o acórdão e negar provimento à apelação da aqui recorrida, ré na ação, de sorte a manter a sentença quanto ao uso da marca determinando que o órgão julgador do tribunal de origem julgue a apelação da autora, no que diz respeito à questão indenizatória por perdas e danos “

A leitura do julgado não deixa dúvida de existe coisa julgada material atestando a notoriedade da marca VIGOR e sua exclusividade em todas as classes.

Em que pese o conteúdo dessa decisão, foi ela desconsiderada no julgamento da lide rescindenda, pelo Juízo a quo, ao fundamento de que o INPI não teria feito parte daquela relação processual, verbis:

SENTENÇA (fls. 1.154)

Rejeito a preliminar de coisa julgada arguida pela 2ª ré. Pelo que consta na contestação da 2ª ré, o acórdão do STJ referente ao RE 27.841-0 RS foi proferido em processo em que eram partes apenas a autora e a 2ª Ré. Não fez parte daquele processo o INPI. Assim, não se verifica a coisa julgada, conforme art. 301 § 1º e 472, 1ª parte, do CPC (ART. 301 - § 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. ART. 472 – A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado da pessoa, se houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros)

Entendimento que me parece equivocado, divorciado da sistemática da lei.

Ora, o fato de o INPI não ter feito parte daquele processo, não que dizer que o resultado do julgamento não possa adquirir “autoridade de coisa julgada”, nem seja oponível à parte sucumbente, nos limites previstos no art. 472, do CPC, que diz: “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros”, e no artigo 468, “a sentença que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas.

De modo, que a vingar o entendimento do juízo a quo é o mesmo que admitir a existência de prestações jurisdicionais sem “autoridade de coisa julgada”, ainda que não se insiram nas exceções previstas no artigo 471 do CPC. Hipótese que, de pronto, rechaço, por dissentir da moderna ciência processual, comprometida em dar efetividade ao processo e evitar infindáveis discussões sobre o mesmo assunto e divergências contraproducentes.

Art. 471 – Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo:

se, tratando-se de relação jurídica continuativa, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito; caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

nos demais casos prescritos em lei.

E nem se alegue - como faz a ré - que não existe identidade entre as duas ações.

O cotejo das sentenças (fls. 224/227 e 1152/1157) faz prova em outro sentido, vendo-se que o ponto controvertido das lides de Bagé e do Rio de Janeiro gira em torno da expressão VIGOR com vistas a identificar o mesmo produto alimentício – arroz – fabricado pela ora Ré, ao fundamento de distinção de classes.

Confira-se o quadro abaixo:

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DEU CAUSA AO ACÓRDÃO DO STJ (Autora – Fabrica de Produtos Alimentícios Vigor; e Ré – Coradini Alimentos Ltda )

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DEU CAUSA À RESCISÓRIA.

(Autora – Coradini Alimentos Ltda; e

Ré – Fabrica de Produtos Alimenticos Vigor

Relatório

S/A Fabrica de Produtos Vigor (...) ajuizou ação contra a empresa CORADINI E FILHOS LTDA, (...) expondo e requerendo o seguinte: a) a autora, em 26.01.76, obteve o registro junto ao INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial, por força de decisão Judicial, o registro da marca VIGOR, com que identificava seus produtos, registro que tomou o n º de 76.001737-9, declarado notório naquela decisão; b) a autora também é titular do registro que tomou o nº 00.636.350-4, concedido para a classe 31.10/20/30, em face da notoriedade, sob o nº 811.175.723; c) tem ainda registrado na classe 29.40/50 a marca ‘DELÍCIA VIGOR’, classe que engloba óleos comestíveis, condimentos e essências alimentícias, cujo registro tomou o n º 79.018.452-4, concedido em 09.10.84; d) a ré vem utilizando marca idêntica - “VIGOR” – para distinguir os produtos por ela comercializados, violando direitos autorais da requerente (.....); h) requereu a citação da requerida para abster do uso da marca “VIGOR” sob pena de pagamento da multa diária equivalente a 100 (cem) OTN’S e ainda, para compor perdas e danos pelo uso já praticado.

(....)

Citada a requerida contestou.

Diz na contestação, em síntese: a) que se dedica a industrialização e comercialização de arroz a cerca de 20 anos, vendendo seus produtos em todo território nacional, e apenas arroz ; b) a requerente não trabalha com arroz e, segundo o art. 62, § único, do Código de Propriedade Industrial, Lei 5.772/71, só se pode registrar marca relativa à atividade; c) diz que diversos casos convivem marcas idênticas de segmentos de mercado distintos; d) as marcas da autora não protegem arroz e reproduz na integra o art. 67 da Lei 5.772/71; e) diz que antes da declaração de notoriedade da marca da autora já vendia seus produtos com o nome “VIGOR”; f) diz que o direito de uso de uma marca é relativo; g) diz que em 17.11.75 pleiteou o uso da marca VIGOR, que teve a publicação em 26.01.88, pelo órgão competente; h) diz que há dúvidas no próprio órgão controlador sobre o uso da marca para arroz, o que dá direito a ré em usá-lo para tal fim; i) pediu a improcedência da ação.

(.....)

FUNDAMENTAÇÃO

(....)

A questão da identidade da palavra VIGOR identificando os produtos comercializados pela autora e pela ré é que gerou a presente lide.

A autora traz com a inicial comprovação de que obteve, por força judicial, reconhecimento da notoriedade da marca “VIGOR” (fls.09,15 e 18), declarada como de seu uso a mais de cinquenta anos pelo venerando acórdão do então Tribunal Federal de Recursos.

A ré não rebateu a notoriedade da marca da autora. Referiu apenas, que o art. 62, § único, da Lei 5.772/71 permite registro de marca de produto não idêntico, e que a autora não trabalha com arroz, produto que a ré comercializa há vinte anos.

Na verdade o art. 62 do Código de Propriedade Industrial é norma geral, limitando os registros à atividade como forma de impedir o desleal registro das marcas para obstrução de concorrentes. Já o art. 69 protege, especificamente a marca notória. Certamente a lei quis reforçar a proteção daquelas marcas que por decênios inculcam no consumidor uma tradição e um costume de aquisição que pode levá-lo a adquirir outros produtos que não são do mesmo fabricante apenas pela mesma marca. Confundem-se, assim, pela notoriedade, a marca e seu proprietário. É norma especial em relação à anterior e, portanto, superior a ela.

Ressalte-se que a autora tem em seu nome a própria marca. Ou seja, retirou do seu nome sua marca. Identificam-se perfeitamente. Já o mesmo não acontece com a Requerida, para quem a marca “VIGOR” é fantasia.

No tocante à classe, a requerida trabalha no ramo de cereais, classe 29, da Classificação de Produtos e Serviços do INPI, mesma classe onde a autora registrou a marca “DELICE VIGOR”. Ora, o art. 55 do Código de Propriedade Industrial dispensa proteção NA CLASSE, e não nas sub-classes, o que vem ao encontro da pretensão da autora.

Isto posto, julgo parcialmente procedente a ação ajuizada por S/A FÁBRICA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS VIGOR contra CORADINI E FILHOS LTDA, para determinar a ré que se abstenha do uso da marca VIGOR em seus produtos, pena de multa diária de 100 (cem) OTN’S atualizado para Bônus do Tesouro Nacional, e improcedente o pedido de perdas e danos.

Relatório

A autora, qualificada na inicial, pretende a anulação do ato administrativo que indeferiu o pedido anteriormente já concedido, da utilização da marca VIGOR e a concessão do registro de VIGOR à parte autora.

Alega que comercializa o produto arroz há mais de 20 anos, utilizando a marca VIGOR; que em 17.11.75 pediu o registro da referida marca perante o INPI, (classe 30); que o referido pedido foi indeferido, por já existir a marca VIGOR (de nºs 323.375 e 253.806), conforme publicado na Revista de Propriedade Industrial nº 276/03.02.76; que recorreu, solicitando a caducidade por não atuar aquela empresa no ramo de arroz; que o INPI acolheu o recurso da autora; que a autora investiu maciçamente na divulgação de sua marca; que a 2ª ré não possui produtos na classe 29, razão pela qual teve caducado registros seus concedidos nesta classe.

(................)

Contestação da 2ª Ré, às fls. 119/138, acompanhada dos documentos de fls. 139/190. Alegou em preliminar, a carência da ação, por estar a autora impedida de usar a marca VIGOR a qualquer titulo por força da decisão judicial e inépcia da inicial, tendo em vista que não há coisa julgada administrativa. No mérito, alegou que é titular da marca VIGOR há mais de três décadas; que o exame de colidência se dá entre as marcas e não entre os registros; que possui 27 registros para a marca VIGOR; que a autora, ao tentar registra a marca vigor, para designar produtos da classe 29, pretendeu auferir os frutos do trabalho de meio século de segurança da segunda ré; que possui a marca VIGOR declarada notória; que não é registrável como marca título de estabelecimento ou nome comercial, conforme art. da Lei 5.772/71

(...)

FUNDAMENTAÇÃO

A questão está em saber se o INPI poderia ter indeferido o pedido de registro da autora, sob o nº 750.253.967, na classe 29.30, apontando como anterioridades impeditivas registros de titularidade da segunda ré, em outras classes. Segundo o INPI, com base nesses registros, haveria “convivência de marcas idênticas para produtos afins, como é o caso dos autos, isto é VIGOR X VIGOR, ambas para produtos alimentícios, o que fatalmente levaria o público consumidor a erro, dúvida ou confusão quanto à origem do produto, caso fosse concedido o registro pretendido pela autora”

O pedido de registro de notoriedade da marca VIGOR por parte da 2ª Ré não foi utilizado como fundamento do indeferimento do pedido da autora. E nem poderia. Conforme documento de fls. 142, esse pedido da 2ª Ré foi feito em 26. 01.1976 enquanto que o pedido de registro por parte da autora foi feito 17.11.1975. Por não ter efeito retroativo, a declaração de notoriedade não fazia efeitos à autora.

Além disso, como lembra a autora às fls. 281, o privilégio da marca notória conferido pelo art. 67 da Lei 5.772/71 deixou de existir, por força do art. 233 da Lei 9.279 de 14/05/1996 (“Os pedidos de registro de expressão e sinal de propaganda e de declaração de notoriedade serão definitivamente arquivados e os registros e declaração permanecerão em vigor pelo prazo de vigência restante, não podendo ser prorrogado.

Conforme fls. 141 v. a proteção especial conferida à 2ª Ré estava assegurada até 25.06.1996. Portanto, desde essa data, a proteção conferida à 2ª Ré não existe mais.

(...) Não há prova de que o pedido de registro feito pela autora pudesse ser capaz de induzir o consumidor em erro dúvida ou confusão (...)

O arroz é o único produto da autora. Ela utiliza a marca VIGOR há mais de 20 anos, conforme comprovam os documentos que vieram com a inicial.

(....)

Os produtos da 2ª Ré, cujos registros anteriores fundamentaram o indeferimento do pedido da autora, são laticínios, classe 31. Já o produto da autora é da classe 29.30 (frutas, verduras, legumes e cereais). Os produtos da autora não ficam no mesmo local dos produtos da 2ª Ré, nos estabelecimentos em que são comercializados. Normalmente, os laticínios são guardados em lugar refrigerado e distinto do local onde são comercializados os cereais.

(...) Isto posto, julgo procedente o pedido, para decretar a anulação do ato administrativo que indeferiu o pedido de registro nº75.025.396-7.

Assim, assiste razão à autora quando assevera que o acórdão rescindendo desrespeita a coisa julgada material, violando ainda literal disposição de lei.

Com efeito, a notoriedade alcançada pela marca VIGOR, a despeito de já ter sido objeto de reconhecimento Jurisdicional, não é algo que possa se findar com a simples regência do art. 233, da Lei 9.279/96, por implicar em situação de fato em encontra equivalência na nova lei – MARCA DE ALTO RENOME - sem importar em novos requisitos, nem expansão de zona de exclusividade.

De sorte, que se a marca VIGOR continuar famosa no mercado, depois de já ter gozado exclusividade em todas as classes, não pode o julgador suprimir tal condição, ao argumento de que foi revogada.

Pois, quisesse o legislador conferir às marcas de alto renome maior status do que o atribuído às marcas notórias sob o regime da lei 5.772/71, teria lhe concedido outros benefícios além do único previsto - de proteção em todas as classes.

A conta dessas considerações, julgo procedente a ação rescisória, desconstituindo a coisa julgada proferida na Apelação Cível nº 1999.02.01048374-6, proferindo novo julgamento da causa, acolhendo, pois, a preliminar de coisa julgada material e extinguir o feito ordinário sem julgamento de mérito na forma do artigo 267, V do CPC.

É como voto

DES. FED. MESSOD AZULAY NETO

Relator – 1ª Seção Especializada

E M E N T A

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. OFENSA À COISA JULGADA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI.

1. A coisa julgada material consiste na qualidade que adquire o comando final da sentença, que, a partir do trânsito em julgado, torna-se imutável e indiscutível, significando que a conclusão a que chegou o juiz, ao proferir uma sentença de mérito, não poderá mais ser discutida em outro processo que envolva as mesmas partes, com idêntica causa de pedir e com o mesmo pedido. No caso vertente, trata-se de decisões transitadas em julgado, proferidas em processos distintos, sendo que a primeira é uma ação de abstenção de uso cumulada com perdas e danos e a segunda consiste numa ação de nulidade de ato administrativo de indeferimento de pedido de registro com pleito de concessão de registro. Ainda que o fundamento para a ação de abstenção de uso seja a existência de registro anterior de marca perante o INPI, com o reconhecimento ou não da notoriedade de um signo, o pedido desta difere substancialmente daquele encontrado na ação de nulidade de ato administrativo de indeferimento de registro. Em outras palavras, os fundamentos podem ser semelhantes ou aproximados, mas os pedidos são substancialmente diversos, não havendo, pois, que se falar em violação à coisa julgada, tendo em vista que ambas as decisões são legítimas, prolatadas dentro de suas competências e dentro do âmbito de julgamento no qual se inserem.

2. O entendimento do acórdão rescindendo no sentido da possibilidade de convivência das marcas em confronto é compatível com o sistema legislativo pátrio, mostrando-se uma interpretação razoável e, além disso, encontra-se suficientemente fundamentada. Em outras palavras, ao optar por trilhar determinada orientação válida, o julgador fez uma opção plenamente legítima. É comum que a lei admita interpretações divergentes, seja por parte da doutrina, seja por parte dos tribunais. Para que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC prospere, é necessário que a interpretação dada pelo "decisum" rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se um mero "recurso" com prazo de "interposição" de dois anos.

3. Juízo rescindente julgado improcedente.

A C Ó R D Ã O

Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas:

Decide a 1ª Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, à maioria, julgar improcedente a rescisória, nos termos do voto da Relatora para acórdão, constante dos autos, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 31 de março de 2011.

LILIANE RORIZ

Relatora para acórdão